公開不充分還是缺乏創(chuàng)造性？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：志霖知產(chǎn)

原標(biāo)題：公開不充分還是缺乏創(chuàng)造性？

創(chuàng)造性判斷與說明書充分公開等法定要求在專利法上具有不同的功能，遵循不同的邏輯，不能混為一談。將本質(zhì)上屬于說明書充分公開等法律要求所應(yīng)審查的內(nèi)容納入創(chuàng)造性判斷中予以考慮，會(huì)使創(chuàng)造性判斷不堪承受重負(fù)；但同樣的，希望在判斷說明書是否充分公開時(shí)，提前解決創(chuàng)造性判斷中區(qū)別特征所達(dá)到技術(shù)效果能否實(shí)現(xiàn)的問題，也存在使說明書充分公開等法律要求偏離其立法本意的可能。在厘清技術(shù)事實(shí)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照專利法的要求適用法條，才能保證發(fā)明獲得與其技術(shù)貢獻(xiàn)相符的保護(hù)。

2019年12月13日，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭對（2019）最高法知行終127號發(fā)明專利申請駁回復(fù)審行政糾紛案公開宣判，該判決中重點(diǎn)闡明了兩個(gè)問題，一是創(chuàng)造性與說明書充分公開等法律要求的關(guān)系，判決指出：“創(chuàng)造性判斷與說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持等法定要求在專利法上具有不同的功能，遵循不同的邏輯”，“在專利實(shí)質(zhì)審查程序中，既要重視對新穎性、創(chuàng)造性等實(shí)質(zhì)授權(quán)條件的審查，又要重視說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持、修改超范圍等授權(quán)條件的適用，使各種授權(quán)條件各司其職、各得其所”；二是創(chuàng)造性判斷中技術(shù)啟示的認(rèn)定，判決中指出“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員從現(xiàn)有技術(shù)中可以獲知的啟示原則上應(yīng)該是具體、明確的技術(shù)手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。僅依據(jù)研究方向的一致性和本領(lǐng)域的抽象、普遍需求來認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)給出的啟示，隱含著后見之明的危險(xiǎn)，容易低估發(fā)明的創(chuàng)造性”。上述裁判規(guī)則被納入《最高院知產(chǎn)法庭年度報(bào)告》，引發(fā)了廣泛的討論。

一、創(chuàng)造性與說明書充分公開之間的關(guān)系

創(chuàng)造性和說明書充分公開等法律要求之間的關(guān)系，本身并不存在爭議。專利法中對于各專利授權(quán)條款有著清楚的規(guī)定，專利法第22條第3款規(guī)定發(fā)明相比現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)具有突出的實(shí)質(zhì)性特定和顯著的進(jìn)步，專利法第26條第3款規(guī)定說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明作出清楚、完整的說明，二者都是被授權(quán)專利權(quán)的發(fā)明應(yīng)當(dāng)滿足的實(shí)質(zhì)性條件，相互之間沒有重要程度的區(qū)分。

專利法第22條第3款和專利法第26條第3款之間的混淆，主要出現(xiàn)在判斷醫(yī)藥、化學(xué)、生物等領(lǐng)域的發(fā)明是否符合專利授權(quán)條件的過程中。在這些實(shí)驗(yàn)科學(xué)領(lǐng)域，由于技術(shù)效果的可預(yù)見性相對較低，技術(shù)效果的驗(yàn)證是說明書的重要組成部分。效果實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的缺失不僅可能影響對發(fā)明技術(shù)效果優(yōu)劣、發(fā)明創(chuàng)造性高度的評判，還有可能直接影響對發(fā)明的技術(shù)方案能否成立的認(rèn)定。在判斷過程中，往往需要結(jié)合權(quán)利要求的技術(shù)方案，現(xiàn)有技術(shù)的整體狀況，綜合考察驗(yàn)證數(shù)據(jù)缺失對發(fā)明的影響，才能準(zhǔn)確的適用法條。

對于發(fā)明的技術(shù)方案屬于必須依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果的證實(shí)才能成立的情形，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是證明發(fā)明的技術(shù)方案能夠成立的關(guān)鍵，屬于清楚、完整的說明發(fā)明的技術(shù)方案所必須的內(nèi)容，缺少這類數(shù)據(jù)將導(dǎo)致說明書公開不充分。在這種情況下，如果跳過專利法第26條第3款直接判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，容易使得創(chuàng)造性判斷建立在不穩(wěn)固的基礎(chǔ)上，缺乏實(shí)際意義。例如，在本案中，權(quán)利要求要求保護(hù)一種制備人源可溶僅有重鏈的抗體的方法，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員公認(rèn)這種方法無法制備獲得目標(biāo)產(chǎn)品，則說明書中驗(yàn)證數(shù)據(jù)的缺失直接導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確定該制備方法能否成立，屬于未給出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)致說明書公開不充分的情形，對于這種能否獲得預(yù)期產(chǎn)品都無法確定的制備方法，評判其是否具備創(chuàng)造性沒有實(shí)際意義。

但是并非所有醫(yī)藥生物領(lǐng)域的技術(shù)方案都屬于必須依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果的證實(shí)才能成立的情形，在一些專利申請中，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于現(xiàn)有技術(shù)內(nèi)容已足以確定方案能夠成立，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)只是用于證明發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)可產(chǎn)生更好的，甚至是預(yù)料不到的技術(shù)效果的數(shù)據(jù)，這類實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的缺失不會(huì)導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確認(rèn)技術(shù)方案能否成立，但是會(huì)影響對發(fā)明創(chuàng)造性的判斷。同樣以本案為例，假如本領(lǐng)域技術(shù)人員對于權(quán)利要求方法的常規(guī)認(rèn)知是能夠制備獲得目標(biāo)產(chǎn)品但是效果較差，而不是無法制備，那么發(fā)明中驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的缺失并不會(huì)導(dǎo)致發(fā)明無法實(shí)現(xiàn)，但是可能會(huì)導(dǎo)致發(fā)明被認(rèn)為缺乏專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

專利審查指南關(guān)于專利法第26條第3款的規(guī)定中指出，“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果”。該規(guī)定中的“技術(shù)效果”并不完全等同于創(chuàng)造性判斷中“區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果”。前者旨在確保發(fā)明的技術(shù)方案能夠?qū)崿F(xiàn)，而后者則與審查過程中確定的最接近現(xiàn)有技術(shù)有關(guān)，相對于不同的對比文件，判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)所需考慮的技術(shù)效果自然也不相同。實(shí)踐中，專利說明書中往往會(huì)記載技術(shù)方案能夠達(dá)到的多種技術(shù)效果，在尚未確定對比文件的情況下，意圖直接在專利法第26條第3款的審查過程中提前判斷區(qū)別特征所達(dá)到技術(shù)效果能否實(shí)現(xiàn)，缺乏可行性。而如果在判斷發(fā)明是否充分公開時(shí)，就要求說明書中所有提及的效果都進(jìn)行證明，則容易導(dǎo)致一些技術(shù)方案能夠?qū)崿F(xiàn)，且具備創(chuàng)造性的發(fā)明，僅因其說明書中記載了一些未經(jīng)證實(shí)的效果而被駁回，這對于專利申請人而言顯然是不公平的。

二、創(chuàng)造性判斷中技術(shù)啟示的認(rèn)定

本案的另一爭議焦點(diǎn)在于已知的研究方向是否構(gòu)成技術(shù)啟示，二審判決中指出“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員從現(xiàn)有技術(shù)中可以獲知的啟示原則上應(yīng)該是具體、明確的技術(shù)手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。僅依據(jù)研究方向的一致性和本領(lǐng)域的抽象、普遍需求來認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)給出的啟示，隱含著后見之明的危險(xiǎn)，容易低估發(fā)明的創(chuàng)造性”。

根據(jù)審查指南的規(guī)定，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將區(qū)別特征應(yīng)用到最接近現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示。也就是說，現(xiàn)有技術(shù)中存在技術(shù)啟示至少應(yīng)滿足兩個(gè)條件，首先，區(qū)別特征應(yīng)是現(xiàn)有技術(shù)中已知的技術(shù)手段，其次現(xiàn)有技術(shù)中應(yīng)已知區(qū)別特征能解決發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，二者缺一不可。如果現(xiàn)有技術(shù)中僅僅是存在解決技術(shù)問題的需求，而沒有給出解決問題的手段，這種情況下不應(yīng)認(rèn)為存在技術(shù)啟示；同樣，如果現(xiàn)有技術(shù)中雖然記載了區(qū)別特征，但是該區(qū)別特征在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題不同，也不能認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中給出了技術(shù)啟示。

對于現(xiàn)有技術(shù)中已知的研究方向而言，其是否構(gòu)成技術(shù)啟示同樣應(yīng)通過審查指南中規(guī)定的上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷，即應(yīng)考慮現(xiàn)有技術(shù)中的研究方向與發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是否一致，以及現(xiàn)有技術(shù)中對研究方向的記載是僅僅列出了需要解決的技術(shù)問題，還是隱含了解決問題可采用的技術(shù)手段。例如在本案中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為“抗體小型化和人源僅有重鏈的抗體已是基因工程抗體的確定的研究方向”，但是這一研究方向所解決的技術(shù)問題顯然不同于最高人民法院認(rèn)定的技術(shù)問題，即“提供一種產(chǎn)生表達(dá)包含天然人V基因片段的僅有VH重鏈的可溶抗體的方法”，這一差異直接導(dǎo)致了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和最高人民法院對本發(fā)明創(chuàng)造性高度的認(rèn)定出現(xiàn)分歧。另一方面，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在創(chuàng)造性說理過程中將技術(shù)啟示簡單歸結(jié)于已知的研究方向，對于這一研究方向中區(qū)別技術(shù)的選擇是否屬于常規(guī)手段并未進(jìn)行舉證和說明，這也導(dǎo)致其對創(chuàng)造性的認(rèn)定缺乏說服力。

技術(shù)啟示的判斷與所屬技術(shù)領(lǐng)域的整體技術(shù)狀況以及所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的水平息息相關(guān)，現(xiàn)有技術(shù)中對于“研究方向”的公開程度直接影響其是否構(gòu)成專利法意義上的技術(shù)啟示，二審判決中基于個(gè)案確定的標(biāo)準(zhǔn)是否能夠廣泛適用于其他案件仍有待驗(yàn)證。相比于將現(xiàn)有技術(shù)公開的信息進(jìn)行分類后再判斷其是否屬于技術(shù)啟示，直接通過現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了區(qū)別技術(shù)特征，以及區(qū)別技術(shù)特征所起的作用是否相同來判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在技術(shù)啟示，得到的結(jié)論會(huì)更加穩(wěn)妥客觀。本案的二審判決在發(fā)明的技術(shù)方案能否成立都沒有定論的情況下，僅以泛泛的研發(fā)方向不構(gòu)成技術(shù)啟示為由認(rèn)定發(fā)明具備創(chuàng)造性，這一作法值得商榷。直接撤銷無效決定，在技術(shù)事實(shí)尚不清晰的情況下不對發(fā)明是否具備創(chuàng)造性給出定論，也許更為妥當(dāng)，也更符合判決中應(yīng)先審查充分公開再進(jìn)行創(chuàng)造性判斷的整體邏輯。