專利審查意見答復時的一些思考

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作者：孔凡紅 北京品源專利代理有限公司

原標題：關于審查意見答復時的一些思考

在答復有關創(chuàng)造性的審查意見時，對于審查意見中對區(qū)別技術特征實際要解決的技術問題的定位，可以通過說明書記載內容確定下審查意見中定位的技術問題是否有失偏頗，尤其是在區(qū)別技術特征表面看起來是屬于本領域公知技術，以及將該區(qū)別技術特征本身能夠解決的問題作為重新定位的該區(qū)別技術特征實際要解決的技術問題時，需要引起重視，這很可能可以作為一個答復創(chuàng)造性的突破口。

 
目前在答復專利局下發(fā)的有關創(chuàng)造性的審查意見的過程中，發(fā)現(xiàn)審查意見中一種常見的評述權利要求不具備創(chuàng)造性的思路，該思路通常如下：

首先確定本申請權利要求與最接近對比文件即對比文件1的區(qū)別技術特征，然后給出區(qū)別技術特征實際要解決的技術問題，再基于該技術問題進行分析，得出該區(qū)別技術特征是慣用技術手段，是容易想到的結論，進而認為本申請權利要求不具備創(chuàng)造性。

在上述評述思路中，針對區(qū)別技術特征所給出實際要解決的技術問題是否合適，可以是代理師進行審查意見答復時的一個答復切入點。

在確定區(qū)別技術特征實際要解決的技術問題時，應該將該區(qū)別技術特征在權利要求所要保護的整體技術方案中所能解決的技術問題，作為該區(qū)別技術特征實際要解決的技術問題，但往往會發(fā)現(xiàn)審查意見給出的區(qū)別技術特征實際要解決的技術問題是區(qū)別技術特征本身所能解決的問題，即在未考慮其他技術特征的情況下該區(qū)別技術特征所能解決的問題，比如使用日志記載數(shù)據(jù)，這一技術特征本身能解決的問題是如何記錄數(shù)據(jù)的問題。而由于區(qū)別技術特征本身所能解決的問題，是脫離了權利要求中其他技術特征所定位出的問題，并不能代表其在整體技術方案中所作出的技術貢獻，因此將區(qū)別技術特征本身所能解決的問題作為其實際要解決的技術問題是不合適的，進而審查意見中在不準確的技術問題的定位的前提下，再進一步基于該技術問題得出本申請權利要求不具備創(chuàng)造性的結論，也是站不住腳的。

下面列舉一個案例進行說明。

在本案例中，本申請的背景技術大致是：為了比較不同機型的移動設備的性能優(yōu)劣，可以根據(jù)各移動設備對多媒體數(shù)據(jù)庫進行首次掃描的掃描時間來確定對應移動設備的性能優(yōu)劣，移動設備的首次掃描的掃描時間可以表征移動設備在首次掃描過程中，將所有掃描到的多媒體文件寫入多媒體數(shù)據(jù)庫中的所耗時間?，F(xiàn)有的多媒體數(shù)據(jù)庫掃描技術，需要用戶的多次手動參與，例如，需要手動結束正在運行的多媒體進程，需要用戶找到移動設備能開始多媒體數(shù)據(jù)庫掃描功能的地方并點擊從而進行掃描，還需要用戶手動查找首次掃描的掃描時間等，操作流程繁瑣。

本申請針對上述背景技術要解決的技術問題是如何實現(xiàn)多媒體數(shù)據(jù)庫的自動掃描，自動獲取移動設備的多媒體數(shù)據(jù)庫首次掃描的掃描時間，簡化操作流程的問題。

對應的，本申請權利要求1的技術方案包括如下幾個步驟：

1）向當前移動設備連接的PC端設備發(fā)送多媒體數(shù)據(jù)庫刪除指令，以使所述PC端設備根據(jù)所述多媒體數(shù)據(jù)庫刪除指令，刪除所述移動設備中已有的多媒體數(shù)據(jù)庫；向所述PC端設備發(fā)送正在運行的多媒體進程結束指令，以使所述PC端設備根據(jù)所述多媒體進程結束指令，結束所述移動設備中正在運行的多媒體進程；

2）向所述移動設備中正在運行的多媒體服務進程發(fā)送開始多媒體數(shù)據(jù)庫掃描的廣播，并獲取所述多媒體服務進程生成的首次掃描日志，其中，所述多媒體服務進程在接收到所述廣播時，檢測到所述移動設備中不存在多媒體數(shù)據(jù)庫時，新建多媒體數(shù)據(jù)庫，并將首次掃描到的多媒體文件的路徑寫入所述新建的多媒體數(shù)據(jù)庫中，并在首次掃描過程中生成首次掃描日志；

3）在監(jiān)聽到所述多媒體服務進程發(fā)送的多媒體數(shù)據(jù)庫掃描結束的廣播時，在獲取的所述首次掃描日志中匹配設定的掃描時間關鍵字，并記錄與所述掃描時間關鍵字匹配的掃描日志字段，作為首次掃描的掃描時間。

在審查意見中，在與對比文件1對比分析后，認為本申請權利要求1與對比文件1的區(qū)別技術特征包括上述步驟1）即區(qū)別技術特征1和步驟3）即區(qū)別技術特征2，審查意見中認為區(qū)別技術特征1實際要解決的技術問題是如何優(yōu)化多媒體掃描，區(qū)別技術特征2實際要解決的技術問題是如何優(yōu)化時間信息獲取。

上述審查意見中針對上述兩個區(qū)別技術特征確定的實際要解決的技術問題都是對應區(qū)別技術特征本身所能解決的問題。而通過閱讀本申請說明書發(fā)現(xiàn)，上述區(qū)別技術特征在本申請整體技術方案中所解決的技術問題并不是區(qū)別技術特征本身所能解決的問題，區(qū)別技術特征1是模擬首次對移動設備進行全盤掃描的場景，從而為后續(xù)的多媒體數(shù)據(jù)庫的自動掃描提供基礎，區(qū)別技術特征2實現(xiàn)了自動獲取移動設備的多媒體數(shù)據(jù)庫首次掃描的掃描時間，也就是說，區(qū)別技術特征1和區(qū)別技術特征2實際要解決的技術問題正是本申請要解決的技術問題，即：如何實現(xiàn)多媒體數(shù)據(jù)庫的自動掃描，自動獲取移動設備的多媒體數(shù)據(jù)庫首次掃描的掃描時間，以及簡化用戶的操作的問題。因此，審查意見中針對區(qū)別技術特征1和區(qū)別技術特征2分別定位的實際要解決的技術問題是不合適的。

在答復審查意見時，在通過本申請的說明書內容正確確定區(qū)別技術特征所要解決的技術問題后，再進一步說明審查意見中基于錯誤的技術問題得出區(qū)別技術特征是本領域的慣用技術手段、是容易被想到的，是站不住腳的。具體論述角度可以包括以下幾種：

其一，在對比文件1中未記載有存在與本申請要解決的相同的技術問題時，從對比文件1記載的內容無法獲知對比文件1中也存在相同的技術問題，本領域技術人員是沒有動機對對比文件1的技術方案進行改進以得到本申請權利要求1的技術方案的，從而本申請人發(fā)現(xiàn)上述實際要解決的技術問題本身就需要本申請人付出創(chuàng)造性的勞動。

其二，在本申請人付出創(chuàng)造性勞動發(fā)現(xiàn)上述實際要解決的技術問題后，還需要進一步付出更多的創(chuàng)造性勞動來解決該技術問題。例如上述案例中要解決上述技術問題，需要執(zhí)行如下前述步驟1）-步驟3），作為區(qū)別技術特征1的步驟1）實現(xiàn)了模擬首次對移動設備進行全盤掃描的場景，從而為后續(xù)的多媒體數(shù)據(jù)庫的自動掃描提供基礎，作為區(qū)別技術特征2的步驟3）實現(xiàn)了自動獲取移動設備的多媒體數(shù)據(jù)庫首次掃描的掃描時間，進而達到簡化用戶操作的目的。

其三，慣用技術手段是指現(xiàn)有技術中為了解決某一技術問題而常用的技術手段，由于在提出本申請之前并沒有發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術中存在本申請所要解決的技術問題，也就不能說什么技術手段是解決該技術問題的慣用技術手段，本領域技術人員尋找技術啟示時不是漫步目的的搜索，而是以實際要解決的技術問題為導向進行有目的的尋找，現(xiàn)有技術中并沒有給出通過采用本申請權利要求要保護的技術方案來解決上述技術問題的任何技術啟示。

其四，可以通過一些公知常識或對比文件內容看下是否可以得出為了解決上述技術問題，本領域技術人員通常的做法或改進的方向，該通常的做法或改進的方向應該是與本申請的技術方案是不同的，進而得出本申請的技術方案是不容易想到的，審查員是在看到本申請文件后才想到使用本申請的技術方案來解決本申請所要解決的技術問題，是事后諸葛亮。比如，對于上述案例，本領域技術人員針對如何簡化移動設備中多媒體進程，容易想到的是如何對運行于移動終端的相應程序進行改進來簡化多媒體掃描進程，且簡化移動終端設備中多媒體進程的目的是縮短掃描時間，并不是出于簡化用戶操作步驟的目的，而不容易想到的是利用移動設備與PC端設備的交互來實現(xiàn)簡化移動設備中多媒體掃描進程，通過PC端設備控制移動設備中的多媒體掃描進程，進而簡化用戶操作的步驟。

綜上所述，在答復有關創(chuàng)造性的審查意見時，對于審查意見中對區(qū)別技術特征實際要解決的技術問題的定位，可以通過說明書記載內容確定下審查意見中定位的技術問題是否有失偏頗，尤其是在區(qū)別技術特征表面看起來是屬于本領域公知技術，以及將該區(qū)別技術特征本身能夠解決的問題作為重新定位的該區(qū)別技術特征實際要解決的技術問題時，需要引起重視，這很可能可以作為一個答復創(chuàng)造性的突破口。

在發(fā)現(xiàn)上述突破口后，再論述審查意見中基于不正確的技術問題得出區(qū)別技術特征是本領域的慣用技術手段、是容易被想到的，是站不住腳的，進而得出本申請權利要求具備創(chuàng)造性的結論。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孔凡紅 北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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