創(chuàng)造性評(píng)判中如何把握實(shí)際解決的技術(shù)問題的“度”

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作者：陳露 超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標(biāo)題：創(chuàng)造性評(píng)判中如何把握實(shí)際解決的技術(shù)問題的“度”

發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題在非顯而易見性的判斷中發(fā)揮著重要作用，將直接影響創(chuàng)造性評(píng)判的最終結(jié)果。但在實(shí)際工作中往往對(duì)發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的關(guān)注度不夠，使確定的技術(shù)問題不夠客觀、準(zhǔn)確，直接影響創(chuàng)造性結(jié)論。本文將通過(guò)一個(gè)復(fù)審案例，分析在判斷發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題中需要注意的問題，為如何客觀確定技術(shù)問題提供參考。

【摘要】

發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題在非顯而易見性的判斷中發(fā)揮著重要作用，將直接影響創(chuàng)造性評(píng)判的最終結(jié)果。但在實(shí)際工作中往往對(duì)發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的關(guān)注度不夠，使確定的技術(shù)問題不夠客觀、準(zhǔn)確，直接影響創(chuàng)造性結(jié)論。作為一個(gè)原則，要站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，客觀分析發(fā)明所要求保護(hù)的技術(shù)方案相對(duì)于最接近現(xiàn)有技術(shù)所能達(dá)到的技術(shù)效果，以技術(shù)手段達(dá)到的技術(shù)效果為基礎(chǔ)來(lái)確定實(shí)際解決的技術(shù)問題。同時(shí)，要以發(fā)明客觀呈現(xiàn)的真實(shí)現(xiàn)象效果為標(biāo)準(zhǔn)，把握好實(shí)際解決的技術(shù)問題的“度”，從而公正、客觀地衡量發(fā)明的貢獻(xiàn)，獲得合理的結(jié)論。本文將通過(guò)一個(gè)復(fù)審案例，分析在判斷發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題中需要注意的問題，為如何客觀確定技術(shù)問題提供參考。

【引言】

發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是創(chuàng)造性“三步法”中的第二步，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需要對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)?！叭椒ā敝械牡谌椒秋@而易見性的判斷是要判斷發(fā)明通過(guò)引入?yún)^(qū)別技術(shù)特征而完成的技術(shù)任務(wù)是否顯而易見，而在創(chuàng)造性的審查實(shí)踐中，專利工作者往往把焦點(diǎn)關(guān)注于區(qū)別特征是否“顯而易見”的判斷上，而忽視了對(duì)技術(shù)任務(wù)，也就是實(shí)際解決的技術(shù)問題的考察，而脫離了技術(shù)問題這個(gè)基礎(chǔ)，“顯而易見”的判斷也就失去了根基，獲得的結(jié)論也較為片面。如果將發(fā)明創(chuàng)造的過(guò)程比喻為一場(chǎng)馬拉松，那么最接近的現(xiàn)有技術(shù)是技術(shù)的“起點(diǎn)”，而實(shí)際解決的技術(shù)問題是技術(shù)任務(wù)的“終點(diǎn)”。只有把握好發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，才能準(zhǔn)確衡量發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)之間的距離，從而準(zhǔn)確、客觀地體現(xiàn)發(fā)明的智慧貢獻(xiàn)。如果實(shí)際解決的技術(shù)問題確定的不夠客觀、準(zhǔn)確，會(huì)直接影響發(fā)明顯而易見性的判斷，降低發(fā)明所帶來(lái)的真正貢獻(xiàn)，甚至導(dǎo)致獲得相反的創(chuàng)造性評(píng)價(jià)結(jié)果。因此，實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定不容忽視。

對(duì)于發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定，《審查指南》中提到：在審查中應(yīng)當(dāng)客觀分析并確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。為此，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。作為一個(gè)原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域技術(shù)人員從該申請(qǐng)說(shuō)明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可。可見，《審查指南》對(duì)于技術(shù)問題的確定給出了原則性的指引，主要是要站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，客觀分析區(qū)別特征所能達(dá)到的并能從申請(qǐng)文件中獲知的任何技術(shù)效果。

在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，要想客觀、準(zhǔn)確地分析和確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題并非易事，這一過(guò)程也常常會(huì)被帶上主觀性色彩。這是由于在實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定過(guò)程中，創(chuàng)造性判斷主體的能力往往不同，造成實(shí)際解決的技術(shù)問題的“度”把握不準(zhǔn)確，直接影響了創(chuàng)造性評(píng)判結(jié)論。在實(shí)際工作中實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定常常會(huì)遇到以下幾種情形：（1）實(shí)際解決技術(shù)問題的確定過(guò)于上位化（概括化），主要體現(xiàn)為確定的技術(shù)問題較為模糊和寬泛，未納入具體的實(shí)際技術(shù)效果，這類技術(shù)問題由于闡述的效果較為上位，所以在現(xiàn)有技術(shù)中找到相關(guān)技術(shù)手段后就很容易認(rèn)定與本申請(qǐng)所解決的技術(shù)問題或所起的作用相同，從而能夠輕易地與最接近的現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合，得到不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。（2）實(shí)際解決技術(shù)問題的確定過(guò)于下位化（具體化），主要體現(xiàn)為確定的技術(shù)問題中包含具體的技術(shù)手段，使后續(xù)“顯而易見”的判斷陷入“事后諸葛亮”的誤區(qū)，從而得到發(fā)明不具備創(chuàng)造性。以上兩種情形確定的實(shí)際解決的技術(shù)問題都是不準(zhǔn)確的，也是應(yīng)當(dāng)避免的，否則會(huì)直接影響創(chuàng)造性的結(jié)論。

那么，是不是只要避開這兩種情形，保證實(shí)際解決的技術(shù)問題既落到區(qū)別特征在申請(qǐng)文件中所能達(dá)到的具體技術(shù)效果，又使確定的實(shí)際解決的技術(shù)問題中不包含具體的技術(shù)方案或手段，所獲得的實(shí)際解決的技術(shù)問題就是客觀和準(zhǔn)確的呢？答案是否定的。下面將結(jié)合一個(gè)復(fù)審案例，討論實(shí)際解決的技術(shù)問題確定過(guò)程中的另外一種情形。

案例分析

該案涉及一種吸水性樹脂的制備方法，權(quán)利要求1為：一種吸水性樹脂的制備方法，向聚合水溶性烯屬不飽和單體所得的吸水性樹脂前體中添加下述通式(1)表示的氧雜環(huán)丁烷化合物，加熱并進(jìn)行后交聯(lián)反應(yīng)：

式中，R1表示碳原子數(shù)1～6的烷基，R2表示碳原子數(shù)1～6的烷二基、X表示磺?；?，所述水溶性烯屬不飽和單體為選自(甲基)丙烯酸或其堿金屬鹽、2-(甲基)丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸或其堿金屬鹽、(甲基)丙烯酰胺、N，N-二甲基(甲基)丙烯酰胺、(甲基)丙烯酸2-羥基乙酯、N-羥甲基(甲基)丙烯酰胺、(甲基)丙烯酸二乙基氨基乙酯或其季銨化合物、和(甲基)丙烯酸二乙基氨基丙酯或其季銨化合物的至少一種單體，其中相對(duì)于為了得到吸水性樹脂前體而使用的水溶性烯屬不飽和單體的總量，所述氧雜環(huán)丁烷化合物的添加量為0.001～5摩爾％。

駁回決定認(rèn)為：權(quán)利要求1與對(duì)比文件1的區(qū)別特征為：權(quán)利要求1使用的是如化學(xué)式1所述的氧雜環(huán)丁烷化合物進(jìn)行后交聯(lián)反應(yīng)，而對(duì)比文件1記載了使用氧雜環(huán)丁烷化合物作為交聯(lián)劑，但沒有具體公開如化學(xué)式1所述結(jié)構(gòu)的氧雜環(huán)丁烷化合物。權(quán)利要求1實(shí)際解決的技術(shù)問題是如何提高吸水性樹脂前體表面附近的交聯(lián)密度。對(duì)比文件2公開了一種適合于吸水性樹脂的氧雜環(huán)丁烷化合物交聯(lián)劑，該交聯(lián)劑可作為后交聯(lián)劑；用量對(duì)應(yīng)于不飽和單體較好為0.005-2摩爾％；氧雜環(huán)丁烷化合物可用結(jié)構(gòu)式（1）所示；具體包括3-甲基-3-氧雜環(huán)丁烷甲醇等具有氧雜環(huán)丁烷環(huán)的化合物；還包括將該氧雜環(huán)丁烷進(jìn)行?；?、酰胺化而獲得的化合物，例如酒石酸和3-甲基-3-氧雜環(huán)丁烷甲醇的二酰化物等；具有氧雜環(huán)丁烷骨架的吸水性樹脂用交聯(lián)劑可用于聚合后的交聯(lián)及干燥后的交聯(lián)，能夠賦予吸水劑以良好的加壓下吸水倍率和吸濕狀態(tài)下流動(dòng)性的吸水性樹脂用交聯(lián)劑。對(duì)比文件2還記載了X可以為酰胺基的化合物，雖然沒有公開可以制備出氧雜環(huán)丁烷化合物的磺?；?，但根據(jù)其所述的氧雜環(huán)丁烷化合物發(fā)生磺?；磻?yīng)得到氧雜環(huán)丁烷化合物的磺?；飳?duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是很容易想到和實(shí)現(xiàn)的，且該氧雜環(huán)丁烷化合物作為表面交聯(lián)劑使用時(shí)效果與本申請(qǐng)差異不大，因此對(duì)比文件2給出了將氧雜環(huán)丁烷化合物用作吸水性樹脂后交聯(lián)劑以提高吸水性樹脂表面的交聯(lián)密度的啟示，權(quán)利要求1不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

根據(jù)涉案專利的申請(qǐng)文件文字記載“通過(guò)使用特定的交聯(lián)劑，在低反應(yīng)溫度下、以高交聯(lián)密度且均勻地將吸水性樹脂前體的表面附近交聯(lián)，從而可以得到保水能力、荷重下的吸水能力等各性能優(yōu)異，水可溶成分少等……的吸水性樹脂”，同時(shí)，涉案專利的申請(qǐng)文件實(shí)施例及其結(jié)果也記載了所制備得到樹脂的生理鹽水保水能力、荷重下生理鹽水吸水能力和水可溶成分，因此，涉案專利實(shí)際上要達(dá)到的是涉及保水能力、吸水能力以及水可溶成分少等性能優(yōu)異的吸水性樹脂。而駁回決定中所認(rèn)定的實(shí)際解決的技術(shù)問題是不準(zhǔn)確的，也是沒有依據(jù)的。一是就“提高交聯(lián)密度”而言，其并非是量化了的并且呈現(xiàn)為真實(shí)現(xiàn)象的技術(shù)效果，而更應(yīng)被認(rèn)為是一種利用原理或者手段來(lái)實(shí)現(xiàn)效果的一條技術(shù)路徑，該表述本身就包含了對(duì)技術(shù)手段的指引，在沒有論述本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)象層面的技術(shù)效果即可直接采用某種技術(shù)路徑的情況下，將提高交聯(lián)密度認(rèn)定為實(shí)際解決的技術(shù)問題是不恰當(dāng)?shù)摹６蔷汀敖宦?lián)密度是否提高”而言，涉案專利申請(qǐng)文件中并沒有對(duì)樹脂前體表面附近的交聯(lián)密度進(jìn)行具體測(cè)定，也沒有記載任何能夠直接體現(xiàn)該交聯(lián)密度數(shù)值范圍的性能參數(shù)，因此，涉案專利并沒有關(guān)于交聯(lián)密度這一技術(shù)指標(biāo)的定性或定量的記載，也就無(wú)法得出提高了交聯(lián)密度的結(jié)論，將提高交聯(lián)密度認(rèn)定為實(shí)際解決的技術(shù)問題也是沒有依據(jù)的。

通過(guò)上述分析可知，涉案專利相對(duì)于對(duì)比文件1實(shí)際解決的技術(shù)問題是提高吸水性樹脂的荷重下生理鹽水吸水能力，以及降低其水可溶成分含量?；趯?duì)涉案專利實(shí)際解決的技術(shù)問題的正確認(rèn)定，涉案專利是否具備創(chuàng)造性的焦點(diǎn)就集中于現(xiàn)有技術(shù)中是否存在采用如式（1）的具有磺?；难蹼s環(huán)丁烷類化合物作為后交聯(lián)劑以提高吸水性樹脂的荷重下生理鹽水吸水能力，和降低其水可溶成分含量的技術(shù)啟示。而對(duì)比文件2并沒有具體公開本涉案專利的氧雜環(huán)丁烷化合物磺?；?，而且基于對(duì)比文件2所公開內(nèi)容的整體，可以推出，結(jié)構(gòu)和組成不同的化合物當(dāng)均作為樹脂后交聯(lián)劑并列使用時(shí)，其應(yīng)當(dāng)均能夠獲得相當(dāng)?shù)募夹g(shù)效果。但是，對(duì)比文件2實(shí)施例中具體實(shí)施的“3-甲基-3-氧雜環(huán)丁烷甲醇”，正是本涉案專利比較例3所采取的后交聯(lián)劑，結(jié)果表明該化合物與涉案專利的具有磺?；幕衔锵啾?，其獲得的吸水性樹脂的荷重下的生理鹽水吸收能力較低，而且水可溶成分更多。所以，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法獲得將式1所述的具有磺?；难蹼s環(huán)丁烷化合物替換對(duì)比文件1中記載的“1，4-丁二醇、（聚）乙二醇二縮水甘油醚”作為后交聯(lián)劑，甚至是替換對(duì)比文件2中記載的其他不具有磺?；难蹼s環(huán)丁烷類化合物作為后交聯(lián)劑來(lái)提高吸水性樹脂的荷重下生理鹽水吸水能力，以及降低其水可溶成分含量的技術(shù)啟示。涉案專利具備創(chuàng)造性。

因此，在確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，應(yīng)客觀地分析發(fā)明所要求保護(hù)的技術(shù)方案相對(duì)于最接近現(xiàn)有技術(shù)所能達(dá)到的技術(shù)效果，以技術(shù)手段達(dá)到的技術(shù)效果為基礎(chǔ)來(lái)確定實(shí)際解決的技術(shù)問題，同時(shí)，通常而言，可以獲得某一技術(shù)效果的技術(shù)路徑會(huì)有多條，在沒有根據(jù)技術(shù)效果能直接確定采用某種技術(shù)路徑的教導(dǎo)下，技術(shù)問題中不應(yīng)當(dāng)帶有本發(fā)明為解決該技術(shù)問題而提出的技術(shù)手段，或?qū)υ摷夹g(shù)手段的指引。

【結(jié)論】

要想準(zhǔn)確體現(xiàn)發(fā)明的智慧貢獻(xiàn)，在確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，要以客觀現(xiàn)象層面的技術(shù)效果為標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)為量化了的并且已經(jīng)呈現(xiàn)為真實(shí)現(xiàn)象的效果。不得在確定實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)隨意引申擴(kuò)大或者縮小、上位或者下位技術(shù)問題，也不得在技術(shù)問題中隱含有技術(shù)手段的指引，只有把握好這個(gè)“度”，才能在創(chuàng)造性評(píng)判中獲得更加客觀和準(zhǔn)確的結(jié)論。

參考文獻(xiàn)

【1】審查指南第二部分第四章第3節(jié).

【2】第87522號(hào)復(fù)審決定書.

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作者：陳露 超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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