禁止反悔原則和等同原則對代理人工作實踐的啟示

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原標題：禁止反悔原則和等同原則對代理人工作實踐的啟示

禁止反悔原則和等同原則是專利侵權(quán)訴訟中的兩個基本原則，兩者相生相伴，要求代理人在代理作業(yè)中予以高度重視，如代理人在代理作業(yè)中處置不當(dāng)，有可能令專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中處于不利地位。本文先說明禁止反悔原則和等同原則的含義，再結(jié)合案例說明禁止反悔原則和等同原則對代理人工作實踐的啟示。

禁止反悔原則的含義

禁止反悔原則是指專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中，為獲得授權(quán)或者維持專利權(quán)有效性而對其專利保護范圍進行的限制，在專利侵權(quán)訴訟中不得再主張將自己做出的限制納入專利權(quán)的保護范圍。（2010年1月1日起實施的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用 法律若干問題的解釋(一)》正式確立禁止反悔原則）

雖然專利申請人或?qū)＠麢?quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中做出了限縮性的修改或者意見陳述，但該限縮性的修改或者意見陳述在相應(yīng)的行政程序中被明確否定的，則不會引起禁止反悔原則的適用。（2016年4月1日起實施的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》）

設(shè)立禁止反悔原則的目的

專利申請人往往通過對權(quán)利要求書或說明書的限縮以便快速獲得授權(quán)，但在侵權(quán)訴訟中又試圖通過等同原則將已放棄的技術(shù)方案重新納入專利權(quán)的保護范圍。為確保專利權(quán)保護范圍的穩(wěn)定性，維護社會公眾的信賴利益，專利制度通過設(shè)立禁止反悔原則防止專利權(quán)人上述“兩頭得利”情形的發(fā)生。

限制專利權(quán)人的權(quán)利，縮小解釋保護范圍。

禁止反悔原則的要件

（1）專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中作出的書面修改或意見陳述（電話會晤、給審查員的電子郵件不在此列）；
（2）修改或意見陳述被審查機關(guān)認可；（3）禁止反悔原則適用于導(dǎo)致專利權(quán)保護范圍縮小的修改或者陳述，亦即放棄部分方案；（4）禁止反悔原則的對象應(yīng)該是針對實質(zhì)性問題的書面修改或意見陳述，針對簡單形式問題的書面修改或意見陳述不在此列。

等同原則的含義

2001年《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條正式明確等同原則

專利法第五十六條第一款（現(xiàn)專利法第五十九條第一款）所稱的“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”，是指專利權(quán)的保護范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。
等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。
保護專利權(quán)人的權(quán)利，擴大解釋保護范圍。

禁止反悔原則與等同原則在訴訟中的關(guān)系

禁止反悔原則是對等同原則的約束，適用禁止反悔原則將有可能導(dǎo)致不得適用等同原則。

權(quán)利要求的修改一般有兩種：

（1）權(quán)利要求包含特征A+特征B+特征C，修改時增加特征D，特征D未被特征A、特征B、特征C概括。

關(guān)于第一種修改適用禁止反悔原則，并且適用等同原則。

保護范圍由于全面覆蓋原則而被縮限，但是特征A+特征B+特征C+特征D’（與特征D以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果）仍受保護。

（2）權(quán)利要求包含特征A+特征B+特征C，修改時增加特征C’（或者將特征C替換成特征C’），特征C’包含于特征C。

關(guān)于第二種修改適用禁止反悔原則，導(dǎo)致不適用等同原則。

保護范圍由于不適用等同原則而導(dǎo)致被縮限，特征A+特征B+特征C’’（與特征C’以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果）不受保護。

關(guān)于意見陳述

意見陳述引起適用禁止反悔原則多是由于對權(quán)利要求的現(xiàn)有特征的限縮性解釋，因此，其效果等同于上述第二種修改，適用禁止反悔原則，導(dǎo)致不適用等同原則。

并非申請人根據(jù)申請文件的記載而推演出的意見陳述才會被認為是對權(quán)利要求的限縮性的意見陳述，即使意見陳述的內(nèi)容就直接地、明確地記載在申請文件中，也仍然會被認為是對權(quán)利要求的限縮性的意見陳述，也會導(dǎo)致適用禁止反悔原則。

案例一

中譽公司是名稱為“模型舵機”、專利號為ZL200720069025.2的實用新型專利的獨占實施被許可人，其發(fā)現(xiàn)上海九鷹公司制造、銷售的一款航模產(chǎn)品侵害了其享有的專利權(quán)，遂向法院起訴。

2009年4月20日，九鷹公司針對上述專利提出無效宣告請求，專利復(fù)審委員會于2009年7月22日作出無效決定：宣告涉案專利的權(quán)利要求1-2無效，在權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上維持涉案專利權(quán)有效。中譽公司未對該決定作出修改或意見陳述。一審和二審法院均認定九鷹公司產(chǎn)品所采用的技術(shù)方案是現(xiàn)有技術(shù)與公知常識的組合，不構(gòu)成侵犯本案專利權(quán)。中譽公司遂向最高法院申請再審。涉案專利的權(quán)利要求包括：

1．一種模型舵機，其特征在于，包括支架、電機、絲桿和滑塊，所述支架包括電機座和滑塊座，所述電機設(shè)置于所述電機座內(nèi)，在所述電機的一端設(shè)置有一主動齒輪，所述絲桿縱向穿過所述滑塊座，在所述絲桿的一端設(shè)置有一從動齒輪，所述主動齒輪和所述從動齒輪相互嚙合，所述滑塊穿在所述絲桿上，并且所述滑塊伸出所述滑塊，在所述滑塊底面設(shè)置有一電刷。

2．如權(quán)利要求1所述的舵機，其特征在于，在所述支架上，設(shè)置有固定到一舵機驅(qū)動電路板上的固定孔。

3．如權(quán)利要求2所述的舵機，其特征在于，在所述舵機驅(qū)動電路板上，印制有一條形的碳膜和銀膜，所述支架通過其上的固定孔固定到所述舵機驅(qū)動電路板上，且所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸。

被訴侵權(quán)產(chǎn)品相應(yīng)部位上使用的是“鍍金銅條”。

最高法院提審認為，本案當(dāng)事人爭議的焦點問題有：專利復(fù)審委員會決定在權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上維持涉案專利權(quán)有效，是否導(dǎo)致禁止反悔原則的適用，從而限制適用等同原則。

每一項權(quán)利要求可以被單獨地維持有效或宣告無效。每一項權(quán)利要求的效力應(yīng)當(dāng)被推定為獨立于其他權(quán)利要求項的效力。即使從屬權(quán)利要求所從屬的權(quán)利要求被宣告無效，該從屬權(quán)利要求并不能因此被認為無效。所以，不應(yīng)當(dāng)以從屬權(quán)利要求所從屬的權(quán)利要求被無效而簡單地認為該從屬權(quán)利要求所確定的保護范圍即受到限制。

放棄技術(shù)方案通常是專利權(quán)人通過修改或意見陳述進行的自我放棄。在本案中，專利復(fù)審委員會認定獨立權(quán)利要求無效、在其從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效，并且中譽公司在專利授權(quán)和無效宣告程序中沒有修改權(quán)利要求和說明書，在意見陳述中也沒有放棄除“銀膜”外其他導(dǎo)電材料作為導(dǎo)流條的技術(shù)方案。因此，專利權(quán)人未曾作上述自我放棄，不適用禁止反悔原則。

如果該從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征未被該獨立權(quán)利要求概括（上述第一種修改），則因該附加技術(shù)特征沒有原始的參照，故不能推定該附加技術(shù)特征之外的技術(shù)方案已被全部放棄。在本案中，權(quán)利要求3中的“銀膜”并沒有被權(quán)利要求1-2提及，因此，不應(yīng)當(dāng)基于權(quán)利要求1-2被宣告無效，而認為權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征“銀膜”不能再適用等同原則。

綜上，專利復(fù)審委員會宣告涉案專利權(quán)利要求1-2無效，在權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效，二審法院認為涉案專利權(quán)利要求3中的技術(shù)特征實質(zhì)是修改權(quán)利要求而增加的技術(shù)特征，該技術(shù)特征將導(dǎo)流條明確限定為銀膜，應(yīng)視為專利權(quán)人放棄了除“銀膜”外其他導(dǎo)電材料作為導(dǎo)流條的技術(shù)方案，從而認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成等同侵權(quán)，存在錯誤，應(yīng)予糾正。

案例一的啟示

（1）禁止反悔原則的對象應(yīng)該是專利權(quán)人主動作出的修改或者意見陳述，因此，本案實際不適用禁止反悔原則；

（2）即使本案適用禁止反悔原則，由于屬于第一種修改，因而適用等同原則。

案例二

沈其衡是名稱為“汽車地樁鎖”、專利號為ZL00263355.8的實用新型專利的權(quán)利人，訴上海能達建筑裝飾工程有限公司侵犯其專利權(quán)。

案外人曾向?qū)＠麖?fù)審委員會提出宣告原告上述專利權(quán)無效的請求。專利復(fù)審委員會宣告專利權(quán)利要求1無效，在權(quán)利要求2、3、4的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)繼續(xù)有效。原告不服該決定，提起行政訴訟，原告在行政起訴狀中對涉案專利權(quán)利要求1的四個技術(shù)特征作了具體結(jié)構(gòu)描述：“a、底座，參見圖1，是一個呈一字形的零件，兩端設(shè)有孔。b、軸。c、活動樁，參見圖1、圖2、圖6，是一個呈一字形的零件，端部有孔。d、關(guān)于鎖具的描述，權(quán)利要求1記載有活動樁設(shè)有供鎖具插入的孔。該描述的含義是，鎖具不是永久固定在孔中，而是根據(jù)使用狀態(tài)呈現(xiàn)兩種連接關(guān)系，即鎖定時位于活動樁的孔中，打開時，從孔中取出，與活動樁的孔分離。”（相當(dāng)于第二種修改）北京市第一中級人民法院作出行政判決，判決撤銷上述無效宣告請求審查決定。專利復(fù)審委員會維持原告專利權(quán)有效。

1.一種汽車地樁鎖，其特征在于：它由底座（1）、芯軸（2）、活動樁（3）和鎖具（4）構(gòu)成，所述底座（1）固定在地面上，所述活動樁（3）通過芯軸（2）與座（1）相連，活動樁設(shè)有供鎖具（4）插入的孔?！?/p>

與原告涉案專利相比，被控侵權(quán)產(chǎn)品有底座、芯軸及鎖具，但沒有活動樁，只有一個“∧”形零件。

最高法院的再審結(jié)論均如下:

權(quán)利要求1中記載的“活動樁設(shè)有供鎖具插入的孔”的含義，是指“鎖具不是永久固定在孔中，而是根據(jù)使用狀態(tài)呈現(xiàn)兩種連接關(guān)系，即鎖定時位于活動樁的孔中，打開時，從孔中取出，與活動樁的孔分離”。而被控侵權(quán)產(chǎn)品的鎖具是“固定在底座上的，在底座右端鎖具鎖起時鎖舌插入該孔內(nèi)，使右桿與底座相連”。故被控侵權(quán)產(chǎn)品的該技術(shù)特征與上訴人專利權(quán)利要求中記載的“活動樁設(shè)有供鎖具插入的孔”的技術(shù)特征是不相同的。

即使該相應(yīng)的兩項技術(shù)特征等同能夠成立，由于上訴人在向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟的訴狀中陳述，“活動樁設(shè)有供鎖具插入的孔”的含義，是指：“鎖具不是永久固定在孔中，而是根據(jù)使用狀態(tài)呈現(xiàn)兩種連接關(guān)系，即鎖定時位于活動樁的孔中，打開時，從孔中取出，與活動樁的孔分離”；上訴人該陳述也得到了北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院，以及專利復(fù)審委員會的確認，從而認為涉案專利權(quán)利要求1有新穎性和創(chuàng)造性被維持有效，因此，根據(jù)禁止反悔原則，上訴人亦不能以等同為由主張專利侵權(quán)成立。

案例二的啟示

（1）本案適用禁止反悔原則，并且相當(dāng)于第二種修改的意見陳述，導(dǎo)致不適用等同原則；

（2）即使未修改權(quán)利要求，在意見陳述中做出的解釋在訴訟中具有與修改權(quán)利要求相同的效果，保護范圍會被認為是因意見陳述中作出的解釋而限縮后的范圍。

禁止反悔原則和等同原則對代理人工作實踐的啟示

1.對于缺乏必要技術(shù)特征、得不到說明書的支持、修改超范圍等問題，不想修改的或者修改方案不唯一的，應(yīng)盡量主動進行電話會晤。電話會晤的內(nèi)容不會作為意見陳述而對保護范圍作出限縮性解釋。

2.在給客戶提供答復(fù)意見時，將第一種增加新特征的修改后的優(yōu)先級排在對其中某個特征進行具體限定的修改的優(yōu)先級之前。在實踐當(dāng)中增加新特征的修改也更容易被客戶接受。

3.在進行意見陳述時，

1）對于缺乏必要技術(shù)特征、得不到說明書的支持、修改超范圍等問題，在解釋權(quán)利要求書與說明書之間的關(guān)系時，應(yīng)該盡量用“對說明書的……的合理概括”、“能夠得到說明書……的支持”、“修改是基于說明書的……”、“修改對應(yīng)于說明書的……”這樣的表述，而不要使用“相當(dāng)于說明書的……”、“就是說明書的……”這樣的表述。

2）對于新穎性、創(chuàng)造性的問題，在說明本發(fā)明的特征時，不應(yīng)作過多的解釋，且盡量用權(quán)利要求的原話，不要在未得到客戶明確指示的情況下主動增加對技術(shù)方案的解釋，這種解釋很可能成為對保護范圍的限縮性解釋。在說明本發(fā)明的技術(shù)效果時，應(yīng)使用說明書發(fā)明內(nèi)容部分中較為宏觀的表述，例如“降低成本”、“小型化”、“節(jié)能”等，對于說明書具體實施方式中對保護范圍有限縮性解釋的具體表述應(yīng)該慎重使用。另一方面，對于對比文件，則可以為了有利于說明對比文件與本發(fā)明的區(qū)別而主動增加對對比文件的解釋，這樣的解釋由于不是針對本發(fā)明的，因而不構(gòu)成對保護范圍作出限縮性解釋。

來源：三友知識產(chǎn)權(quán)微信平臺

作者：馬建軍

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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