原標(biāo)題:一款“三明治機”引起的專利侵權(quán) 外觀設(shè)計專利外國優(yōu)先權(quán)的成立關(guān)鍵在于相同主題的判定
2013年7月24日,原告漢美馳公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了名稱為“三明治機”的外觀設(shè)計專利,于2014年1月22日獲得授權(quán)公告。記載的優(yōu)先權(quán)對應(yīng)的美國專利申請日為2013年1月24日。在此期間,被告晟嶸公司和錢龍公司未經(jīng)許可,以生產(chǎn)經(jīng)營為目的,擅自制造、銷售“三明治機”,侵害了原告的專利。原告委托公證機構(gòu)保全證據(jù)后,將晟嶸公司和錢龍公司告上法院,請求判令兩被告:立即停止侵權(quán);銷毀庫存的全部侵權(quán)產(chǎn)品及侵權(quán)模具和設(shè)備;賠償原告損失100萬元。法院審理后判決兩被告停止侵權(quán),銷毀模具,賠償損失60萬元。
在案件審理中,被告晟嶸公司、錢龍公司辯稱:涉案專利系在中國申請的外觀設(shè)計專利,與其主張優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的美國在先申請專利的設(shè)計要素有增減和改變,不應(yīng)享有優(yōu)先權(quán)。由于原告在此之前已經(jīng)公開展銷了相同或近似的產(chǎn)品,故被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用的系現(xiàn)有設(shè)計。
法院經(jīng)審理認為,涉案專利與美國在先申請公開了相同的產(chǎn)品,且其要求保護的外觀設(shè)計已經(jīng)清楚地表示在美國在先申請中,即使保護范圍不同,可以認定兩者是相同主題,涉案專利應(yīng)當(dāng)享有在先申請的優(yōu)先權(quán)。被告的現(xiàn)有技術(shù)抗辯不能成立。遂判決兩被告停止侵權(quán),銷毀模具,賠償損失60萬元。
法官評析
外觀設(shè)計專利外國優(yōu)先權(quán)的成立關(guān)鍵在于相同主題的判定。我國專利法規(guī)定,申請人自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi),又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約,或者依照相互承認優(yōu)先權(quán)的原則,可以享有優(yōu)先權(quán)。而關(guān)于外觀設(shè)計相同主題的判定,《專利審查指南》規(guī)定了須滿足以下兩個條件:屬于相同產(chǎn)品的外觀設(shè)計,以及中國在后申請要求保護的外觀設(shè)計清楚地表示在其外國首次申請中。本案的典型性在于,中美兩國對于外觀設(shè)計專利的保護存在制度性差異,由此引發(fā)了美國申請與涉案專利申請主題是否相同的爭議,進而影響到原告是否享有優(yōu)先權(quán)以及被告的現(xiàn)有設(shè)計抗辯能否成立。
1 “相同主題”不等于相同的保護范圍
《巴黎公約》對外觀設(shè)計優(yōu)先權(quán)中“相同主題”的要求并不意味著在先申請與在后申請須具有相同的保護范圍。我國現(xiàn)行專利法也僅規(guī)定了在先外國申請應(yīng)與在后申請具備相同的主題,而非相同的保護范圍。再次,參照《專利審查指南》對于發(fā)明和實用新型專利相同主題的規(guī)定。這里所謂的相同,并不意味著在文字記載或者敘述方式上完全一致,對于中國在后申請權(quán)利要求中限定的技術(shù)方案,只要已記載在外國首次申請中就可享有該首次申請的優(yōu)先權(quán),而不必要求其包含在該首次申請的權(quán)利要求書中。
2 “相同主題”不意味著相同的表現(xiàn)方式
美國專利法第171條規(guī)定:任何人創(chuàng)作具新穎、原創(chuàng)及裝飾性之產(chǎn)品外觀設(shè)計,得依本法之規(guī)定及要件取得專利。該條僅規(guī)定外觀設(shè)計須依附于“產(chǎn)品”上,但未對產(chǎn)品是整體還是局部加以限定。根據(jù)“法無禁止即自由”原則并結(jié)合相應(yīng)判例,美國專利法對部分外觀設(shè)計提供保護。實踐中,對于未要求保護的部分,往往用虛線表示。我國專利法第2條第3款規(guī)定了外觀設(shè)計的含義,但未對產(chǎn)品是否須完整加以規(guī)定。但《專利審查指南》在第一部分第三章第7.4節(jié)“不授予外觀設(shè)計專利權(quán)的情形”中明確:產(chǎn)品的不能分割或者不能單獨出售且不能單獨使用的局部設(shè)計,例如襪跟、帽檐、杯把等屬于不授予外觀設(shè)計專利權(quán)的情形。由此可見,我國專利法并不承認部分外觀設(shè)計的保護,實踐中,國家知識產(chǎn)權(quán)局往往要求申請人刪除虛線,或?qū)⑻摼€部分改為實線,即將原來的虛線部分和實線部分相結(jié)合,使其作為一個產(chǎn)品的整體外觀設(shè)計獲得保護,由此產(chǎn)生了在先申請與在后申請表現(xiàn)方式的差異。而涉案專利對虛線的修改符合我國專利法的規(guī)定。
3 涉案專利與美國在先申請具有相同主題
相同主題的意義在于,在后申請的內(nèi)容和首次申請為相同產(chǎn)品,且外國首次申請的文件完整地披露了在后申請的外觀設(shè)計。故而,外觀設(shè)計專利申請的主題是否相同由申請的實質(zhì)內(nèi)容決定。
本案中,可認定涉案專利與美國在先申請專利屬于相同主題。此外,涉案專利保護范圍與美國在先申請專利保護范圍的不同,是由于中美兩國專利保護制度的差異所造成的,美國專利法允許對部分外觀設(shè)計提供保護,但就本案而言,只要二者能認定為相同主題,不影響涉案專利優(yōu)先權(quán)的成立,因此,涉案專利的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)合法有效。
來源:寧波晚報
記者:王元卓
編輯:IPRdaily 趙珍 / 校對:IPRdaily 縱橫君
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