一款「三明治機」引起的專利侵權(quán)！

原標(biāo)題：一款“三明治機”引起的專利侵權(quán) 外觀設(shè)計專利外國優(yōu)先權(quán)的成立關(guān)鍵在于相同主題的判定

2013年7月24日，原告漢美馳公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了名稱為“三明治機”的外觀設(shè)計專利，于2014年1月22日獲得授權(quán)公告。記載的優(yōu)先權(quán)對應(yīng)的美國專利申請日為2013年1月24日。在此期間，被告晟嶸公司和錢龍公司未經(jīng)許可，以生產(chǎn)經(jīng)營為目的，擅自制造、銷售“三明治機”，侵害了原告的專利。原告委托公證機構(gòu)保全證據(jù)后，將晟嶸公司和錢龍公司告上法院，請求判令兩被告：立即停止侵權(quán)；銷毀庫存的全部侵權(quán)產(chǎn)品及侵權(quán)模具和設(shè)備；賠償原告損失100萬元。法院審理后判決兩被告停止侵權(quán)，銷毀模具，賠償損失60萬元。

在案件審理中，被告晟嶸公司、錢龍公司辯稱：涉案專利系在中國申請的外觀設(shè)計專利，與其主張優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的美國在先申請專利的設(shè)計要素有增減和改變，不應(yīng)享有優(yōu)先權(quán)。由于原告在此之前已經(jīng)公開展銷了相同或近似的產(chǎn)品，故被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用的系現(xiàn)有設(shè)計。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，涉案專利與美國在先申請公開了相同的產(chǎn)品，且其要求保護(hù)的外觀設(shè)計已經(jīng)清楚地表示在美國在先申請中，即使保護(hù)范圍不同，可以認(rèn)定兩者是相同主題，涉案專利應(yīng)當(dāng)享有在先申請的優(yōu)先權(quán)。被告的現(xiàn)有技術(shù)抗辯不能成立。遂判決兩被告停止侵權(quán)，銷毀模具，賠償損失60萬元。

法官評析

外觀設(shè)計專利外國優(yōu)先權(quán)的成立關(guān)鍵在于相同主題的判定。我國專利法規(guī)定，申請人自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。而關(guān)于外觀設(shè)計相同主題的判定，《專利審查指南》規(guī)定了須滿足以下兩個條件：屬于相同產(chǎn)品的外觀設(shè)計，以及中國在后申請要求保護(hù)的外觀設(shè)計清楚地表示在其外國首次申請中。本案的典型性在于，中美兩國對于外觀設(shè)計專利的保護(hù)存在制度性差異，由此引發(fā)了美國申請與涉案專利申請主題是否相同的爭議，進(jìn)而影響到原告是否享有優(yōu)先權(quán)以及被告的現(xiàn)有設(shè)計抗辯能否成立。

1 “相同主題”不等于相同的保護(hù)范圍

《巴黎公約》對外觀設(shè)計優(yōu)先權(quán)中“相同主題”的要求并不意味著在先申請與在后申請須具有相同的保護(hù)范圍。我國現(xiàn)行專利法也僅規(guī)定了在先外國申請應(yīng)與在后申請具備相同的主題，而非相同的保護(hù)范圍。再次，參照《專利審查指南》對于發(fā)明和實用新型專利相同主題的規(guī)定。這里所謂的相同，并不意味著在文字記載或者敘述方式上完全一致，對于中國在后申請權(quán)利要求中限定的技術(shù)方案，只要已記載在外國首次申請中就可享有該首次申請的優(yōu)先權(quán)，而不必要求其包含在該首次申請的權(quán)利要求書中。

2 “相同主題”不意味著相同的表現(xiàn)方式

美國專利法第171條規(guī)定：任何人創(chuàng)作具新穎、原創(chuàng)及裝飾性之產(chǎn)品外觀設(shè)計，得依本法之規(guī)定及要件取得專利。該條僅規(guī)定外觀設(shè)計須依附于“產(chǎn)品”上，但未對產(chǎn)品是整體還是局部加以限定。根據(jù)“法無禁止即自由”原則并結(jié)合相應(yīng)判例，美國專利法對部分外觀設(shè)計提供保護(hù)。實踐中，對于未要求保護(hù)的部分，往往用虛線表示。我國專利法第2條第3款規(guī)定了外觀設(shè)計的含義，但未對產(chǎn)品是否須完整加以規(guī)定。但《專利審查指南》在第一部分第三章第7.4節(jié)“不授予外觀設(shè)計專利權(quán)的情形”中明確：產(chǎn)品的不能分割或者不能單獨出售且不能單獨使用的局部設(shè)計，例如襪跟、帽檐、杯把等屬于不授予外觀設(shè)計專利權(quán)的情形。由此可見，我國專利法并不承認(rèn)部分外觀設(shè)計的保護(hù)，實踐中，國家知識產(chǎn)權(quán)局往往要求申請人刪除虛線，或?qū)⑻摼€部分改為實線，即將原來的虛線部分和實線部分相結(jié)合，使其作為一個產(chǎn)品的整體外觀設(shè)計獲得保護(hù)，由此產(chǎn)生了在先申請與在后申請表現(xiàn)方式的差異。而涉案專利對虛線的修改符合我國專利法的規(guī)定。

3 涉案專利與美國在先申請具有相同主題

相同主題的意義在于，在后申請的內(nèi)容和首次申請為相同產(chǎn)品，且外國首次申請的文件完整地披露了在后申請的外觀設(shè)計。故而，外觀設(shè)計專利申請的主題是否相同由申請的實質(zhì)內(nèi)容決定。

本案中，可認(rèn)定涉案專利與美國在先申請專利屬于相同主題。此外，涉案專利保護(hù)范圍與美國在先申請專利保護(hù)范圍的不同，是由于中美兩國專利保護(hù)制度的差異所造成的，美國專利法允許對部分外觀設(shè)計提供保護(hù)，但就本案而言，只要二者能認(rèn)定為相同主題，不影響涉案專利優(yōu)先權(quán)的成立，因此，涉案專利的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)合法有效。    

來源：寧波晚報

記者：王元卓

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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