由一沖突的無效決定和法院判決引發(fā)的思考

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：丁沙  北京市品源律師事務所

原標題：由一沖突的無效決定和法院判決引發(fā)的思考——授權外觀設計被維持的決定是否能夠作為侵權訴訟中的抗辯理由

引言：

筆者近期看到的一起侵權糾紛中，被訴侵權方提出了與被訴侵權產品完全相同的外觀設計在確權程序中，已經獲得專利復審委員會的認可（維持專利權有效），認為其與授權外觀設計不相同也不相近似，二者的區(qū)別技術特征對于整體的視覺效果產生了顯著地影響作為侵權過程中的不侵權抗辯理由。但是審理該案的法院最終對無效宣告審查決定書沒有采信，作出了侵權成立的判斷。

針對法院和復審委看似矛盾的處理結果，哪一方更有道理？

首先，以授權外觀設計被維持的決定作為侵權訴訟中的抗辯理由，是否能夠得到法律原理上的支撐。

外觀設計獲得授權的法律依據(jù)是《中華人民共和國專利法》（2008修正）（以下簡稱專利法）第二十三條第一款：授予專利權的外觀設計，應當不屬于現(xiàn)有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。而且，2010版審查指南第四部分第五章記載：不屬于現(xiàn)有設計，是指在現(xiàn)有設計中，既沒有與涉案專利相同的外觀設計，也沒有與涉案專利實質相同的外觀設計。

外觀設計專利侵權判斷的法律依據(jù)是《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱專利權糾紛解釋）第八條：在與外觀設計專利產品相同或者相近種類產品上，采用與授權外觀設計相同或者近似的外觀設計的，人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利法第五十九條第二款規(guī)定的外觀設計專利權的保護范圍。

可見，在外觀確權程序中，滿足“沒有與涉案專利實質相同的外觀設計”是授權的必要條件之一；而在外觀侵權判斷程序中，需要滿足涉案產品采用“與授權外觀設計近似的外觀設計”。那么，確權程序中的“實質相同的外觀設計”與侵權判斷中的“近似的外觀設計”的判斷標準是否相同？是否存在與授權外觀設計不實質相同，能夠獲得授權，但是又構成近似的外觀設計（被認為侵權）。

在2008年修正的專利法中，針對外觀設計可授予專利權的條件，增加了二十三條第二款[1]的規(guī)定。該規(guī)定更類似發(fā)明的“創(chuàng)造性”評價方式。若在后外觀設計增加的設計特征是區(qū)別于現(xiàn)有設計的設計特征（以下簡稱設計要點），顯然其滿足二十三條第一款“新穎性”的規(guī)定，也滿足二十三條第二款“創(chuàng)造性”的規(guī)定，能夠獲得授權。但是，由于該在后設計包含了在先授權外觀設計的全部設計要點，是否屬于侵權判斷中的“近似的外觀設計”。

筆者認為在現(xiàn)行的專利法法律框架下，外觀設計侵權判斷不適宜機械的套用發(fā)明侵權判斷中的“全面覆蓋原則”。發(fā)明技術方案中，默認權利要求中的每個技術特征均是構成該技術方案的必要技術特征，這些必要技術特征的集合構成了能夠實現(xiàn)一定發(fā)明目的的完整的技術方案。但是外觀設計不同于發(fā)明技術方案，其目的是賦予產品美感。專利法第二十三條第一款和第二款所規(guī)定的“新穎性”和“創(chuàng)造性”的判斷標準，均基于一般消費者作為判斷主體，采用“整體觀察，綜合判斷”的判斷方式，判斷整體視覺效果的影響。這點有別于發(fā)明的新穎性和創(chuàng)造性判斷標準。機械套用“全面覆蓋原則”，顯然會與現(xiàn)行的專利法構成沖突。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（征求意見稿）第十七條第一款規(guī)定：人民法院認定外觀設計是否相同或者近似，應當從一般消費者的角度全面觀察設計特征，綜合判斷整體視覺效果。被訴侵權設計未包含授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的全部設計特征的，人民法院可以推定被訴侵權設計與授權外觀設計不近似；被訴侵權設計包含授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的全部設計特征的，人民法院可以推定該設計特征對整體視覺效果更具有影響。但是，當事人提出反證推翻上述推定的除外。

但是在公布的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》中，刪除了上述條款。最新公布的指導案例85號[2]，高儀股份公司訴浙江健龍衛(wèi)浴有限公司侵害外觀設計專利權糾紛案，最高院認為：“如果被訴侵權設計未包含授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的全部設計特征，一般可以推定被訴侵權設計與授權外觀設計不近似”。可見，關于“征求意見稿”中第十七條第一款前半部分“不相近似”的判斷方式，最高院持肯定的態(tài)度。對于被訴侵權設計包含了授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的全部設計特征的情況，其有著自己考量。 在該判決書中，其記載：“另外，對于非設計特征之外的被訴侵權產品外觀設計與涉案授權外觀設計相比的區(qū)別設計特征，只要其足以使兩者在整體視覺效果上產生明顯差異，也應予以考慮”?？梢?，最高院依舊秉承“整體觀察，綜合判斷”的方式，即使被訴侵權設計包含了全部設計特征，只要其存在其它區(qū)別設計特征，且足以使兩者產生明顯差異，一般應推定為不相近似，不構成侵權。

因此，在現(xiàn)行專利法沒有保護局部外觀設計的前提下，筆者認為是不存在與授權外觀設計不實質相同，但是又構成近似的外觀設計的。故單純從法律理論上看，如果一項在后外觀設計相對于一授權外觀設計構成實質性差異，而被維持專利權的有效性，那么與該在后外觀設計相同的產品也和授權外觀設計構成實質性差異，必然沒有落入該授權外觀設計的保護范圍，不構成侵權。

再者，從可實踐性看這種抗辯理由是否能夠得到支持。

筆者認為以復審委作出的維持在后授權外觀設計專利權的決定，主張和該設計一致的產品不侵犯在先授權設計的專利權不具有現(xiàn)實的可操作性。因為在類似案例中，外觀設計確權程序中無效宣告請求的提出方通常是侵權糾紛中的應訴方，以授權外觀設計作為現(xiàn)有設計，對與被訴侵權產品相同的在后設計提出無效宣告請求，而侵權訴訟中的起訴方不會參與到確權程序中。本著維持專利權的目的，無效請求方通常會夸大或強化與授權設計的區(qū)別，隱藏該區(qū)別設計特征的相關現(xiàn)有設計。而確權程序依據(jù)請求原則，復審委會根據(jù)請求方提供的相關證據(jù)，及其本領域的慣常設計作出相應的判斷。由于無效程序中，請求方和答辯方實際上都是一方，很難在該程序中充分提供與爭議外觀設計相關的所有現(xiàn)有設計。因此，法院對復審委的決定不予采信也具有其自洽的邏輯性。

相應地，在侵權程序中，起訴方要證明被訴外觀設計與授權設計相同或相近似，而應訴方則需要通過證據(jù)證明兩者不相同也不相近似。在整個訴訟過程中，雙方都會盡力提供支持己方觀點的現(xiàn)有設計證據(jù)，而作為中立裁判方的法院在這種充足的證據(jù)支持下，將會比專利復審委在一個更有利的，更高的角度去判斷侵權設計和授權外觀設計是否構成相同或相似的外觀設計。

結語：

專利復審委和法院在其獲得的現(xiàn)有設計的情況下，作出的判斷均沒有錯誤。但是由于在確權程序中，沒有侵權程序中的原告方參與，因而最終作出的決定也很難為法院所接受。法院更愿意在侵權程序中由訴訟雙方充分列舉現(xiàn)有設計證據(jù)，在雙方充分舉證的前提下，作出侵權與否的判斷。

因此，在目前的法律框架下，以侵權外觀設計已經獲得授權，并在確權程序中被復審委支持而認定與授權外觀設計不相同也不實質相同，不宜作為侵權訴訟中的抗辯理由。

注釋：

[1]《中華人民共和國專利法》（2008修正）

[2]（2015）民提字第23號

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：丁沙  北京市品源律師事務所

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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