由一沖突的無效決定和法院判決引發(fā)的思考

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：丁沙  北京市品源律師事務(wù)所

原標(biāo)題：由一沖突的無效決定和法院判決引發(fā)的思考——授權(quán)外觀設(shè)計被維持的決定是否能夠作為侵權(quán)訴訟中的抗辯理由

引言：

筆者近期看到的一起侵權(quán)糾紛中，被訴侵權(quán)方提出了與被訴侵權(quán)產(chǎn)品完全相同的外觀設(shè)計在確權(quán)程序中，已經(jīng)獲得專利復(fù)審委員會的認(rèn)可（維持專利權(quán)有效），認(rèn)為其與授權(quán)外觀設(shè)計不相同也不相近似，二者的區(qū)別技術(shù)特征對于整體的視覺效果產(chǎn)生了顯著地影響作為侵權(quán)過程中的不侵權(quán)抗辯理由。但是審理該案的法院最終對無效宣告審查決定書沒有采信，作出了侵權(quán)成立的判斷。

針對法院和復(fù)審委看似矛盾的處理結(jié)果，哪一方更有道理？

首先，以授權(quán)外觀設(shè)計被維持的決定作為侵權(quán)訴訟中的抗辯理由，是否能夠得到法律原理上的支撐。

外觀設(shè)計獲得授權(quán)的法律依據(jù)是《中華人民共和國專利法》（2008修正）（以下簡稱專利法）第二十三條第一款：授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。而且，2010版審查指南第四部分第五章記載：不屬于現(xiàn)有設(shè)計，是指在現(xiàn)有設(shè)計中，既沒有與涉案專利相同的外觀設(shè)計，也沒有與涉案專利實質(zhì)相同的外觀設(shè)計。

外觀設(shè)計專利侵權(quán)判斷的法律依據(jù)是《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱專利權(quán)糾紛解釋）第八條：在與外觀設(shè)計專利產(chǎn)品相同或者相近種類產(chǎn)品上，采用與授權(quán)外觀設(shè)計相同或者近似的外觀設(shè)計的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利法第五十九條第二款規(guī)定的外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍。

可見，在外觀確權(quán)程序中，滿足“沒有與涉案專利實質(zhì)相同的外觀設(shè)計”是授權(quán)的必要條件之一；而在外觀侵權(quán)判斷程序中，需要滿足涉案產(chǎn)品采用“與授權(quán)外觀設(shè)計近似的外觀設(shè)計”。那么，確權(quán)程序中的“實質(zhì)相同的外觀設(shè)計”與侵權(quán)判斷中的“近似的外觀設(shè)計”的判斷標(biāo)準(zhǔn)是否相同？是否存在與授權(quán)外觀設(shè)計不實質(zhì)相同，能夠獲得授權(quán)，但是又構(gòu)成近似的外觀設(shè)計（被認(rèn)為侵權(quán)）。

在2008年修正的專利法中，針對外觀設(shè)計可授予專利權(quán)的條件，增加了二十三條第二款[1]的規(guī)定。該規(guī)定更類似發(fā)明的“創(chuàng)造性”評價方式。若在后外觀設(shè)計增加的設(shè)計特征是區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征（以下簡稱設(shè)計要點），顯然其滿足二十三條第一款“新穎性”的規(guī)定，也滿足二十三條第二款“創(chuàng)造性”的規(guī)定，能夠獲得授權(quán)。但是，由于該在后設(shè)計包含了在先授權(quán)外觀設(shè)計的全部設(shè)計要點，是否屬于侵權(quán)判斷中的“近似的外觀設(shè)計”。

筆者認(rèn)為在現(xiàn)行的專利法法律框架下，外觀設(shè)計侵權(quán)判斷不適宜機械的套用發(fā)明侵權(quán)判斷中的“全面覆蓋原則”。發(fā)明技術(shù)方案中，默認(rèn)權(quán)利要求中的每個技術(shù)特征均是構(gòu)成該技術(shù)方案的必要技術(shù)特征，這些必要技術(shù)特征的集合構(gòu)成了能夠?qū)崿F(xiàn)一定發(fā)明目的的完整的技術(shù)方案。但是外觀設(shè)計不同于發(fā)明技術(shù)方案，其目的是賦予產(chǎn)品美感。專利法第二十三條第一款和第二款所規(guī)定的“新穎性”和“創(chuàng)造性”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，均基于一般消費者作為判斷主體，采用“整體觀察，綜合判斷”的判斷方式，判斷整體視覺效果的影響。這點有別于發(fā)明的新穎性和創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)。機械套用“全面覆蓋原則”，顯然會與現(xiàn)行的專利法構(gòu)成沖突。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（征求意見稿）第十七條第一款規(guī)定：人民法院認(rèn)定外觀設(shè)計是否相同或者近似，應(yīng)當(dāng)從一般消費者的角度全面觀察設(shè)計特征，綜合判斷整體視覺效果。被訴侵權(quán)設(shè)計未包含授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的全部設(shè)計特征的，人民法院可以推定被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計不近似；被訴侵權(quán)設(shè)計包含授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的全部設(shè)計特征的，人民法院可以推定該設(shè)計特征對整體視覺效果更具有影響。但是，當(dāng)事人提出反證推翻上述推定的除外。

但是在公布的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》中，刪除了上述條款。最新公布的指導(dǎo)案例85號[2]，高儀股份公司訴浙江健龍衛(wèi)浴有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案，最高院認(rèn)為：“如果被訴侵權(quán)設(shè)計未包含授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的全部設(shè)計特征，一般可以推定被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計不近似”?？梢?，關(guān)于“征求意見稿”中第十七條第一款前半部分“不相近似”的判斷方式，最高院持肯定的態(tài)度。對于被訴侵權(quán)設(shè)計包含了授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的全部設(shè)計特征的情況，其有著自己考量。 在該判決書中，其記載：“另外，對于非設(shè)計特征之外的被訴侵權(quán)產(chǎn)品外觀設(shè)計與涉案授權(quán)外觀設(shè)計相比的區(qū)別設(shè)計特征，只要其足以使兩者在整體視覺效果上產(chǎn)生明顯差異，也應(yīng)予以考慮”?？梢姡罡咴阂琅f秉承“整體觀察，綜合判斷”的方式，即使被訴侵權(quán)設(shè)計包含了全部設(shè)計特征，只要其存在其它區(qū)別設(shè)計特征，且足以使兩者產(chǎn)生明顯差異，一般應(yīng)推定為不相近似，不構(gòu)成侵權(quán)。

因此，在現(xiàn)行專利法沒有保護(hù)局部外觀設(shè)計的前提下，筆者認(rèn)為是不存在與授權(quán)外觀設(shè)計不實質(zhì)相同，但是又構(gòu)成近似的外觀設(shè)計的。故單純從法律理論上看，如果一項在后外觀設(shè)計相對于一授權(quán)外觀設(shè)計構(gòu)成實質(zhì)性差異，而被維持專利權(quán)的有效性，那么與該在后外觀設(shè)計相同的產(chǎn)品也和授權(quán)外觀設(shè)計構(gòu)成實質(zhì)性差異，必然沒有落入該授權(quán)外觀設(shè)計的保護(hù)范圍，不構(gòu)成侵權(quán)。

再者，從可實踐性看這種抗辯理由是否能夠得到支持。

筆者認(rèn)為以復(fù)審委作出的維持在后授權(quán)外觀設(shè)計專利權(quán)的決定，主張和該設(shè)計一致的產(chǎn)品不侵犯在先授權(quán)設(shè)計的專利權(quán)不具有現(xiàn)實的可操作性。因為在類似案例中，外觀設(shè)計確權(quán)程序中無效宣告請求的提出方通常是侵權(quán)糾紛中的應(yīng)訴方，以授權(quán)外觀設(shè)計作為現(xiàn)有設(shè)計，對與被訴侵權(quán)產(chǎn)品相同的在后設(shè)計提出無效宣告請求，而侵權(quán)訴訟中的起訴方不會參與到確權(quán)程序中。本著維持專利權(quán)的目的，無效請求方通常會夸大或強化與授權(quán)設(shè)計的區(qū)別，隱藏該區(qū)別設(shè)計特征的相關(guān)現(xiàn)有設(shè)計。而確權(quán)程序依據(jù)請求原則，復(fù)審委會根據(jù)請求方提供的相關(guān)證據(jù)，及其本領(lǐng)域的慣常設(shè)計作出相應(yīng)的判斷。由于無效程序中，請求方和答辯方實際上都是一方，很難在該程序中充分提供與爭議外觀設(shè)計相關(guān)的所有現(xiàn)有設(shè)計。因此，法院對復(fù)審委的決定不予采信也具有其自洽的邏輯性。

相應(yīng)地，在侵權(quán)程序中，起訴方要證明被訴外觀設(shè)計與授權(quán)設(shè)計相同或相近似，而應(yīng)訴方則需要通過證據(jù)證明兩者不相同也不相近似。在整個訴訟過程中，雙方都會盡力提供支持己方觀點的現(xiàn)有設(shè)計證據(jù)，而作為中立裁判方的法院在這種充足的證據(jù)支持下，將會比專利復(fù)審委在一個更有利的，更高的角度去判斷侵權(quán)設(shè)計和授權(quán)外觀設(shè)計是否構(gòu)成相同或相似的外觀設(shè)計。

結(jié)語：

專利復(fù)審委和法院在其獲得的現(xiàn)有設(shè)計的情況下，作出的判斷均沒有錯誤。但是由于在確權(quán)程序中，沒有侵權(quán)程序中的原告方參與，因而最終作出的決定也很難為法院所接受。法院更愿意在侵權(quán)程序中由訴訟雙方充分列舉現(xiàn)有設(shè)計證據(jù)，在雙方充分舉證的前提下，作出侵權(quán)與否的判斷。

因此，在目前的法律框架下，以侵權(quán)外觀設(shè)計已經(jīng)獲得授權(quán)，并在確權(quán)程序中被復(fù)審委支持而認(rèn)定與授權(quán)外觀設(shè)計不相同也不實質(zhì)相同，不宜作為侵權(quán)訴訟中的抗辯理由。

注釋：

[1]《中華人民共和國專利法》（2008修正）

[2]（2015）民提字第23號

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：丁沙  北京市品源律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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