案說將他人注冊(cè)商標(biāo)登記為香港公司名稱的法律責(zé)任

【小D導(dǎo)讀】

在香港合法注冊(cè)與他人注冊(cè)商標(biāo)名稱相同的公司，規(guī)范使用公司全稱，不突出使用企業(yè)字號(hào)，即使經(jīng)營者宣傳的內(nèi)容為真實(shí)信息，但容易使人產(chǎn)生誤解的，仍是虛假宣傳行為，亦屬于侵權(quán)，應(yīng)受到反不正當(dāng)競爭法的調(diào)整。

本文系作者向IPRdaily投稿，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處（微信號(hào)：IPRdaily）

因在香港注冊(cè)公司的條件和稅收政策較為寬松，一些中國大陸的個(gè)人將國際或國內(nèi)知名商標(biāo)作為企業(yè)字號(hào)在香港注冊(cè)公司。并且，一般還在字號(hào)前加上一個(gè)外國國家名、字號(hào)后加上“集團(tuán)”二字，公司名稱顯得很是“高、大、上”。公司在香港合法注冊(cè)后，授權(quán)給大陸的公司或個(gè)人進(jìn)行使用。企業(yè)名稱和商標(biāo)，同為區(qū)分商品或服務(wù)來源的商業(yè)標(biāo)識(shí)。

當(dāng)市場(chǎng)上同時(shí)出現(xiàn)了與商標(biāo)名相同的名稱企業(yè)，消費(fèi)者施以一般的注意力難以將兩者完全相區(qū)分。知名商標(biāo)被注入了大量的財(cái)力、物力、人力進(jìn)行宣傳，其獲得的市場(chǎng)知名度和占有率輕易被同名的企業(yè)所“分羹”，這對(duì)商標(biāo)持有人或合法使用人來說，確實(shí)是心有不甘、憤憤不平，也是知名企業(yè)不可小覷的問題。

那么，在香港合法注冊(cè)的公司，并規(guī)范使用公司全稱，不突出使用企業(yè)字號(hào)，是否侵權(quán)呢？應(yīng)由什么法律進(jìn)行規(guī)制？下面從“杰克瓊斯”案中就香港公司企業(yè)字號(hào)的不正當(dāng)競爭問題進(jìn)行闡述（該案中涉及到的其他法律問題在此不贅述）。

案情簡介：

“杰克瓊斯”是丹麥的一個(gè)男裝品牌，于1999年引入中國并注冊(cè)了商標(biāo)。該品牌經(jīng)過十多年的持續(xù)宣傳和使用，目前已在國內(nèi)大中城市開設(shè)了上千家專賣店，并在國內(nèi)數(shù)十個(gè)城市均獲得過銷售方面的獎(jiǎng)項(xiàng)。自2006年該品牌服裝已攀居全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)男裝銷售銷量前茅，使得該品牌具有極高的知名度、美譽(yù)度和市場(chǎng)占有率，在相關(guān)公眾中廣為知曉，成為具有較高市場(chǎng)價(jià)值的男裝品牌，該商品是相關(guān)公眾所知悉的知名商品。

2010年4月20日，北京一家服裝有限公司的法定代表人以其個(gè)人名義在香港注冊(cè)成立了“美國杰克瓊斯集團(tuán)服飾有限公司”。同日，“美國杰克瓊斯集團(tuán)服飾有限公司”出具授權(quán)書，授權(quán)北京的該家服裝有限公司在商業(yè)活動(dòng)中使用該公司企業(yè)名稱，在產(chǎn)品的標(biāo)牌上印有“美國杰克瓊斯集團(tuán)服飾監(jiān)制”字樣，并在其店鋪內(nèi)顯著位置懸掛“美國杰克瓊斯集團(tuán)服飾”牌匾，在名片上印制“美國杰克瓊斯集團(tuán)服飾有限公司”。

2013年12月，杰克瓊斯商標(biāo)在中國的合法授權(quán)使用人向法院起訴，認(rèn)為北京這家服裝有限公司的行為構(gòu)成了不正當(dāng)競爭。

法院觀點(diǎn)：

經(jīng)審理，一審法院認(rèn)為：《反不正當(dāng)競爭法》第九條規(guī)定：“經(jīng)營者不得利用廣告或者其他方法，對(duì)商品的質(zhì)量、制作成分、性能、用途、生產(chǎn)者、有效期限、產(chǎn)地等作引人誤解的虛假宣傳?！?《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第八條規(guī)定：“經(jīng)營者具有下列行為之一，足以造成相關(guān)公眾誤解的，可以認(rèn)定為反不正當(dāng)法第九條第一款規(guī)定的引人誤解的虛假宣傳行為：（三）以歧義性語言或者其他引人誤解的方式進(jìn)行商品宣傳的?！币虼思词菇?jīng)營者宣傳的內(nèi)容為真實(shí)信息，但容易使人產(chǎn)生誤解的，仍屬于虛假宣傳行為，應(yīng)受到反不正當(dāng)競爭法的調(diào)整。

本案中，被告北京某服裝公司法定代表人在香港注冊(cè)成立美國杰克瓊斯集團(tuán)服飾有限公司。注冊(cè)當(dāng)日，美國杰克瓊斯集團(tuán)服飾有限公司即出具授權(quán)書，授權(quán)北京某服裝公司及其法定代表人在商業(yè)活動(dòng)中使用該公司的企業(yè)名稱（包含簡稱），被告亦未舉證證明美國杰克瓊斯集團(tuán)服飾有限公司在中國大陸及香港特別行政區(qū)有其他商業(yè)經(jīng)營活動(dòng)。同此可見，注冊(cè)美國杰克瓊斯集團(tuán)服飾有限公司的目的即通過反向授權(quán)方式使用該公司名稱并開展商業(yè)宣傳。

根據(jù)已查明的事實(shí)，原告使用和注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行經(jīng)營，在市場(chǎng)上已建立起了品牌信譽(yù)和競爭優(yōu)勢(shì)（注：該判決前文已認(rèn)定杰克瓊斯系列服裝為知名商品）。被告在其經(jīng)營的杰克凱尼雅品牌門店內(nèi)散發(fā)含有“美國杰克瓊斯集團(tuán)服飾有限公司”字樣的名片，在店內(nèi)墻上亦標(biāo)有“美國杰克瓊斯集團(tuán)服飾有限公司”字樣。根據(jù)一般消費(fèi)者的日常生活經(jīng)驗(yàn)及注意力，被告的上述宣傳行為將使一般消費(fèi)者對(duì)該公司服裝商品的生產(chǎn)者產(chǎn)生誤解，導(dǎo)致消費(fèi)者將被告的商品與原告的品牌商品相混淆，屬于以歧義性語言或者其他引人誤解的方式進(jìn)行商品宣傳，干擾了消費(fèi)者的選擇，并損害了公平的市場(chǎng)競爭秩序。因此，被告的上述行為構(gòu)成反不正當(dāng)競爭法上的虛假宣傳，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。

二審法院認(rèn)定：綾致公司擁有的杰克瓊斯品牌系知名商品，北京某服裝公司生產(chǎn)銷售的商品與美國杰克瓊斯集團(tuán)服飾有限公司沒有任何聯(lián)系的情形下，在商業(yè)活動(dòng)中使用“美國杰克瓊斯集團(tuán)服飾有限公司”字樣等行為，容易導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生北京某服裝公司的商品與綾致公司“杰克瓊斯”品牌商品存在聯(lián)系的誤認(rèn)。因此，原審法院認(rèn)定的事實(shí)清楚、適用法律正確，駁回上訴，維持原判。

案件評(píng)述：

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款“下列行為屬于商標(biāo)法第五十二條第（五）項(xiàng)規(guī)定的給他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為：（一）將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的；”可知，將他人注冊(cè)商標(biāo)注冊(cè)為企業(yè)字號(hào)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的要件之一是“突出使用”。在實(shí)際司法實(shí)踐中，法院也會(huì)將是否“突出使用”作為審查是否侵權(quán)的必要條件，即使是將他人注冊(cè)商標(biāo)相同的文字登記為企業(yè)字號(hào)，如果是規(guī)范使用企業(yè)名稱，并未突出使用企業(yè)字號(hào)的，一般難以認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)，除非有明顯的惡意或時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)晚于商標(biāo)申請(qǐng)的時(shí)間最終容易導(dǎo)致混淆等諸多需考慮的因素，這涉及到法官的主觀裁量權(quán)的使用，在認(rèn)定侵權(quán)上難度也是非常大的。

從商標(biāo)侵權(quán)角度難以維權(quán)，那由什么法律能予以救濟(jì)呢？從上述案件來看，在香港合法注冊(cè)與他人注冊(cè)商標(biāo)名稱相同的公司，規(guī)范使用公司全稱，不突出使用企業(yè)字號(hào)，即使經(jīng)營者宣傳的內(nèi)容為真實(shí)信息，但容易使人產(chǎn)生誤解的，仍是虛假宣傳行為，亦屬于侵權(quán)，應(yīng)受到反不正當(dāng)競爭法的調(diào)整。所以，判斷將他人商標(biāo)在香港登記為企業(yè)名稱的行為是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭，可從以下方面考量：被告的香港公司在注冊(cè)和使用中是否有過錯(cuò)，也即是否有搭“便車”的主觀故意；原告請(qǐng)求保護(hù)的商標(biāo)的知名程度，也即是否有搭“便車”的必要性；被告的企業(yè)名稱與原告的商標(biāo)是否會(huì)使相關(guān)公眾對(duì)市場(chǎng)主體或商品和服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)，也即被告是否有搭“便車”的實(shí)際可能性。

作者：北京市中里通律師事務(wù)所許艷編輯：IPRdaily Alisa ----------------------------------- ■知識(shí)產(chǎn)權(quán)界：（微信訂閱號(hào)：iprpark）知識(shí)產(chǎn)權(quán)輿情調(diào)查、深度原創(chuàng)報(bào)道 ■知識(shí)產(chǎn)權(quán)之聲:（微信訂閱號(hào)：IPRradio）收聽全球首檔知識(shí)產(chǎn)權(quán)音頻電臺(tái)節(jié)目 ■小秘書【小D】個(gè)人微信號(hào)：iprdaily2014（添加驗(yàn)證請(qǐng)說明供職單位+姓名）

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