中德實用新型專利制度比較以及對于專利申請策略的啟示

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“中國《專利法》不允許申請人同時擁有相同主題和技術的發(fā)明專利和實用新型專利。而在德國專利制度中，同時擁有一項技術的發(fā)明專利和實用新型是被允許的?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：石延景 中國貿促會專利商標事務所

1、中德實用新型專利制度的區(qū)別

我國專利制度的發(fā)展過程中部分借鑒了德國專利制度，因此有關專利的基本概念，如專利（發(fā)明）的三性（新穎性、創(chuàng)造性和實用性）等方面基本相同。不同的是根據(jù)中國《專利法》規(guī)定，專利分為發(fā)明、實用新型和外觀設計。然而，在德國專利制度中，在德國的《專利法》中涉及僅僅涉及發(fā)明，而實用新型和外觀設計則分別在《實用新型法》和《外觀設計法》中進行保護。

在專利權的授予方面，根據(jù)中國《專利法》第九條規(guī)定：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權。亦即，在中國可以采用“同日申請”策略。簡而言之，中國《專利法》不允許申請人同時擁有相同主題和技術的發(fā)明專利和實用新型專利。而在德國專利制度中，同時擁有一項技術的發(fā)明專利和實用新型是被允許的。申請人可以同時擁有相同保護范圍的德國發(fā)明專利和實用新型，不必放棄任何一個。發(fā)明專利和實用新型的權利要求可以完全一樣，也可以不一樣。對于相同主題的發(fā)明專利和實用新型，德國的實用新型申請可以不必和發(fā)明專利申請同時提交，而可以在德國發(fā)明專利申請?zhí)幵凇皯叶礇Q”的狀態(tài)下的任何時間內提交。這涉及到下文提到的“實用新型分離程序”[1]。

具體而言，中國和德國專利針對實用新型存在以下區(qū)別：

德國獨有實用新型分離程序

實用新型分離程序（branch off）：德國《實用新型法》規(guī)定，申請人先在德國就同一發(fā)明專利提出一項有效的專利申請的，申請人可以在提出實用新型申請時同時提出一份聲明要求享有該專利申請的優(yōu)先權。對專利申請要求享有優(yōu)先權的，也適用于實用新型申請。

根據(jù)上述規(guī)定的優(yōu)先權，實用新型申請的分離可以在專利申請結束或者可能的異議程序終結當月月底之日起兩個月內行使，但最長自專利申請的申請日起十年內行使。

根據(jù)上述規(guī)定，德國允許從德國發(fā)明專利申請、歐洲專利（EP）申請或PCT國際申請分支出一個或多個實用新型申請，只要基礎申請?zhí)幱谝韵氯我粻顟B(tài)的規(guī)定期限內，即申請被撤回、視為撤回、被駁回、授權未生效或異議程序審結的當月最后一日起兩個月內，但最長自專利申請的申請日起10年內行使。

實用新型分離制度使得申請人可以基于一件專利申請分出實用新型申請，而該專利申請的狀態(tài)不受影響[2]。

分離出德國實用新型申請后，原有的發(fā)明專利申請程序仍然繼續(xù)進行。德國實用新型分離程序為申請人在多種情況下提供了可能性，比如：如果PCT申請進入德國的31個月期限已經(jīng)錯過，則可以考慮在31個月期限截止日期所在月的月末起兩個月內從PCT申請中分離出德國實用新型申請。在發(fā)明專利審查期間或者異議程序中，可以考慮分離出德國實用新型申請，快速獲權后并以此請求停止侵權及損害賠償[3]。

審查形式和可專利性標準不同

德國的實用新型專利制度采用登記制，即德國專利局不會對實用新型進行實質審查。通常，在滿足形式要求的情況下，從提交實用新型申請到獲得授權拿到實用新型證書只需要2-3個月。

德國的發(fā)明專利的“現(xiàn)有技術”標準和中國類似，即全球范圍內的公開文獻、公開使用或者公開展示均屬于現(xiàn)有技術。但是實用新型的現(xiàn)有技術標準卻遠遠低于發(fā)明專利的標準。在德國的實用新型中，新穎性是相對新穎性，即文獻公開是全球范圍，但公共使用的公開范圍僅限于德國境內。申請日前的口頭公開以及在德國境外的公開展示或使用并不屬于實用新型的現(xiàn)有技術，亦即并不破壞實用新型的新穎性。同時，對于實用新型而言，在先的抵觸申請只考慮權利要求，也就是說，只有記載在抵觸申請權利要求中的內容才破壞在后實用新型申請的新穎性。

此外，德國實用新型還有6個月的申請人公開的寬限期。也就是說，在申請日或者優(yōu)先權日起向前6個月內，申請人或發(fā)明人自己的任何形式的公開都不會破壞德國實用新型的新穎性。另外，德國實用新型的創(chuàng)造性標準與發(fā)明專利相同，不過在此要強調的是，如上所述，德國發(fā)明專利和實用新型對于“現(xiàn)有技術”范圍定義是不相同的，僅僅對于相同的現(xiàn)有技術范圍，創(chuàng)造性評判標準相同[1]。

在德國，實用新型注冊時并不進行新穎性、創(chuàng)造性、實用性審查。德國專利商標局對于實用新型僅進行形式審查。而新穎性、創(chuàng)造性、實用性則作為對注冊實用新型提出撤銷請求的理由可以在異議程序中提出[4]。

在中國，與德國類似不會對實用新型專利申請進行實質性審查。但是在實用新型專利申請的初步審查過程中，中國審查員對于實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性和創(chuàng)造性進行審查。具體的說，審查員可以根據(jù)其獲得的有關現(xiàn)有技術的信息，審查實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性或創(chuàng)造性。

維持費用繳納形式不同

為了維持實用新型的有效性，在德國在申請日起算第四年開始時，專利權人必須支付保護德國實用新型的維護費，具體而言需要分三次繳納維持費(等價于年費)，分別為第4-6年、第7-8年、第9-10年，均從申請日起計算[1]。而中國實用新型從授權起每年都必須繳納年費來維持實用新型專利的有效性。

無效程序不同

中國的專利無效是由國家知識產(chǎn)權局的專利復審和無效審理部來審理，僅裁決專利性問題，無論審理結果如何，專利權人和無效請求人都需要各自承擔相應的費用，獲勝的一方得不到任何補償或賠償。因此，中國目前的專利制度使得專利權人花費較少的代價就可以獲得實用新型專利權，而他人需要花較大的代價和時間才可以無效一個不應該存在的專利。

在德國，根據(jù)德國法律，德國的發(fā)明專利和實用新型無效由法院審理，不僅裁決專利性問題，勝訴方還可以得到賠償。亦即，專利權如果被別人無效，則專利權人需要支付對方提出專利無效所產(chǎn)生的費用，包括律師費[1]。這樣，專利權人就要審慎考慮其所獲得的專利保護范圍，否則過猶不及。因此，在德國，即使是實用新型，專利權人有可能會為其不恰當?shù)膶＠Ｗo范圍而付出代價。

保護客體不同

在中國，根據(jù)專利法第二條規(guī)定：實用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。因此，在中國，實用新型專利僅僅保護形狀、構造或其結合。發(fā)明專利中可以包含的方法、材料組分、材料或裝置的使用等在中國都不屬于實用新型專利的保護客體。

在德國，實用新型的保護客體范圍相對于中國要大。通過德國實用新型，可以保護任何設備、系統(tǒng)以及化合物、組合物等。此外，對某種材料或者裝置的使用可以作為權利要求用于申請實用新型，前提是在權利要求中能體現(xiàn)出對材料或裝置固有的物質或客觀屬性的利用[5]。

2、中德實用新型專利制度比較對于專利申請策略的啟示

如上所述，中國與德國的專利制度在實用新型方面有以下區(qū)別：

? 在中國，實用新型專利的潛在風險成本相較于德國更低，由于針對實用新型專利的無效是由國家知識產(chǎn)權局的專利復審和無效審理部來審理，而不是如德國那樣在法院審理，因此在中國即使實用新型專利被無效掉，專利權人也不用支付對方提出專利無效所產(chǎn)生的費用。

? 在德國存在特有的實用新型分離程序。

? 德國實用新型的保護客體范圍相對于中國更大。

在中國，對于實用新型專利，許多人認為不像發(fā)明專利那樣屬于高價值專利，但是如果仔細進行推敲，實用新型專利是否就真的價值不高？

為了回答這個問題，我們以專利侵權為出發(fā)點對中國的發(fā)明和實用新型專利的“性價比”進行審視。下面基于最高人民法院知識產(chǎn)權法庭、浙江知識產(chǎn)權法院以及上海知識產(chǎn)權法院所公開的數(shù)據(jù)進行討論。

首先，根據(jù)2022年最高人民法院知識產(chǎn)權法庭年度報告，在2019-2022年最高人民法院知識產(chǎn)權法庭受理的8436件民事二審實體案件中，侵害發(fā)明專利權糾紛1860件，占22%，侵害實用新型專利權糾紛2982件，占35.35%[6]。

圖1最高人民法院知識產(chǎn)權法庭2019-2022年受理民事二審實體案件類型圖

其次，根據(jù)2021年浙江知識產(chǎn)權司法保護分析報告，在2021年，浙江省的專利侵權案件共4200件，其中發(fā)明專利案件379件，占8.68%；實用新型專利案件870件，占19.93%；外觀設計專利案件2951件，占67.61%[7]。

圖2浙江省2021年專利案件數(shù)量

從上面的圖中可知，能走到侵權訴訟的專利中，實用新型專利和發(fā)明專利的數(shù)量之比大概在1.6到2左右。關于實用新型專利和發(fā)明專利的勝訴率，最高人民法院知識產(chǎn)權法庭和浙江省知識產(chǎn)權法院并沒有給出相應數(shù)據(jù)，但是從上海知識產(chǎn)權法院專利案件審判情況（2015-2016年）報告中，我們得知在以判決方式結案的專利侵權案件中，侵害發(fā)明專利權案件、侵害實用新型專利權案件和侵害外觀設計專利權案件的勝訴率分別為62.2%、72.9%和76.2%[8]。從這個數(shù)據(jù)中可以看出，發(fā)明侵權勝訴率并沒有優(yōu)于實用新型侵權勝訴率，兩者可以說旗鼓相當。

因此，根據(jù)以上數(shù)據(jù)，一方面與發(fā)明專利相比，更多的實用新型專利走到了侵權訴訟，另一方面，在走到侵權訴訟的發(fā)明專利和實用新型專利中，實用新型專利在勝訴率方面相較于發(fā)明專利具有一定優(yōu)勢，因此從侵權訴訟和與之相關的無效宣告程序的角度來看，如果一個實用新型專利的權利要求布局十分恰當，在面對無效宣告程序的情況下仍能挺過去，并且成功贏得侵權訴訟，則這個實用新型專利就是高價值專利。

實用新型相對于發(fā)明的一個優(yōu)勢是實用新型不用接受實質性審查。對于發(fā)明而言，由于需要接受實質性審查，因此在審查過程中可能存在以下不利情況：審查員可能會由于主觀臆斷或“后見之明”而不合理地拉高了發(fā)明創(chuàng)造性的標準，使得本來可以獲得授權的發(fā)明被駁回或者發(fā)明的保護范圍變得過小，從而導致最終無法行使權利。

與此相反，實用新型在初步審查期間，在許多情況下不存在保護范圍縮小的問題。在實用新型獲得授權后，如果要請求宣告該實用新型的專利權無效，針對無效宣告的整個審理過程一般會較為客觀。

除此以外，通過先前做過的FTO（自由實施調查）發(fā)現(xiàn)，在機械領域，被判定為高風險的專利中，實用新型的占比大于發(fā)明的占比。為了排除相應的風險，通常需要進行規(guī)避設計、請求無效或者尋求許可。因此，如果我們以實用新型作為專利類型進行申請，并且在競爭對手對自己產(chǎn)品進行FTO調查時恰巧我們的專利又被判定為高風險專利，則可以對競爭對手產(chǎn)生相當程度的干擾，理想情況下競爭對手甚至會尋求許可。

因此，在中國，尤其是在機械領域，實用新型的“性價比”很高。在相同的預算下，能夠存活下來從而可以對相應的產(chǎn)品進行保護并且最終可作為“武器”（用于侵權訴訟和許可）使用的發(fā)明數(shù)量根據(jù)預期會遠小于實用新型數(shù)量。此外，可以利用與德國實用新型相比潛在風險成本較低的優(yōu)點。即使實用新型最終被無效掉，至少也對競爭對手制造了不小的麻煩，同時也不用像德國那樣支付競爭對手賠償。

對于在德國進行實用新型申請，在實用新型申請策略方面，可以在適當時機利用德國特有的實用新型分離程序，從德國發(fā)明專利申請、歐洲專利（EP）申請或PCT國際申請分支出一個或多個實用新型申請。如上文提到的，如果某一個專利申請進入德國期限已經(jīng)錯過，則可以考慮在法定截止日期所在月的月末起兩個月內從該專利申請中分離出德國實用新型申請。另外，在發(fā)明專利審查期間或者異議程序中，可以考慮分離出德國實用新型申請，在獲得授權后以此請求停止侵權及損害賠償。

除此以外，在德國，還可以利用好德國實用新型的保護客體范圍這一特點。例如，可以在德國實用新型中保護化合物、組合物等在中國是不能通過實用新型保護的客體。另外，如上所述，在德國實用新型中，對某種材料或者裝置的使用可以作為權利要求用于申請實用新型。因此，不同于中國，在德國可以采用“使用”權利要求來保護某種材料或裝置的使用或者說其用途。

參考文獻：
[1]海外專利申請攻略：德國實用新型專利
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1772013209298009947&wfr=spider&for=pc
[2]德國知識產(chǎn)權保護政策
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMjA1MjM2NQ==&mid=2653228079&idx=1&sn=7b7d14d65d39e9c5ad0b07f7a940f3e4&chksm=8d9ce20cc93dba115e1c576c44e8e5ab7fb7746170f5867a4804f6781bb3fead5a6236a60c09&scene=27
[3]德國專利和實用新型制度概述
http://www.ahipdc.cn/zwyw/ztzl/hwzscqxxfwpt/zygx/422066.html
[4]企業(yè)海外知識產(chǎn)權維權指引:德國專利訴訟應對指引手冊
https://scjgj.taiyuan.gov.cn/u/cms/site94/202305/0810303332nq.pdf
[5]德國實用新型制度的優(yōu)勢https://zhuanlan.zhihu.com/p/366176735
[6]最高人民法院知識產(chǎn)權法庭年度報告（2022）
[7]2021年浙江知識產(chǎn)權司法保護分析報告
[8]上海知識產(chǎn)權法院專利案件審判情況（2015-2016年）
https://www.shzcfy.gov.cn/detail.jhtml?id=10009262

（原標題：中德實用新型專利制度比較以及對于專利申請策略的啟示）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：石延景 中國貿促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：中德實用新型專利制度比較以及對于專利申請策略的啟示（點擊標題查看原文）

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