淺談專利權利要求中并列技術方案的認定及建議

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“本文通過三個案例來剖析行政機關和司法機關對‘并列技術方案’的解讀并提供建議，以期從不同角度為相關利益人提供應對策略。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者： 王銳 劉奕晴 金光軍 北京銘碩知識產(chǎn)權代理有限公司

摘要 >>

在專利授權和確權程序中合理解釋權利要求對專利權保護范圍的確定具有重要影響，直接關系到專權利人對權利的行使，但在審查實踐和司法實踐中，對權利要求中所包括的并列技術方案的認定標準并不一致。文章通過對三個案例的分析，探討了行政機關和司法機關在對并列技術方案進行認定時所持的觀點，并且針對并列技術方案于權利要求保護范圍的影響問題，分別從撰寫側、無效請求側和部門規(guī)章側提出了相關的應對建議，以期從不同角度為相關利益人提供應對策略。

關鍵詞：并列技術方案；認定；權利要求；保護范圍

引言

在專利授權之后，合理確定權利要求的保護范圍有利于維護社會公眾與專利權人之間的平衡利益，保護范圍過大，在發(fā)生專利侵權糾紛時對專利權人維權有利，但卻可能損害公眾利益，而保護范圍過小，有利于社會公眾根據(jù)專利文件所公開的內(nèi)容挖掘保護范圍之外的技術方案，以盡可能地規(guī)避侵權，但隨之而來的是專利權人行使權利受限。保護范圍確定的關鍵在于在專利授權和確權程序中對權利要求的解釋，而基于專利申請文件整體所公開的內(nèi)容合理構筑解釋邏輯，以在專利侵權糾紛中確定有利于己方的保護范圍，顯得尤為關鍵。

實踐中，為了滿足簡潔的要求以及獲得更大保護范圍的需要，專利權人在撰寫權利要求時往往會將具有相同技術特征的多個技術方案寫入同一權利要求中，并利用“如果……則……；如果……則……”、“……，或者……”、“當……時，……；當……時，……”等描述若干并列的技術方案。然而，以上述撰寫方式撰寫的權利要求在并列技術方案的認定方面可能成為后續(xù)無效階段和侵權訴訟階段訴爭的核心，專利權人為了權利要求的穩(wěn)定性，可能試圖將權利要求包括的并列技術方案解釋為一個整體的技術方案，在主動縮小保護范圍的同時增大被無效的難度，而無效請求人則可能試圖將權利要求包括的一個整體的技術方案解釋為若干并列技術方案分別進行評價，從而降低無效的難度。

對此，筆者嘗試在現(xiàn)行專利法及相關法規(guī)中查找關于“并列技術方案認定”的內(nèi)容，然而，除《專利審查指南（2023）》的“無效宣告請求的審查”章節(jié)提到“技術方案的刪除是指從同一權利要求中并列的兩種以上技術方案中刪除一種或者一種以上技術方案”，以及“專利權評價報告”章節(jié)提到“對于具有并列選擇方案的權利要求，應當對各選擇方案分別進行評述”之外，未見有與“并列技術方案”的定義和認定相關的內(nèi)容。

另外，有學者對組合物并列選擇技術方案的認定進行了研究，認為使用現(xiàn)有技術的并列技術方案進行組合評述組合物發(fā)明的新穎性和/或創(chuàng)造性時，應當準確站位本領域技術人員，判斷并列技術方案特征之間的組合方式，以及組合的特征是否涉及發(fā)明構思的關鍵技術手段[1]。

據(jù)此，本文通過三個案例來剖析行政機關和司法機關對“并列技術方案”的解讀并提供建議，以期從不同角度為相關利益人提供應對策略。

一、與并列技術方案認定相關的案例

（一）案例一：華為公司請求艾利森專利無效案[2]

艾利森電話股份有限公司（下稱艾利森公司）擁有名稱為“處理由移動站通過蜂窩通信網(wǎng)發(fā)送給服務器的服務請求的方法、相關的服務器和移動站”的99802841.X號發(fā)明專利權（下稱涉案專利），其因不服國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會（下稱專利復審委員會）針對華為技術有限公司（下稱華為公司）就涉案專利提出無效宣告請求而作出的第24555號無效宣告請求審查決定（下稱被訴決定），將專利復審委員會訴至北京知識產(chǎn)權法院（下稱北知院）。

涉案專利的獨立權利要求6為：

一種處理由移動站通過蜂窩通信網(wǎng)絡發(fā)送給服務器的服務的請求的方法，包括：

在服務器接收請求，其中所述的請求可包括在服務器接收一個操作能力代碼，所述操作能力代碼表示移動站具有的接收與該移動站操作能力相當?shù)姆盏燃壍哪芰Γ灰约?br/>
如果操作能力代碼是所述的請求的一部分則使用它去確定移動站的操作能力，從而使得所述移動站的操作特性不需要根據(jù)接收到返回消息而改變，所述的表示所請求服務等級的操作能力由移動站支持，并且如果所述的代碼不存在則為移動站確定一個缺省應答，并且如果所述的代碼存在但未被譯碼則確定相同的缺省應答；

……。

在無效階段，華為公司針對權利要求6中的技術方案“如果所述的代碼存在但未被譯碼則確定相同的缺省應答”提出修改超范圍的無效理由。在無效口頭審理中，艾利森公司為了加快審理而主動刪除了權利要求6的上述技術方案，但專利復審委員會認為上述技術方案超出原說明書和權利要求書記載的范圍而不符合專利法第三十三條的規(guī)定，且同時屬于一個技術方案中的并列判斷分支，從而不能將其作為并列技術方案直接刪除，因此對艾利森公司直接刪除上述技術方案的修改不予接受。但對于艾利森公司將權利要求1中“如果所述的代碼未提供或者不可譯碼，則所述的應答以缺省格式提供”的“或者不可譯碼”刪除，則認為屬于并列技術方案的刪除而予以接受。

對此，北知院認為，由于涉案專利原權利要求書和說明書僅僅記載了代碼不存在與代碼存在并且能夠依據(jù)所述代碼確定移動站操作能力這兩種情形下分別進行相應的操作，并沒有記載權利要求6中“并且如果所述的代碼存在但未被譯碼則確定相同的缺省應答”的特征，并且本領域技術人員也不能從原權利要求書和說明書中直接地、毫無疑義地確定該特征，因此，專利復審委員會針對權利要求6的修改不符合專利法第三十三條規(guī)定的認定正確。但是，就涉案專利權利要求6整體的技術方案而言，其中的特征“如果所述的代碼存在但未被譯碼則確定相同的缺省應答”與權利要求6中其他的相應特征相結合，構成權利要求6中整體技術方案中的一種技術方案。同時，權利要求6中的相應的其他技術特征屬于不同技術方案共有的特征。故艾利森公司刪除權利要求6中的特征“如果所述的代碼存在但未被譯碼則確定相同的缺省應答”本質上屬于對并列技術方案的刪除。因此，專利復審委員會認為不屬于并列技術方案的刪除錯誤，北知院予以糾正。

（二）案例二：呂X請求李XX專利無效案[3]

呂X（下稱請求人）針對李XX（下稱專利權人）擁有名稱為“用于汽車座椅的腳踏板”（下稱本專利）的201610439181.7號發(fā)明專利權，向國家知識產(chǎn)權局提出無效宣告請求。

本專利的獨立權利要求1為：

一種用于汽車座椅的腳踏板，其特征在于，包括：

耦合板，該耦合板有板狀，以耦合在車輛座椅與耦接其的汽車座椅間，且包括形成在該耦合板的表面的至少一第一耦合孔；

支撐板，該支撐板有板狀，以支撐坐于汽車座椅的兒童雙腳，且包括在該支撐板的表面的至少一第二耦合孔；及

至少一導桿，該導桿有柱狀，且能夠分離地耦接該第一耦合孔與該第二耦合孔，其中：

該第一耦合孔與該第二耦合孔的每一個為通孔；及

耦接在該第一耦合孔的該導桿的上端插入該第二耦合孔，以將該支撐板定位在該耦合板的上面；或者，耦接在該第一耦合孔的該導桿的下端插入該第二耦合孔，以將該支撐板定位在該耦合板的下面。

在無效階段，請求人以權利要求1的第二個技術方案不具備專利法第22條第2款規(guī)定的新穎性、權利要求1的第一個技術方案不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性為由提出無效宣告請求。專利權人辯稱，本專利保護的是一種可用于汽車座椅的獨立的腳踏板，并且根據(jù)乘坐兒童的體型，支撐板既可以安裝在耦合板上方也可以安裝在耦合板下方，其中“或者”連接的是一個具體實施方案的兩種不同表現(xiàn)形式，而并非兩個并列的技術方案，證據(jù)5-11均未涉及“腳踏板的高度與傾斜無法根據(jù)兒童體型來調(diào)整”的問題，因此，權利要求1相對于證據(jù)5具備新穎性，且相對于證據(jù)6與證據(jù)5、證據(jù)7、證據(jù)8的結合，或證據(jù)5和證據(jù)9的結合具備創(chuàng)造性。

對此，合議組認為，判斷權利要求中“或”連接的方案是否為并列技術方案應當判斷其中每一組技術特征是否均構成一個能夠實現(xiàn)發(fā)明目的的完整技術方案，如果權利要求中限定的所有特征必須共同作用才能解決技術問題，即“或”連接的技術特征均屬于解決同一技術問題的關聯(lián)技術手段，則不能因為權利要求中存在“或”的表達方式而直接認定其為并列的技術方案。判斷的過程中，對權利要求的理解不應當機械、生硬，應當從其所限定的結構并結合說明書所記載的原理及發(fā)明目的對其進行合理解讀。具體地，在本專利中，通過對兩種狀態(tài)的描述實現(xiàn)了對同一技術問題的一種解決方案，將具有上述技術特征的技術方案理解為并列技術方案，顯然割裂了方案整體，不符合本專利的發(fā)明目的。因此，本專利中的“耦接在該第一耦合孔的該導桿的上端插入該第二耦合孔，以將該支撐板定位在該耦合板的上面；或者，耦接在該第一耦合孔的該導桿的下端插入該第二耦合孔，以將該支撐板定位在該耦合板的下面”應當理解為一具體實施例的不同狀態(tài)。

（三）案例三：格蘭德-派羅斯公司（GP公司）訴滕巴赫-蒂林公司（KT公司）侵權案[4]

GP公司擁有名稱為“濃縮硝酸銨溶液制備的方法”的86105683.3號發(fā)明專利權（下稱涉案專利），KT公司因不服河北省石家莊市中級人民法院(1999)石知初字第162號民事判決，向河北省高級人民法院（下稱二審法院）提起上訴。

涉案專利的權利要求1為：

在管式反應器中將硝酸和氨進行中和,以生產(chǎn)濃硝酸銨溶液的方法,其特征在于,當反應物總流量是使產(chǎn)物的產(chǎn)量低于150公斤/小時/厘米2時,在有循環(huán)比為1-5的硝酸銨溶液循環(huán)物流存在的情況下進行該中和反應,或當反應物總流量是使產(chǎn)物的產(chǎn)量高于150公斤/小時/厘米2時,在沒有硝酸銨溶液循環(huán)的情況下進行該中和反應。

二審法院認為，本案的關鍵問題在于涉案專利的界定,即該權利要求是要求保護產(chǎn)量小流量時循環(huán)、大流量時不循環(huán)進行中和反應的制備濃縮硝酸銨溶液的一種技術方案,還是要求將低于150公斤/小時/厘米2流量時循環(huán)進行中和反應和高于150公斤/小時/厘米2流量時不循環(huán)進行中和反應的制備濃縮硝酸銨溶液的兩種技術方案分別保護。

針對該問題，二審法院認為不能只考慮純粹的技術問題,應結合該專利權利要求書、說明書及申請專利過程中審查員的審查意見、申請文件的修改、申請人的意見陳述等文件資料綜合認定。

從技術方案的表述看,如果沒有低于150公斤/小時/厘米2時需要循環(huán)的正面表述,高于150公斤/小時/厘米2時不循環(huán)的否定表述形式不可能限定出一個完整的技術方案,因為否定條件不可能窮舉。產(chǎn)量高于150公斤/小時/厘米2時不循環(huán)只是在常規(guī)均沒有循環(huán)基礎上所提出的需要一個界限數(shù)值,產(chǎn)量高于150公斤/小時/厘米2時不循環(huán)是對產(chǎn)量低于150公斤/小時/厘米2時循環(huán)的進一步說明,而不是一個獨立的權利要求[筆者按：此處本意應該為“獨立的技術方案”]。

從申請專利過程中的意見陳述看,GP公司在意見陳述書中稱：“本發(fā)明的方法是在無任何填料的管式反應器中應用氨與硝酸中和反應,在有或沒有由于氨與硝酸的中和反應所生成的硝酸銨溶液循環(huán)的條件下,制備濃硝酸銨溶液的方法,而是否需要將硝酸銨溶液進行循環(huán),則取決于反應物的總流量,只有當反應物的總流量是使產(chǎn)物的產(chǎn)量低于150公斤/小時/厘米2時,才需要將循環(huán)比為1至5硝酸銨溶液進行循環(huán)”。從GP公司的上述陳述可看出,本專利方法既包括在大流量下不循環(huán)的技術內(nèi)容，同時亦包括小流量下循環(huán)的技術內(nèi)容。

因此,二審法院認定對GP公司“濃縮硝酸銨溶液的制備方法”發(fā)明專利只能作為一個完整的技術方案來進行保護，而KT公司的技術因缺少特征“當反應物總流量是使產(chǎn)物的產(chǎn)量低于150公斤/小時/厘米2時,在有循環(huán)比為1至5的硝酸銨溶液循環(huán)物流存在的情況下進行中和反應”而未侵犯GP公司的發(fā)明專利權。

二、對三個案例的分析

上述三個案例的共性在于，都涉及并列技術方案的認定，案例一中將利用“如果”連接的技術方案認定為整體技術方案中的一種技術方案，從而可在無效階段中作為并列技術方案而被刪除；案例二中將“或者”連接的技術方案認定為一具體實施例的不同狀態(tài)，并非并列技術方案，從而在評價新穎性和創(chuàng)造性時應將其看作一個整體的技術方案，而不能將其分割為兩個技術方案進行評價；案例三中將制備方法中的大流量下不循環(huán)和小流量下循環(huán)的技術內(nèi)容認定為一個完整的技術方案。

因此，針對并列技術方案的認定問題，不能僅僅因為看到形式上為“如果……則……；如果……則……”、“……，或者……”、“當……時，……；當……時，……”等就想當然地認為是并列技術方案，而應該在整體上考量每一組技術特征本身是否能夠獨立地解決不同的技術問題，抑或需要在各組技術特征的共同作用下才能解決同一技術問題。

在案例一中，北知院對專利復審委員會就權利要求1和6中的并列技術方案的認定進行了糾正，認為對權利要求6中的上述特征的刪除與對權利要求1的修改本質上并無區(qū)別。也就是說，在判斷是否為并列技術方案時，不能僅看形式上的表述，而應該綜合考慮作為技術特征的集合的技術方案本身是否表述了同一個技術方案，僅因形式上的表述不同而對并列技術方案作出不同的認定結果，顯然錯誤解讀了并列技術方案存在的意義。

在案例二中，合議組未采納請求人將權利要求1中由“或者”連接的技術方案解讀為兩個并列的技術方案的主張，而認為該由“或者”連接的技術方案實質上為一具體實施例的不同狀態(tài)，其作為整體構成一個能夠實現(xiàn)發(fā)明目的的完整技術方案，所有特征必須共同作用才能解決技術問題，因而不能解讀為并列技術方案分別進行評價。

在案例三中，二審法院認為從純粹的技術角度而言權利要求1可以認為包括兩個技術方案，但對并列技術方案的認定應結合權利要求書、說明書及審查歷史等文件資料，而不能只考慮純粹的技術問題。結合專利申請文件，權利要求1只能作為一個完整的技術方案來進行保護。

然而，從案例二的合議組和案例三的二審法院對并列技術方案認定的角度再看案例一，刪除了“如果所述的代碼存在但未被譯碼則確定相同的缺省應答”之后的權利要求6的技術方案為“如果操作能力代碼是所述的請求的一部分則……，并且如果所述的代碼不存在則為移動站確定一個缺省應答則……”，其作為整體解決了“服務器根據(jù)移動站所提供的信息而確定移動站的操作能力，從而服務器便可以提供與那些操作能力相當?shù)姆盏燃墶钡募夹g問題，因此，修改后的權利要求6是否也應該認定為包括一個整體的技術方案而非并列的技術方案，值得商榷。

盡管三個案例中行政機關和司法機關對并列技術方案認定的觀點相左，但究其原因，還是由于缺乏與并列技術方案的定義和認定相關的法律法規(guī)，因此，就三個案例而言，并不能當然地確定哪種認定準確。

因此，技術角度不同，對權利要求的解釋結論也可能不同。但是，客觀而言，在專利的權利要求和說明書已經(jīng)固定的情況下，保護范圍應該已經(jīng)確定，此時對權利要求的解釋就不能僅從字面意義上去解讀，而應該通過專利文件所公開的整體內(nèi)容來確定保護范圍，以確保得到與專利權人的技術貢獻相適應的保護范圍，同時不影響社會公眾的利益。

三、對并列技術方案的思考和建議

并列技術方案存在的初衷在于使權利要求以更加簡潔、清晰明了的方式反映出發(fā)明創(chuàng)造的構思，然而，通過以上三個案例可以看到，實踐中對于并列技術方案并不存在唯一的認定方式，行政機關與司法機關在認定方法上也存在偏差，這就給專利申請人撰寫權利要求、無效請求人提出無效請求理由及引入相關證據(jù)提出了挑戰(zhàn)：如何讓自己的專利在授權后盡量不在權利要求的解讀，特別是認定并列技術方案方面留下可供無效請求人利用的缺陷？抑或是如何在無效請求階段以更加充分的理由使可能存在不同解讀方式的權利要求無效？

（一）撰寫側

專利申請人應當明確所撰寫的權利要求中的兩組或更多組特征是否能夠作為獨立的技術方案各自解決不同的技術問題，還是需要共同作用才能夠解決同一技術問題。

如果是前者，則應當在說明書中充分闡述（例如，通過不同的實施例）其解決的不同的技術問題以及能夠實現(xiàn)的技術效果，以在授權和確權階段為權利要求的解釋提供充足的論據(jù)，在這種情況下，如果能夠將并列技術方案的共性特征進行上位概括和提煉，則可以是一種可供參考的撰寫思路，例如，就案例一而言，原權利要求通過三個“如果”列出了根據(jù)“操作能力代碼”以及后續(xù)的相應操作，而對于要解決的技術問題“服務器根據(jù)移動站所提供的信息而確定移動站的操作能力，從而服務器便可以提供與那些操作能力相當?shù)姆盏燃墶?，可將權利要求的對應特征概括為“根?jù)接收的操作能力代碼，確定移動站的操作能力”，再將三個“如果”以“或”連接的形式寫入從屬權利要求中，則可在突出核心技術特征以增加權利要求可讀性的同時，降低權利要求解釋的難度。對于無法將共性特征進行上位概括和提煉的情形，將該兩組或更多組特征分別撰寫到不同的獨立權利要求以及同一個獨立權利要求中以期獲得不同的保護范圍，不失為一個更好的撰寫策略。當然，這種撰寫方式在授權階段可能會存在不具備單一性的問題。

如果是后者，則應當在說明書中明確該兩組或更多組技術特征需要作為整體來解決技術問題以及作為整體才可實現(xiàn)相應的技術效果，以在授權和確權階段被拆分成并列技術方案而分別進行評價新穎性和創(chuàng)造性時進行有力的爭辯，在這種情況下，應盡量避免使用“如果”、“或者”、“/”等連接該兩組或更多組特征，而可考慮使用“并且”等詞語。

（二）無效請求側

基于以上對撰寫側的建議，無效請求人在發(fā)起無效請求時，也應從目標專利發(fā)明創(chuàng)造的整體構思著手，深度挖掘專利文件，特別是說明書所公開的技術方案，深入分析兩組或更多組特征與要解決的技術問題之間的關系，必要時查閱審查歷史中專利權人是否對權利要求的范圍進行過解釋，從而對是否為并列技術方案進行認定，采取相應的證據(jù)檢索策略。

在認定時，如果發(fā)現(xiàn)某一組特征已明顯被現(xiàn)有技術所公開或者屬于本領域的常規(guī)技術手段，則專利權人很有可能將權利要求解釋為整體的技術方案，此時應準備相應的無效理由和證據(jù)。

當無法認定權利要求是否包括并列的技術方案時，就兩種情況分別提交無效理由和證據(jù)以應對合議組對并列技術方案的最終認定，顯然為更好的策略。

（三）部門規(guī)章側

如前所述，正是由于目前作為部門規(guī)章的《專利審查指南》中沒有與并列技術方案的定義和認定相關的內(nèi)容，行政機關、司法機關以及社會公眾無法對并列技術方案作出明確的判斷，才會在后續(xù)程序中產(chǎn)生諸多爭議。因此，筆者建議在修改《專利審查指南》時可以增加與并列技術方案相關的章節(jié)，針對并列技術方案的定義和認定給予更詳盡的闡述，例如，通過增加相關示例或案例以進一步明確對并列技術方案的認定標準，最好能夠使社會公眾通過示例或案例即可明確整體技術方案和并列技術方案的認定標準之間的差異。

四、結語

正如開篇所言，合理解釋權利要求所包含的技術方案以確定保護范圍往往是訴訟爭議的核心。但是，權利要求的解釋工作卻貫穿于訴前的撰寫、分析以及訴中的保護范圍認定等各個階段。因此，優(yōu)化權利要求的撰寫才能為訴訟階段爭取更大的進退空間。而以訴訟的邏輯去看待技術方案，活用具有共性的核心技術特征或者布局多個獨立權利要求，可使一項專利的保護范圍更加豐富和具有層次，同時在行使權利的過程中獲取更多的權益，以盡可能避免后續(xù)可能產(chǎn)生的爭議。

參考文獻：
[1] 馬俊魁. 淺談組合物并列選擇技術方案的認定以及補交實驗數(shù)據(jù)的考量[J]. 專利代理, 2021(01):74-78.
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[3] 國家知識產(chǎn)權局無效宣告請求審查決定（第46122號）.
[4] 中華人民共和國河北省高級人民法院民事判決書，（2005）冀民三終字第22號.

（原標題：淺談并列技術方案的認定及建議）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王銳 劉奕晴 金光軍 北京銘碩知識產(chǎn)權代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談專利權利要求中并列技術方案的認定及建議（點擊標題查看原文）

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