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“本文從一個實際案例出發(fā),對現(xiàn)有技術(shù)的改進動機進行探討。”
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:張寶榮 沈英瑩 中國貿(mào)促會專利商標事務(wù)所
摘要 >>
現(xiàn)有技術(shù)是否存在技術(shù)啟示以使本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機改進現(xiàn)有技術(shù)是創(chuàng)造性評判中的一個難點,本文從一個實際案例出發(fā),對現(xiàn)有技術(shù)的改進動機進行探討,以期給相關(guān)人員提供一定的參考。
關(guān)鍵詞:創(chuàng)造性判斷 現(xiàn)有技術(shù) 技術(shù)缺陷 改進動機
PART01
引言
對于發(fā)明專利申請,專利法第二十二條第三款規(guī)定,創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比,該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步?!秾@麑彶橹改稀返诙糠值谒恼逻M一步規(guī)定了“發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點,是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的,則該發(fā)明是顯而易見的,也就不具備突出的實質(zhì)性特點”。
在判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見時,通常采用“三步法”進行判斷,判斷過程中,要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示,即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示,這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時,有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示,則發(fā)明是顯而易見的,不具有突出的實質(zhì)性特點。下述情況,通常認為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示: (i)所述區(qū)別特征為公知常識;(ii)所述區(qū)別特征為與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段: (iii)所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段,該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。
在實際的專利審查過程中,關(guān)于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動機對該最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進以獲得要求保護的發(fā)明是創(chuàng)造性評判中常見的疑難問題,申請人和審查員在這個問題上常常會產(chǎn)生分歧。
在這里,筆者從一個案例出發(fā),探討在進行創(chuàng)造性評判中如何理解現(xiàn)有技術(shù)是否給出改進動機,簡言之,探討現(xiàn)有技術(shù)的改進動機的來源的問題,以消除工作過程中形成的某些錯誤的思維定式,也給讀者提供一些不同的爭辯思路。
PART02
具體案例分析
下面結(jié)合一個案例來進行具體說明。該案例為(2019)最高法知行終76號。
2.1案例陳述
涉案申請的發(fā)明名稱為“用于預(yù)防或抑制艱難梭菌感染的療法”,該申請經(jīng)過下述流程:駁回決定(申請人不服,提復(fù)審)?復(fù)審決定(復(fù)審委——維持駁回決定)? 一審(申請人不服復(fù)審決定,提起訴訟,北京知產(chǎn)法院——駁回申請人訴訟請求)? 二審(申請人不服上訴,最高院——駁回上訴,維持原判)。
2.1.1 涉案申請以及相關(guān)對比文件的簡介
涉案申請的權(quán)利要求1要求保護一種抗體組合物,其特征在于,
(1)所述抗體組合物包括綿羊抗體,
(2)用于預(yù)防或治療艱難梭菌(C.difficile)感染,
(3)所述抗體結(jié)合并中和艱難梭菌毒素A和艱難梭菌毒素B,
(4)所述預(yù)防或治療通過口服遞送所述抗體組合物來進行,
其中,綿羊抗體為以綿羊為宿主產(chǎn)生的抗體。
對比文件1公開了下述內(nèi)容:(1)口服抗艱難梭菌毒素A(以下簡稱毒素A)和艱難梭菌毒素B(以下簡稱毒素B)的重組抗原表位的禽類抗體用于治療艱難梭菌相關(guān)疾?。–DAD);(2)以母雞為宿主,利用毒素A和毒素B的中和抗原表位免疫禽類制備具有中和作用的多克隆抗體,該抗體具有有效的治療效果。
對比文件3涉及酶聯(lián)免疫吸附試驗檢測艱難梭菌A毒素,其中,從艱難梭菌中提取并純化獲得精制A毒素,通過綿羊抗A毒素免疫血清獲得羊抗艱難梭菌A毒素。即,對比文件3公開了以綿羊為宿主制備抗體。
為了能夠清晰地表示涉案申請和對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征而制作下表。
涉案申請與對比文件1的對比
2.1.2 一審判決
一審判決認為:涉案申請權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征為:權(quán)利要求1的抗體來源于綿羊,而對比文件1中抗體來源于母雞。基于上述區(qū)別技術(shù)特征,一審法院確認本申請權(quán)利要求1實際所要解決的技術(shù)問題是提供另外一種免疫宿主制備抗體。由于對比文件3公開了一種抗艱難梭菌毒素的抗體,其可以來自綿羊,客觀上公開了針對艱難梭菌,可以采用綿羊進行免疫產(chǎn)生所述多克隆抗體的技術(shù)啟示。在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對比文件3和本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段得出本申請權(quán)利要求1所要求保護的技術(shù)方案是顯而易見的。由此,駁回專利申請人的訴訟請求。
2.1.3 申請人的上訴理由
專利申請人不服一審判決而提出上訴請求,上訴請求的理由如下所述:
(一)被訴決定和原審判決對于區(qū)別技術(shù)特征的認定存在錯誤。本申請技術(shù)方案與對比文件1相比,兩者的主要區(qū)別技術(shù)特征是母雞抗體和綿羊抗體;以及所述抗體結(jié)合并中和艱難梭菌A和艱難梭菌B。
(二)本申請與對比文件1近似于并列的技術(shù)方案,本申請?zhí)峁┡c已知方案具有相同或類似的替代方案,或者提供一種更高抗體效價的替代方案。本申請實際解決的技術(shù)問題不是提供另外一種免疫宿主制備抗體,實際上解決的技術(shù)問題是提供一種通過口服遞送用于預(yù)防或治療艱難梭菌感染的抗體組合物。
(三)原審判決沒有證據(jù)說明對比文件1存在什么缺點或不足需要進行何改進,沒有說明對比文件3有什么優(yōu)點,沒有評述本領(lǐng)域普通技術(shù)人員改進對比文件1的動機基礎(chǔ)。
2.1.4 二審判決
二審判決認為:對比文件1與本申請都屬于生物制藥發(fā)明,是最接近的現(xiàn)有技術(shù)。本申請權(quán)利要求1與對比文件1相比,區(qū)別技術(shù)特征在于組合物中包含的不同抗體即母雞抗體、綿羊抗體。因此,權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征實質(zhì)在于選擇不同的免疫宿主制備抗體。
依據(jù)創(chuàng)造性判斷的三個步驟,發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是本領(lǐng)域技術(shù)人員在發(fā)明相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)存在的區(qū)別技術(shù)特征的基礎(chǔ)上,以該區(qū)別技術(shù)特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術(shù)效果確定。
本申請說明書記載:本領(lǐng)域中存在對于能夠特別地解決艱難梭菌感染CDI的新型治療法/藥物的需要。本申請解決了上述問題的一個或者多個。本申請的抗體療法提供了超越其他療法的明顯優(yōu)勢,因為其能夠抑制艱難梭菌的一種或多種毒素的生物作用,同時對患者具有極小的或低的免疫原作用,并且本申請的抗體可以非常高的毒素中和效價來產(chǎn)生。上述區(qū)別在權(quán)利要求1的技術(shù)方案中實際解決的技術(shù)問題是,實現(xiàn)抗體組合物具有低免疫原性和高效價的效果。
關(guān)于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動機改進對比文件1,二審決定認為,對比文件1公開了來源于母雞的多克隆抗體。相比于母雞來源的抗體用于哺乳動物,綿羊為更理想的哺乳動物免疫宿主,其可以產(chǎn)生大量的抗血清,可作為生產(chǎn)治療類抗體常規(guī)使用的免疫宿主,而且制備免疫血清為本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段。為了尋找低免疫原性和高效價的效果的另外一個宿主,本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機嘗試選擇綿羊作為免疫宿主。對比文件3存在將綿羊作為免疫宿主可以用于制備艱難梭菌毒素A的抗體的技術(shù)教導。由此,二審決定對于本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有改進動機對比文件1的主張不予支持。
2.2最高法的裁判觀點
對于上述案例,最高法給出其裁判要旨:依照創(chuàng)造性判斷的三個步驟,是否對于現(xiàn)有技術(shù)進行改進,并非單獨判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在缺陷,即便現(xiàn)有技術(shù)在實際實施應(yīng)用中沒有缺陷或改進的必要,也不能排除本領(lǐng)域技術(shù)人員為解決一定的技術(shù)問題,對該現(xiàn)有技術(shù)進行改進,其會成為后續(xù)研究的基礎(chǔ)。是否存在對現(xiàn)有技術(shù)進行改進的動機,要從區(qū)別技術(shù)特征以及發(fā)明實際需要解決的技術(shù)問題出發(fā)進行判斷。當現(xiàn)有技術(shù)整體上存在將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的技術(shù)啟示,使得本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時,有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù),則發(fā)明是顯而易見的,不具有突出的實質(zhì)性特點。
基于該裁判觀點,最高法做出終審判決:駁回上訴,維持原判。(原判主文:駁回專利申請人(英國衛(wèi)生部、麥克羅弗姆有限公司)的訴訟請求。第121331號復(fù)審決定主文:維持國家知識產(chǎn)權(quán)局對本申請作出的駁回決定。)
PART03
案例的啟示
筆者注意到,上述案例中的專利申請人在不服一審判決而提出上訴請求時,主要上訴理由之一是本申請的技術(shù)方案是與對比文件1近似的并列的技術(shù)方案,沒有證據(jù)說明對比文件1存在什么缺點或不足需要改進,因此本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機對其進行改進(詳情請參照上述的2.1.3 申請人的上訴理由)。
筆者在多年從事專利代理的過程中,在爭辯創(chuàng)造性時,有時也會以最接近的對比文件本身不存在本申請要解決的技術(shù)問題,從而本領(lǐng)域技術(shù)人員不會有對其進行改進的動機為爭辯理由。
根據(jù)上述案例,筆者認識到了:最接近的現(xiàn)有技術(shù)是否存在缺陷或改進的必要,并不是引導本領(lǐng)域技術(shù)人員對其進行改進的唯一動機來源。是否有動機改進最接近的現(xiàn)有技術(shù),關(guān)鍵還是要從區(qū)別技術(shù)特征以及發(fā)明實際需要解決的技術(shù)問題出發(fā)進行判斷。即便最接近的現(xiàn)有技術(shù)在實際實施應(yīng)用中沒有缺陷或改進的必要,也不能排除本領(lǐng)域技術(shù)人員為解決一定的技術(shù)問題。如果現(xiàn)有技術(shù)中公開了區(qū)別技術(shù)特征,并且該區(qū)別技術(shù)特征在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與在本申請中所起的作用相同,本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對本申請的技術(shù)問題時就能夠從現(xiàn)有技術(shù)中獲得技術(shù)啟示,對該最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進。由此可見,本領(lǐng)域的技術(shù)人員對最接近的現(xiàn)有技術(shù)改進的動機主要來源于:現(xiàn)有技術(shù)中記載有能夠解決本申請技術(shù)問題的技術(shù)手段和技術(shù)效果。
在上述案例中,對比文件3公開了一種可來自綿羊的抗艱難梭菌毒素的抗體,而且,綿羊相對于母雞為更理想的哺乳動物免疫宿主,綿羊來源的抗體具有低免疫原性和高效價的效果是本領(lǐng)域的公知常識。本領(lǐng)域的技術(shù)人員面對實現(xiàn)抗體組合物具有低免疫原性和高效價的效果的技術(shù)問題時,有動機嘗試選擇綿羊作為免疫宿主。因此,盡管對比文件1在實際實施應(yīng)用中沒有缺陷,但由于綿羊來源的抗體具有低免疫原性和高效價的效果是本領(lǐng)域的公知常識,本領(lǐng)域的技術(shù)人員仍有動機對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進,以解決本申請的技術(shù)問題。
然而,根據(jù)最高法給出其裁判要旨:即便現(xiàn)有技術(shù)在實際實施應(yīng)用中沒有缺陷或改進的必要,也不能排除本領(lǐng)域技術(shù)人員為解決一定的技術(shù)問題,對該現(xiàn)有技術(shù)進行改進,其會成為后續(xù)研究的基礎(chǔ)。最高院在裁判要旨中使用雙重否定的措辭“不能排除”也意味著在某些特定的情形下“現(xiàn)有技術(shù)在實際實施應(yīng)用中沒有缺陷”也可以作為創(chuàng)造性爭辯的理由。例如:如果認識到要解決的技術(shù)問題本身超出本領(lǐng)域的技術(shù)人員的能力。在這種情況下,即使現(xiàn)有技術(shù)公開了區(qū)別技術(shù)特征,本領(lǐng)域的技術(shù)人員也沒有動機對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進。
典型的案例是:權(quán)利要求 1:一種印刷設(shè)備,其特征是部件 A 采用不易變形的材料 B。說明書背景技術(shù)部分說明了現(xiàn)有印刷設(shè)備的缺陷是印刷時紙張跑偏,發(fā)明人發(fā)現(xiàn)紙張跑偏的原因是印刷機使用一段時間后其中的部件 A 產(chǎn)生變形。對比文件 1 公開了類似的印刷設(shè)備,具有部件 A。權(quán)利要求 1 要求保護的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在于部件 A 使用材料 B 制造。使用材料 B 制造的零部件具有更好的剛性或不易變形是公知常識?,F(xiàn)有技術(shù)中沒有公開印刷機使用一段時間后其中部件 A 產(chǎn)生變形會造成紙張跑偏。由于印刷機具有大量的部件,發(fā)現(xiàn)部件A的變形會造成紙張跑偏并非是顯而易見的,因此認識到要解決的技術(shù)問題需要創(chuàng)造性的勞動。
由此可見,在判斷權(quán)利要求是否具有創(chuàng)造性時,需要詳細對比專利申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的要解決的技術(shù)問題、采用的技術(shù)方案、達到的技術(shù)效果,能夠重新確認專利申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征以及實際上要解決的技術(shù)問題。當最接近的現(xiàn)有技術(shù)不存在本申請要解決的技術(shù)問題時,可以進一步分析本申請實際要解決的技術(shù)問題對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員是否是顯而易見的?如果認識到要解決的技術(shù)問題本身需要付出創(chuàng)造性勞動,在這種情況下,即使現(xiàn)有技術(shù)公開了區(qū)別技術(shù)特征,本領(lǐng)域的技術(shù)人員也沒有動機對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進。如果要解決的技術(shù)問題是本領(lǐng)域的常規(guī)需求或者是本領(lǐng)域的常見問題,則僅僅爭辯最接近現(xiàn)有技術(shù)在實際實施應(yīng)用中沒有缺陷而導致本領(lǐng)域的技術(shù)人員沒有動機進行改進是缺乏說服力的。
(原標題:如何理解發(fā)明創(chuàng)造性評價中現(xiàn)有技術(shù)的改進動機)
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:張寶榮 沈英瑩 中國貿(mào)促會專利商標事務(wù)所
編輯:IPRdaily辛夷 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:如何理解發(fā)明創(chuàng)造性評價中現(xiàn)有技術(shù)的改進動機|張寶榮 沈英瑩(點擊標題查看原文)
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