如何理解發(fā)明創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)動(dòng)機(jī)｜張寶榮 沈英瑩

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“本文從一個(gè)實(shí)際案例出發(fā)，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)動(dòng)機(jī)進(jìn)行探討?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：張寶榮 沈英瑩 中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

摘要 >>

現(xiàn)有技術(shù)是否存在技術(shù)啟示以使本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)是創(chuàng)造性評(píng)判中的一個(gè)難點(diǎn)，本文從一個(gè)實(shí)際案例出發(fā)，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)動(dòng)機(jī)進(jìn)行探討，以期給相關(guān)人員提供一定的參考。

關(guān)鍵詞：創(chuàng)造性判斷  現(xiàn)有技術(shù) 技術(shù)缺陷 改進(jìn)動(dòng)機(jī)

PART01
引言

對(duì)于發(fā)明專利申請(qǐng)，專利法第二十二條第三款規(guī)定，創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。《專利審查指南》第二部分第四章進(jìn)一步規(guī)定了“發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗(yàn)可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的，也就不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”。

在判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見時(shí)，通常采用“三步法”進(jìn)行判斷，判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。下述情況，通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示: （i）所述區(qū)別特征為公知常識(shí);（ii）所述區(qū)別特征為與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段: （iii）所述區(qū)別特征為另一份對(duì)比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對(duì)比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。

在實(shí)際的專利審查過程中，關(guān)于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動(dòng)機(jī)對(duì)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)以獲得要求保護(hù)的發(fā)明是創(chuàng)造性評(píng)判中常見的疑難問題，申請(qǐng)人和審查員在這個(gè)問題上常常會(huì)產(chǎn)生分歧。

在這里，筆者從一個(gè)案例出發(fā)，探討在進(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)判中如何理解現(xiàn)有技術(shù)是否給出改進(jìn)動(dòng)機(jī)，簡言之，探討現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)動(dòng)機(jī)的來源的問題，以消除工作過程中形成的某些錯(cuò)誤的思維定式，也給讀者提供一些不同的爭辯思路。

PART02
具體案例分析

下面結(jié)合一個(gè)案例來進(jìn)行具體說明。該案例為（2019）最高法知行終76號(hào)。

2.1案例陳述

涉案申請(qǐng)的發(fā)明名稱為“用于預(yù)防或抑制艱難梭菌感染的療法”，該申請(qǐng)經(jīng)過下述流程：駁回決定（申請(qǐng)人不服，提復(fù)審）?復(fù)審決定（復(fù)審委——維持駁回決定）? 一審（申請(qǐng)人不服復(fù)審決定，提起訴訟，北京知產(chǎn)法院——駁回申請(qǐng)人訴訟請(qǐng)求）? 二審（申請(qǐng)人不服上訴，最高院——駁回上訴，維持原判）。

2.1.1 涉案申請(qǐng)以及相關(guān)對(duì)比文件的簡介

涉案申請(qǐng)的權(quán)利要求1要求保護(hù)一種抗體組合物，其特征在于，

（1）所述抗體組合物包括綿羊抗體，

（2）用于預(yù)防或治療艱難梭菌（C.difficile）感染，

（3）所述抗體結(jié)合并中和艱難梭菌毒素A和艱難梭菌毒素B，

（4）所述預(yù)防或治療通過口服遞送所述抗體組合物來進(jìn)行，

其中，綿羊抗體為以綿羊?yàn)樗拗鳟a(chǎn)生的抗體。

對(duì)比文件1公開了下述內(nèi)容：（1）口服抗艱難梭菌毒素A（以下簡稱毒素A）和艱難梭菌毒素B（以下簡稱毒素B）的重組抗原表位的禽類抗體用于治療艱難梭菌相關(guān)疾病（CDAD）；（2）以母雞為宿主，利用毒素A和毒素B的中和抗原表位免疫禽類制備具有中和作用的多克隆抗體，該抗體具有有效的治療效果。

對(duì)比文件3涉及酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)檢測艱難梭菌A毒素，其中，從艱難梭菌中提取并純化獲得精制A毒素，通過綿羊抗A毒素免疫血清獲得羊抗艱難梭菌A毒素。即，對(duì)比文件3公開了以綿羊?yàn)樗拗髦苽淇贵w。

為了能夠清晰地表示涉案申請(qǐng)和對(duì)比文件1的區(qū)別技術(shù)特征而制作下表。

涉案申請(qǐng)與對(duì)比文件1的對(duì)比

2.1.2 一審判決

一審判決認(rèn)為：涉案申請(qǐng)權(quán)利要求1與對(duì)比文件1的區(qū)別技術(shù)特征為：權(quán)利要求1的抗體來源于綿羊，而對(duì)比文件1中抗體來源于母雞?；谏鲜鰠^(qū)別技術(shù)特征，一審法院確認(rèn)本申請(qǐng)權(quán)利要求1實(shí)際所要解決的技術(shù)問題是提供另外一種免疫宿主制備抗體。由于對(duì)比文件3公開了一種抗艱難梭菌毒素的抗體，其可以來自綿羊，客觀上公開了針對(duì)艱難梭菌，可以采用綿羊進(jìn)行免疫產(chǎn)生所述多克隆抗體的技術(shù)啟示。在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對(duì)比文件3和本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段得出本申請(qǐng)權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案是顯而易見的。由此，駁回專利申請(qǐng)人的訴訟請(qǐng)求。

2.1.3 申請(qǐng)人的上訴理由

專利申請(qǐng)人不服一審判決而提出上訴請(qǐng)求，上訴請(qǐng)求的理由如下所述：

（一）被訴決定和原審判決對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定存在錯(cuò)誤。本申請(qǐng)技術(shù)方案與對(duì)比文件1相比，兩者的主要區(qū)別技術(shù)特征是母雞抗體和綿羊抗體；以及所述抗體結(jié)合并中和艱難梭菌A和艱難梭菌B。

（二）本申請(qǐng)與對(duì)比文件1近似于并列的技術(shù)方案，本申請(qǐng)?zhí)峁┡c已知方案具有相同或類似的替代方案，或者提供一種更高抗體效價(jià)的替代方案。本申請(qǐng)實(shí)際解決的技術(shù)問題不是提供另外一種免疫宿主制備抗體，實(shí)際上解決的技術(shù)問題是提供一種通過口服遞送用于預(yù)防或治療艱難梭菌感染的抗體組合物。

（三）原審判決沒有證據(jù)說明對(duì)比文件1存在什么缺點(diǎn)或不足需要進(jìn)行何改進(jìn)，沒有說明對(duì)比文件3有什么優(yōu)點(diǎn)，沒有評(píng)述本領(lǐng)域普通技術(shù)人員改進(jìn)對(duì)比文件1的動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)。

2.1.4 二審判決

二審判決認(rèn)為：對(duì)比文件1與本申請(qǐng)都屬于生物制藥發(fā)明，是最接近的現(xiàn)有技術(shù)。本申請(qǐng)權(quán)利要求1與對(duì)比文件1相比，區(qū)別技術(shù)特征在于組合物中包含的不同抗體即母雞抗體、綿羊抗體。因此，權(quán)利要求1與對(duì)比文件1的區(qū)別技術(shù)特征實(shí)質(zhì)在于選擇不同的免疫宿主制備抗體。

依據(jù)創(chuàng)造性判斷的三個(gè)步驟，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是本領(lǐng)域技術(shù)人員在發(fā)明相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)存在的區(qū)別技術(shù)特征的基礎(chǔ)上，以該區(qū)別技術(shù)特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定。

本申請(qǐng)說明書記載：本領(lǐng)域中存在對(duì)于能夠特別地解決艱難梭菌感染CDI的新型治療法/藥物的需要。本申請(qǐng)解決了上述問題的一個(gè)或者多個(gè)。本申請(qǐng)的抗體療法提供了超越其他療法的明顯優(yōu)勢，因?yàn)槠淠軌蛞种破D難梭菌的一種或多種毒素的生物作用，同時(shí)對(duì)患者具有極小的或低的免疫原作用，并且本申請(qǐng)的抗體可以非常高的毒素中和效價(jià)來產(chǎn)生。上述區(qū)別在權(quán)利要求1的技術(shù)方案中實(shí)際解決的技術(shù)問題是，實(shí)現(xiàn)抗體組合物具有低免疫原性和高效價(jià)的效果。

關(guān)于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動(dòng)機(jī)改進(jìn)對(duì)比文件1，二審決定認(rèn)為，對(duì)比文件1公開了來源于母雞的多克隆抗體。相比于母雞來源的抗體用于哺乳動(dòng)物，綿羊?yàn)楦硐氲牟溉閯?dòng)物免疫宿主，其可以產(chǎn)生大量的抗血清，可作為生產(chǎn)治療類抗體常規(guī)使用的免疫宿主，而且制備免疫血清為本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段。為了尋找低免疫原性和高效價(jià)的效果的另外一個(gè)宿主，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)嘗試選擇綿羊作為免疫宿主。對(duì)比文件3存在將綿羊作為免疫宿主可以用于制備艱難梭菌毒素A的抗體的技術(shù)教導(dǎo)。由此，二審決定對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有改進(jìn)動(dòng)機(jī)對(duì)比文件1的主張不予支持。

2.2最高法的裁判觀點(diǎn)

對(duì)于上述案例，最高法給出其裁判要旨：依照創(chuàng)造性判斷的三個(gè)步驟，是否對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，并非單獨(dú)判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在缺陷，即便現(xiàn)有技術(shù)在實(shí)際實(shí)施應(yīng)用中沒有缺陷或改進(jìn)的必要，也不能排除本領(lǐng)域技術(shù)人員為解決一定的技術(shù)問題，對(duì)該現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，其會(huì)成為后續(xù)研究的基礎(chǔ)。是否存在對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的動(dòng)機(jī)，要從區(qū)別技術(shù)特征以及發(fā)明實(shí)際需要解決的技術(shù)問題出發(fā)進(jìn)行判斷。當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)整體上存在將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的技術(shù)啟示，使得本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

基于該裁判觀點(diǎn)，最高法做出終審判決：駁回上訴，維持原判。（原判主文：駁回專利申請(qǐng)人（英國衛(wèi)生部、麥克羅弗姆有限公司）的訴訟請(qǐng)求。第121331號(hào)復(fù)審決定主文：維持國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)本申請(qǐng)作出的駁回決定。）

PART03
案例的啟示

筆者注意到，上述案例中的專利申請(qǐng)人在不服一審判決而提出上訴請(qǐng)求時(shí)，主要上訴理由之一是本申請(qǐng)的技術(shù)方案是與對(duì)比文件1近似的并列的技術(shù)方案，沒有證據(jù)說明對(duì)比文件1存在什么缺點(diǎn)或不足需要改進(jìn)，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)（詳情請(qǐng)參照上述的2.1.3 申請(qǐng)人的上訴理由）。

筆者在多年從事專利代理的過程中，在爭辯創(chuàng)造性時(shí)，有時(shí)也會(huì)以最接近的對(duì)比文件本身不存在本申請(qǐng)要解決的技術(shù)問題，從而本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)有對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)的動(dòng)機(jī)為爭辯理由。

根據(jù)上述案例，筆者認(rèn)識(shí)到了：最接近的現(xiàn)有技術(shù)是否存在缺陷或改進(jìn)的必要，并不是引導(dǎo)本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)的唯一動(dòng)機(jī)來源。是否有動(dòng)機(jī)改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)，關(guān)鍵還是要從區(qū)別技術(shù)特征以及發(fā)明實(shí)際需要解決的技術(shù)問題出發(fā)進(jìn)行判斷。即便最接近的現(xiàn)有技術(shù)在實(shí)際實(shí)施應(yīng)用中沒有缺陷或改進(jìn)的必要，也不能排除本領(lǐng)域技術(shù)人員為解決一定的技術(shù)問題。如果現(xiàn)有技術(shù)中公開了區(qū)別技術(shù)特征，并且該區(qū)別技術(shù)特征在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與在本申請(qǐng)中所起的作用相同，本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)本申請(qǐng)的技術(shù)問題時(shí)就能夠從現(xiàn)有技術(shù)中獲得技術(shù)啟示，對(duì)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)。由此可見，本領(lǐng)域的技術(shù)人員對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)改進(jìn)的動(dòng)機(jī)主要來源于：現(xiàn)有技術(shù)中記載有能夠解決本申請(qǐng)技術(shù)問題的技術(shù)手段和技術(shù)效果。

在上述案例中，對(duì)比文件3公開了一種可來自綿羊的抗艱難梭菌毒素的抗體，而且，綿羊相對(duì)于母雞為更理想的哺乳動(dòng)物免疫宿主，綿羊來源的抗體具有低免疫原性和高效價(jià)的效果是本領(lǐng)域的公知常識(shí)。本領(lǐng)域的技術(shù)人員面對(duì)實(shí)現(xiàn)抗體組合物具有低免疫原性和高效價(jià)的效果的技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)嘗試選擇綿羊作為免疫宿主。因此，盡管對(duì)比文件1在實(shí)際實(shí)施應(yīng)用中沒有缺陷，但由于綿羊來源的抗體具有低免疫原性和高效價(jià)的效果是本領(lǐng)域的公知常識(shí)，本領(lǐng)域的技術(shù)人員仍有動(dòng)機(jī)對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，以解決本申請(qǐng)的技術(shù)問題。

然而，根據(jù)最高法給出其裁判要旨：即便現(xiàn)有技術(shù)在實(shí)際實(shí)施應(yīng)用中沒有缺陷或改進(jìn)的必要，也不能排除本領(lǐng)域技術(shù)人員為解決一定的技術(shù)問題，對(duì)該現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，其會(huì)成為后續(xù)研究的基礎(chǔ)。最高院在裁判要旨中使用雙重否定的措辭“不能排除”也意味著在某些特定的情形下“現(xiàn)有技術(shù)在實(shí)際實(shí)施應(yīng)用中沒有缺陷”也可以作為創(chuàng)造性爭辯的理由。例如：如果認(rèn)識(shí)到要解決的技術(shù)問題本身超出本領(lǐng)域的技術(shù)人員的能力。在這種情況下，即使現(xiàn)有技術(shù)公開了區(qū)別技術(shù)特征，本領(lǐng)域的技術(shù)人員也沒有動(dòng)機(jī)對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)。

典型的案例是：權(quán)利要求 1：一種印刷設(shè)備，其特征是部件 A 采用不易變形的材料 B。說明書背景技術(shù)部分說明了現(xiàn)有印刷設(shè)備的缺陷是印刷時(shí)紙張跑偏，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)紙張跑偏的原因是印刷機(jī)使用一段時(shí)間后其中的部件 A 產(chǎn)生變形。對(duì)比文件 1 公開了類似的印刷設(shè)備，具有部件 A。權(quán)利要求 1 要求保護(hù)的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在于部件 A 使用材料 B 制造。使用材料 B 制造的零部件具有更好的剛性或不易變形是公知常識(shí)。現(xiàn)有技術(shù)中沒有公開印刷機(jī)使用一段時(shí)間后其中部件 A 產(chǎn)生變形會(huì)造成紙張跑偏。由于印刷機(jī)具有大量的部件，發(fā)現(xiàn)部件A的變形會(huì)造成紙張跑偏并非是顯而易見的，因此認(rèn)識(shí)到要解決的技術(shù)問題需要?jiǎng)?chuàng)造性的勞動(dòng)。

由此可見，在判斷權(quán)利要求是否具有創(chuàng)造性時(shí)，需要詳細(xì)對(duì)比專利申請(qǐng)與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的要解決的技術(shù)問題、采用的技術(shù)方案、達(dá)到的技術(shù)效果，能夠重新確認(rèn)專利申請(qǐng)與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征以及實(shí)際上要解決的技術(shù)問題。當(dāng)最接近的現(xiàn)有技術(shù)不存在本申請(qǐng)要解決的技術(shù)問題時(shí)，可以進(jìn)一步分析本申請(qǐng)實(shí)際要解決的技術(shù)問題對(duì)于本領(lǐng)域的技術(shù)人員是否是顯而易見的？如果認(rèn)識(shí)到要解決的技術(shù)問題本身需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)，在這種情況下，即使現(xiàn)有技術(shù)公開了區(qū)別技術(shù)特征，本領(lǐng)域的技術(shù)人員也沒有動(dòng)機(jī)對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)。如果要解決的技術(shù)問題是本領(lǐng)域的常規(guī)需求或者是本領(lǐng)域的常見問題，則僅僅爭辯最接近現(xiàn)有技術(shù)在實(shí)際實(shí)施應(yīng)用中沒有缺陷而導(dǎo)致本領(lǐng)域的技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)進(jìn)行改進(jìn)是缺乏說服力的。

（原標(biāo)題：如何理解發(fā)明創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)動(dòng)機(jī)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張寶榮 沈英瑩 中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：如何理解發(fā)明創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)動(dòng)機(jī)｜張寶榮 沈英瑩（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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