發(fā)送專利侵權(quán)警告函構(gòu)成商業(yè)詆毀的認定？

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“如果發(fā)送侵權(quán)警告時未善盡謹慎注意義務(wù)，以編造、傳播虛假或誤導(dǎo)性信息的方式損害競爭對手的商譽，則構(gòu)成商業(yè)詆毀?！?br/>

發(fā)送專利侵權(quán)警告函構(gòu)成商業(yè)詆毀的認定

——晶美公司訴江蘇星徽公司等商業(yè)詆毀案

裁判要旨

發(fā)送專利侵權(quán)警告函屬于正當專利維權(quán)行為還是構(gòu)成商業(yè)詆毀的不正當競爭行為，需要根據(jù)權(quán)利人的權(quán)利狀況、侵權(quán)警告的具體內(nèi)容、發(fā)送對象及方式等多種因素，綜合判斷權(quán)利人在發(fā)送侵權(quán)警告時是否盡到必要的謹慎注意義務(wù)以及依據(jù)的涉嫌侵權(quán)事實是否具有較高程度的確定性。如果發(fā)送侵權(quán)警告時未善盡謹慎注意義務(wù)，以編造、傳播虛假或誤導(dǎo)性信息的方式損害競爭對手的商譽，則構(gòu)成商業(yè)詆毀。

案件信息

一審：泰州中院（2020）蘇12民初166號民事判決書；

二審：江蘇高院（2021）蘇民終919號民事判決書。

案情摘要

江蘇星徽公司與晶美公司均系冰箱滑軌生產(chǎn)企業(yè)，與美的、海信、松下、海爾四大冰箱生產(chǎn)企業(yè)均有合作。2019年10月30日，江蘇星徽公司經(jīng)THK株式會社排他許可使用“伸縮裝置、抽屜裝置和滑門裝置”專利。2019年12月6日，江蘇星徽公司依據(jù)上述專利委托北京智匯事務(wù)所進行侵權(quán)比對分析，該所于同月9日出具侵權(quán)比對分析報告，認為晶美公司生產(chǎn)的涉案冰箱滑軌可能會落入案涉發(fā)明專利權(quán)的權(quán)利要求1和權(quán)利要求3的保護范圍，可能會引發(fā)侵權(quán)糾紛。2020年3月20日，江蘇星徽公司委托專利代理公司向松下、海爾等四大冰箱生產(chǎn)企業(yè)發(fā)送內(nèi)容相同的《專利侵權(quán)警示函》，稱晶美公司生產(chǎn)的冰箱滑軌具體結(jié)構(gòu)與案涉專利權(quán)利要求1、3的描述完全一致，落入專利的保護范圍，使用涉案產(chǎn)品的行為已涉嫌構(gòu)成專利侵權(quán)且影響了江蘇星徽公司的正常經(jīng)營；要求收函企業(yè)立即停止生產(chǎn)、銷售、許諾銷售侵害其專利權(quán)的產(chǎn)品，并對使用的滑軌進行侵權(quán)排查。海爾公司收到上述《專利侵權(quán)警示函》后，要求晶美公司選用海爾公司認可的專利代理機構(gòu)出具侵權(quán)分析報告，排查相關(guān)產(chǎn)品專利侵權(quán)風(fēng)險，并作出說明。受晶美公司委托，兩家代理公司分別出具分析報告，均認為晶美公司的自鎖式滑軌未落入THK專利保護范圍。晶美公司認為被訴方未經(jīng)官方文件確認專利侵權(quán)事實，僅憑第三方檢索報告，即向晶美公司多家合作商發(fā)送侵權(quán)警示函，構(gòu)成商業(yè)詆毀，遂向法院起訴，請求判令江蘇星徽公司向四大冰箱生產(chǎn)企業(yè)發(fā)送聲明以消除影響，登報道歉并賠償經(jīng)濟損失及維權(quán)合理開支205萬元。訴訟中，江蘇星徽公司也提起專利侵權(quán)之訴，后因THK專利權(quán)利要求1、3、5被宣告無效而撤回起訴。

法院認為

泰州中院一審認為：

江蘇星徽公司向特定客戶發(fā)送《專利侵權(quán)警示函》的行為構(gòu)成商業(yè)詆毀，并非正當維權(quán)，具體從以下幾個方面分析認定：

首先，晶美公司與江蘇星徽公司在冰箱滑軌產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域構(gòu)成競爭關(guān)系。從二者的經(jīng)營范圍來看，晶美公司主要從事家用電器（冰箱、洗衣機、洗碗機等）、工業(yè)設(shè)備和汽車滑軌、鉸鏈等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，而江蘇星徽公司的經(jīng)營范圍也包括滑軌及鉸鏈的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)等，二者在注冊經(jīng)營范圍領(lǐng)域有重合，均包含了冰箱滑軌產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營；從二者的經(jīng)營實際情況來看，晶美公司與江蘇星徽公司近年來均一直與包含海爾公司、松下公司、美的公司和海信公司在內(nèi)的國內(nèi)著名冰箱廠商有合作關(guān)系，且二者均系海爾公司冰箱滑軌產(chǎn)品的主要供貨商，因此可以認定晶美公司與江蘇星徽公司在冰箱滑軌產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域?qū)儆谕瑯I(yè)經(jīng)營者，構(gòu)成競爭關(guān)系。

其次，江蘇星徽公司的維權(quán)行為已超出合理的范圍。江蘇星徽公司認為晶美公司的產(chǎn)品和涉案專利侵犯其被許可的專利權(quán)，可通過合法途徑主張權(quán)利、維護其自身合法權(quán)益，是其行使民事權(quán)利的應(yīng)有之義，但作為同業(yè)競爭者，江蘇星徽公司對晶美公司的商譽應(yīng)盡到合理的注意義務(wù)，其行使權(quán)利的行為應(yīng)當在合理的范圍內(nèi)。本案中，江蘇星徽公司于2019年10月30日經(jīng)THK株式會社許可，成為該公司授權(quán)公告號CN100438803C發(fā)明專利的排他許可人，后江蘇星徽公司依據(jù)上述專利認為晶美公司涉嫌侵權(quán)，遂委托北京智匯事務(wù)所作出侵權(quán)比對分析，并委托北京中濟緯天佛山分公司分別向松下公司、美的公司、海信公司、海爾公司發(fā)送《專利侵權(quán)警示函》，聲稱晶美公司生產(chǎn)的冰箱抽屜滑軌涉嫌構(gòu)成專利侵權(quán)且影響了江蘇星徽公司的正常經(jīng)營，要求上述四大公司立即停止生產(chǎn)、銷售、許諾銷售晶美公司生產(chǎn)的侵權(quán)產(chǎn)品。作為同業(yè)競爭者，江蘇星徽公司在采取上述發(fā)函行為時對晶美公司的商業(yè)信譽明顯未盡到合理的注意義務(wù)，超出了合理的范圍，其在晶美公司的涉案專利和產(chǎn)品尚未有有權(quán)機關(guān)予以認定構(gòu)成侵權(quán)且未向晶美公司直接提出主張的情形下，逕行選擇向其與晶美公司的共同合作對象即海爾公司等四大冰箱廠商發(fā)送《專利侵權(quán)警示函》，明確聲稱晶美公司涉嫌專利侵權(quán)的行為，屬于在競爭市場上傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息，目的為詆毀、貶低晶美公司的商業(yè)信譽和商品聲譽，削弱晶美公司的市場競爭力，損害了正常的市場競爭秩序，應(yīng)認定構(gòu)成商業(yè)詆毀。

江蘇星徽公司抗辯認為其系委托專業(yè)機構(gòu)作出侵權(quán)比對分析報告后才發(fā)函，已盡到謹慎注意義務(wù)，系正當維權(quán)行為。對此，一審法院認為，專利侵權(quán)的分析和認定具有較強的專業(yè)性，江蘇星徽公司雖在發(fā)函前委托北京智匯事務(wù)所出具了侵權(quán)比對分析報告，但該分析報告與晶美公司其后委托其他相關(guān)機構(gòu)出具的比對意見所持結(jié)論恰恰相反，該三份比對意見均為專業(yè)性較強的技術(shù)文件，系江蘇星徽公司和晶美公司分別單方委托專業(yè)機構(gòu)出具而成，并非有權(quán)機關(guān)作出的生效法律文件，并不足以證明晶美公司侵權(quán)的事實。在未經(jīng)有權(quán)機關(guān)依法作出認定前，江蘇星徽公司依據(jù)上述比對意見主張晶美公司存在專利侵權(quán)的判斷屬于單方主觀判斷，其在未與晶美公司協(xié)商，直接函告晶美公司的合作客戶知曉的行為系傳播涉嫌虛假或者誤導(dǎo)性信息的行為，不屬于正當維權(quán)行為，故對其該項抗辯意見不予采信。

最后，江蘇星徽公司發(fā)函的行為客觀上對晶美公司的商譽造成了損害。晶美公司與江蘇星徽公司近年來均一直與海爾公司等國內(nèi)著名冰箱廠商有合作關(guān)系，在海爾公司使用的部分冰箱滑軌產(chǎn)品領(lǐng)域，二者系非此即彼的供貨商關(guān)系，共同承擔(dān)著向海爾公司提供均等配額比例的滑軌產(chǎn)品的義務(wù)。海爾公司在收到江蘇星徽公司發(fā)送的上述《專利侵權(quán)警示函》后，隨即要求晶美公司排查風(fēng)險，并作出說明，后海爾公司客觀上亦調(diào)整了兩公司相關(guān)滑軌產(chǎn)品供貨配額比例。晶美公司應(yīng)海爾公司要求先后委托相關(guān)專業(yè)機構(gòu)出具了不侵權(quán)的比對意見，并同時函告江蘇星徽公司，要求其發(fā)函撤回《專利侵權(quán)警示函》，發(fā)布道歉聲明、消除影響，并同時建議江蘇星徽公司如堅持認為晶美公司涉嫌侵權(quán)，應(yīng)及時提起訴訟，但江蘇星徽公司直至晶美公司提起本案商業(yè)詆毀之訴前，均未予回應(yīng)，亦未提起訴訟。江蘇星徽公司的發(fā)函行為客觀上已經(jīng)造成晶美公司在相關(guān)市場上的商業(yè)信譽和商品聲譽的降低，損害了晶美公司的相關(guān)合法權(quán)益，亦損害了相關(guān)市場的競爭秩序。

本案中，江蘇星徽公司向特定客戶發(fā)送《專利侵權(quán)警示函》的行為損害了晶美公司的商業(yè)信譽和商品聲譽，故對晶美公司要求江蘇星徽公司向特定客戶發(fā)送聲明以及在江蘇省內(nèi)發(fā)行的報紙上刊登道歉聲明以消除影響的訴訟請求，予以支持。對于晶美公司要求江蘇星徽公司賠償經(jīng)濟損失200萬元和為制止侵權(quán)所支出的律師費、差旅費等合理支出5萬元的訴訟請求，因本案中，晶美公司雖提供了海爾公司調(diào)整其供貨配額的相關(guān)證據(jù)材料，但江蘇星徽公司對此也提供了相關(guān)反證予以佐證其抗辯意見，故在缺乏其他充分證據(jù)的情況下，晶美公司據(jù)此主張其因江蘇星徽公司的商業(yè)詆毀行為受到的實際損失金額為1614725.7元的意見尚不能成立。在晶美公司未提供充分證據(jù)證實其遭受的實際利益損失或者江蘇星徽公司因詆毀行為而實際獲利的情形下，綜合晶美公司的知名度、江蘇星徽公司侵權(quán)的范圍、主觀過錯程度、對晶美公司可能造成的損害等因素酌情確定賠償金額，對晶美公司的該項訴訟請求予以部分支持。

一審判決后，江蘇星徽公司不服，向江蘇高院提起上訴。

江蘇高院二審認為：

本案中，江蘇星徽公司向晶美公司的客戶發(fā)送專利侵權(quán)警示函屬于專利侵權(quán)警告行為。根據(jù)《中華人民共和國專利法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，專利侵權(quán)警告是權(quán)利人為自行保護專利權(quán)，與涉嫌侵權(quán)人協(xié)商解決糾紛的重要途徑和環(huán)節(jié)，此種方式解決爭議有利于降低維權(quán)成本、提高糾紛解決效率和節(jié)約司法資源，為法律所鼓勵與認可。但是，權(quán)利人發(fā)送侵權(quán)警告應(yīng)適當，不能濫用侵權(quán)警告損害他人合法權(quán)益、擾亂市場競爭秩序。如果權(quán)利人為謀求市場競爭優(yōu)勢或者破壞競爭對手的競爭優(yōu)勢，以不正當方式濫用侵權(quán)警告，損害競爭對手合法權(quán)益，則超出權(quán)利行使的范圍，可能構(gòu)成商業(yè)詆毀或其他不正當競爭行為?！吨腥A人民共和國反不正當競爭法》第十一條規(guī)定，經(jīng)營者不得編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息，損害競爭對手的商業(yè)信譽、商品聲譽。發(fā)送專利侵權(quán)警示函屬于正當專利維權(quán)行為還是構(gòu)成商業(yè)詆毀的不正當競爭行為，需要根據(jù)權(quán)利人的權(quán)利狀況、侵權(quán)警告的具體內(nèi)容、發(fā)送對象及方式等多種因素，綜合判斷權(quán)利人在發(fā)送侵權(quán)警告時是否盡到必要的謹慎注意義務(wù)，依據(jù)的涉嫌侵權(quán)事實是否具有較高程度的確定性。如果發(fā)送侵權(quán)警告時未善盡謹慎注意義務(wù)，以編造、傳播虛假或誤導(dǎo)性信息的方式損害競爭對手的商譽，則構(gòu)成商業(yè)詆毀行為?；谝韵乱蛩氐目剂浚彿ㄔ赫J為江蘇星徽公司向晶美公司的客戶發(fā)送專利侵權(quán)警示函的行為構(gòu)成商業(yè)詆毀。

首先，江蘇星徽公司發(fā)送專利侵權(quán)警示函時未盡到謹慎注意義務(wù)，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

其一，江蘇星徽公司并非涉案專利的權(quán)利人，雖然其具備該領(lǐng)域一定的專業(yè)技術(shù)知識，但對涉案專利技術(shù)及專利權(quán)穩(wěn)定性狀況的掌握程度均相對有限。一旦其主張的專利權(quán)利要求存在無效的情形，則喪失指控他人專利侵權(quán)的權(quán)利基礎(chǔ)。因此，作為專利的排他被許可人，在發(fā)送侵權(quán)警告時負有更高的注意義務(wù)。江蘇星徽公司在專利被許可一個多月便委托侵權(quán)比對分析，不到半年的時間即向晶美公司的客戶發(fā)送涉案專利侵權(quán)警示函，顯然缺乏足夠的謹慎度。而江蘇星徽公司主張的專利權(quán)利要求1、3被宣告無效，其在侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛訴訟中撤回對晶美公司的起訴，恰恰說明江蘇星徽公司在對涉案專利的有效性未作出合理預(yù)判的情況下，發(fā)送專利侵權(quán)警示函欠缺充分的考慮。

其二，專利侵權(quán)判斷具有較強的專業(yè)性，被控侵權(quán)產(chǎn)品落入專利權(quán)保護范圍僅僅是判斷侵權(quán)是否成立的一個方面，還需要結(jié)合各種不侵權(quán)抗辯事由，如使用的是現(xiàn)有技術(shù)，存在先用權(quán)等情形進行綜合認定。江蘇星徽公司發(fā)送專利侵權(quán)警示函依據(jù)的是其自行委托的知識產(chǎn)權(quán)代理公司出具的侵權(quán)評估報告，該報告得出的結(jié)論也只是晶美公司生產(chǎn)的涉案冰箱滑軌可能會落入涉案專利權(quán)利要求1和3的保護范圍，可能會引發(fā)侵權(quán)糾紛，并非確定性的侵權(quán)判定結(jié)論。而江蘇星徽公司二審提供的證據(jù)并未提及晶美公司生產(chǎn)的具體產(chǎn)品，無法證明警示函涉及的被控侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)利要求1的范圍。由此可見，江蘇星徽公司在發(fā)送侵權(quán)警示函時對晶美公司涉嫌侵權(quán)的事實判斷并不具有較高的準確性，尚未達到較高的審慎注意程度。

其三，江蘇星徽公司發(fā)送警示函的對象并非涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品的制造商晶美公司，而是該產(chǎn)品的使用者。雖然相關(guān)法律規(guī)定并未限制警示函的發(fā)送對象和順序，但產(chǎn)品的使用者對專利侵權(quán)問題的判斷能力相對于制造者而言，明顯偏弱，而其避險意識又較強，更容易受到侵權(quán)警告的影響。因此在具備上述兩個因素的情形下，江蘇星徽公司未與涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品的制造者晶美公司求證溝通，而是徑行向產(chǎn)品使用單位——晶美公司的四大合作客戶發(fā)送警示函，難謂善盡謹慎注意義務(wù)。

綜合以上因素，江蘇星徽公司在不熟知專利權(quán)狀況，對涉嫌侵權(quán)事實的判斷并不具有較高程度確定性的情況下，貿(mào)然向競爭對手晶美公司的核心客戶發(fā)送專利侵權(quán)警示函，足以認定其未盡到審慎注意義務(wù)。

其次，江蘇星徽公司發(fā)送的專利侵權(quán)警示函存在誤導(dǎo)性信息，損害了晶美公司的商譽，主要理由：

其一，涉案專利侵權(quán)警示函在“結(jié)論與訴求”部分明確晶美公司生產(chǎn)的涉案冰箱滑軌的具體結(jié)構(gòu)與專利權(quán)利要求1、3的描述完全一致，落入專利的保護范圍，使用涉案產(chǎn)品的行為已涉嫌構(gòu)成專利侵權(quán)且影響了江蘇星徽公司的正常經(jīng)營。同時明確“維權(quán)要求”為收函企業(yè)立即停止生產(chǎn)、銷售、許諾銷售侵害其專利權(quán)的產(chǎn)品，并對使用的滑軌進行侵權(quán)排查。雖然警示函及附件中多處使用“可能”“涉嫌”等措辭，但在警示函最重要且最引人關(guān)注的結(jié)論部分，以肯定的語氣給出涉案產(chǎn)品構(gòu)成專利侵權(quán)的結(jié)論，“維權(quán)要求”的具體內(nèi)容使用加黑、下劃線的方式進行標注，足以使收函企業(yè)誤認為晶美公司生產(chǎn)的涉案冰箱滑軌構(gòu)成專利侵權(quán)，對其商品聲譽和商業(yè)信譽造成損害。江蘇星徽公司上訴認為收函企業(yè)海爾公司收到警示函后，并未直接認為晶美公司的產(chǎn)品侵權(quán)，而是開展侵權(quán)評估工作，且繼續(xù)保持與其合作，證明警示函沒有對發(fā)函對象造成誤導(dǎo)。對此二審法院認為，海爾公司收到警示函后，雖然沒有直接確認晶美公司生產(chǎn)的產(chǎn)品構(gòu)成專利侵權(quán)，從而停止與其的合作關(guān)系，但要求晶美公司開展專利侵權(quán)風(fēng)險排查，恰恰說明海爾公司已經(jīng)對晶美公司提供的產(chǎn)品存在專利侵權(quán)產(chǎn)生了誤解。因此，不能由于海爾公司具有較為完善的知識產(chǎn)權(quán)法律評估體系，對警示函的處理采取謹慎的態(tài)度，即認為其并未受到警示函相關(guān)內(nèi)容的誤導(dǎo)。至于海爾公司對滑軌供貨配額比例的調(diào)整即使與江蘇星徽公司發(fā)送的專利侵權(quán)警示函無關(guān)，也不影響警示函對海爾公司產(chǎn)生誤導(dǎo)的認定。

其二，涉案專利侵權(quán)警示函的發(fā)函對象雖然只是針對晶美公司的四大合作客戶，但該些客戶同時也是江蘇星徽公司的合作對象。在冰箱滑軌產(chǎn)品的競爭市場上，涉案四大冰箱企業(yè)的地位舉足輕重，涉及的地域范圍亦較廣，江蘇星徽公司向四家企業(yè)發(fā)函，足以對該市場產(chǎn)生一定的影響，構(gòu)成對警示函相關(guān)信息的“傳播”。江蘇星徽公司僅以發(fā)函對象明確且特定，即認為未對函告信息在競爭市場上進行“傳播”的理由不能成立。

基于以上分析，二審法院認為江蘇星徽公司與晶美公司系同業(yè)競爭者，有時二者之間甚至處于非此即彼的競爭關(guān)系。江蘇星徽公司向晶美公司與其共同的核心客戶發(fā)送專利侵權(quán)結(jié)論明確的警示函，未盡到謹慎注意義務(wù)，具有謀求市場競爭優(yōu)勢的主觀意愿，造成晶美公司商品聲譽及商業(yè)信譽的受損，構(gòu)成商業(yè)詆毀。

一審判決：江蘇星徽公司向海爾公司、松下公司、美的公司和海信公司發(fā)送聲明，并在江蘇省發(fā)行的報紙上連續(xù)10日刊登聲明，消除因其商業(yè)詆毀行為給晶美公司所造成的不利影響；江蘇星徽公司賠償晶美公司經(jīng)濟損失（含合理維權(quán)費用）20萬元。

二審判決：駁回上訴，維持原判。

一審合議庭：王小莉  周紅梅  丁　炎

二審合議庭：袁　滔  曹美娟  劉　莉

法官助理：韓文津

（原標題：典型案例丨發(fā)送專利侵權(quán)警告函構(gòu)成商業(yè)詆毀的認定）

來源：江蘇知產(chǎn)視野

作者：韓文津

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：發(fā)送專利侵權(quán)警告函構(gòu)成商業(yè)詆毀的認定？（點擊標題查看原文）

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