擴大專利權(quán)保護范圍的秘密武器——分案申請

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“本文將對分案申請的法律規(guī)定、分案申請價值和作用、分案申請的條件和要求及注意事項進行介紹?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李績 北京瑞盛銘杰知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所創(chuàng)始人

摘要

分案申請是一個專利申請的規(guī)則，分案申請在有效擴大保護范圍以及實現(xiàn)專利權(quán)人專利戰(zhàn)略意圖方面具有重要作用，本文介紹分案申請的法律規(guī)定、分案申請價值和作用、分案申請的條件和要求及注意事項，通過這些介紹，希望發(fā)明人和代理師可以更好的了解分案申請并有效運用。

引言

分案申請案例分享：某申請人于2017年11月28日提出一項發(fā)明申請：CN201711213094.0 《一種增強環(huán)保硅藻泥涂料的制備方法》；該申請于2018年7月18日收到《辦理登記手續(xù)通知書》；該申請人于2018年8月2日基于該申請的說明書，又提出了2件分案申請：1、CN201810940858.4  一種增強環(huán)保硅藻泥涂料的制備工藝 2、CN201810939847.4  一種用于增強環(huán)保的硅藻泥涂料的制備方法；經(jīng)國家專利局實質(zhì)審查，上述兩件分案申請分別于2020年6月3日和2020年7月6日收到《辦理登記手續(xù)通知書》。這是一個典型的主動分案申請，我們來看下中國專利申請中的分案申請現(xiàn)狀，從下圖可以看出，邱則有是中國申請人中申請分案申請最多的申請人，排名第八的是華為公司，其他的均為國外公司在中國的申請，國外公司為何對分案申請如此鐘情，分案申請的法律規(guī)定是啥，有何價值和作用，分案申請如何做，有哪些注意問題，我們逐一解讀。

一、分案申請的法律規(guī)定和種類

法律規(guī)定：我國《專利法實施細則》四十二條規(guī)定，一件專利申請包括兩項以上發(fā)明的，申請人可以自收到專利局對原申請作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個月期限屆滿之前提出分案申請。

這是專利法實施細則的規(guī)定：分案申請將不屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的兩項以上的發(fā)明分案提出專利的申請。當專利局認為專利申請不符合申請單一性的原則時，就會通知申請人在指定的期限內(nèi)將其申請分案。

分案申請的種類：分案申請大致可以分為主動分案和被動分案兩類：

被動分案：原始申請中含有兩項或以上發(fā)明，這兩個發(fā)明的主要技術(shù)特征明顯不同，因此不能在一個專利中獲得保護，需要分案申請進行保護，例如原始申請是一個發(fā)酵乳飲料方法發(fā)明，但申請方案中含有一個罐裝設(shè)備，此罐裝設(shè)備的技術(shù)特征和發(fā)酵乳飲料方法沒有共同特征，因此需要提出分案申請；通常此類申請是在審查員提醒或后期自行提出的分案申請。

主動申請：原始專利申請中只有一項發(fā)明，但由于專利授權(quán)或駁回導(dǎo)致權(quán)利要求沒有得到保護，因此通過提出和原始申請同樣主題但權(quán)利要求范圍有所調(diào)整的發(fā)明創(chuàng)造，這類發(fā)明不會存在專利法實施細則所言的單一性問題，發(fā)明人主要是為了獲得合適權(quán)利要求保護的發(fā)明專利而提出分案申請。

二、分案申請的價值和作用

1、分案申請享有原申請(第一次提出的申請，即母案)的申請日：如果原申請有優(yōu)先權(quán)要求的，分案申請可以保留原申請的優(yōu)先權(quán)日。這樣可以與原始申請一樣中間階段公開文獻的影響。

2、增加專利保護范圍：分案申請可以重新構(gòu)置權(quán)利要求，因此具有增加授權(quán)文本中沒有內(nèi)容的作用，從而可以將原說明書或原始權(quán)利要求被否決的部分再購置進入權(quán)利要求書，爭取更大范圍授權(quán)保護。

3、增大授權(quán)率：即可在駁回復(fù)審階段刪除一些不利于專利審查的部分，從而實現(xiàn)了授權(quán)率的提高；或者可解決發(fā)明創(chuàng)造存在單一性缺陷的問題。

4、增加公平審查機會：分案申請一般會安排不同審查員重新審查，從而有機會消除部分專利審查員偏見問題，由于專利審查是采取隨機派件的方式分配審查員的，分案申請就等于有機會“更換”了審查員。

5、利于專利布局“保密”：申請人如果前期把一個系列專利“打包”進行申請、并在適當?shù)臅r候再進行分案申請，最直接的效果就是可以迷惑競爭對手。

三、分案申請的條件要求和注意事項

A分案申請應(yīng)當具備以下條件：

1、分案申請的發(fā)明人也應(yīng)當是原申請的發(fā)明人或者是其中的部分成員；
2、分案申請應(yīng)當以原申請(第一次提出的申請)為基礎(chǔ)提出；
3、原申請尚未獲得授權(quán)，處于專利申請有效期間或者駁回復(fù)審有限期內(nèi)；
4、申請人應(yīng)當自收到授予專利權(quán)通知之日起2個月內(nèi)或在申請階段提出。

B 申請要求

1、提出分案申請的，可以保留原申請日，享有優(yōu)先權(quán)的，可以保留優(yōu)先權(quán)日，但是不得超過原申請公開的范圍。
2、分案申請的請求書中應(yīng)當寫明原申請的申請?zhí)柵c申請日。在提出時，申請人應(yīng)當提交原申請文件副本；原申請享有優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)當提交原申請的優(yōu)先權(quán)文件副本。
3、對于已提過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，還應(yīng)當在原申請的申請?zhí)柡蟮睦ㄌ杻?nèi)填寫該分案申請的申請?zhí)枴?br/>4、發(fā)明專利的分案申請不得改變原申請的類別。
5、發(fā)明專利的分案申請不得改變原申請的申請人，不相同的，應(yīng)當提交權(quán)利轉(zhuǎn)移證明材料。
6、分案申請除應(yīng)當提交申請文件外，還應(yīng)當提交原申請的申請文件副本以及原申請中與本分案申請有關(guān)的其他文件副本，如優(yōu)先權(quán)文件副本。

專利分案申請的注意事項：

1、提出分案申請時應(yīng)該在專利請求書的該欄中予以聲明。
2.提出分案申請的應(yīng)當在本欄內(nèi)填明原申請的申請?zhí)?、申請日。原申請的申請日即為分案申請的申請日。對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，還應(yīng)當填寫所對應(yīng)的分案申請?zhí)?。如果原申請是進入國家階段的國際申請的，則申請人還應(yīng)當在所填寫的原申請的中國申請?zhí)柡蠹右焕ㄌ枺⒃谠摾ㄌ杻?nèi)注明該國際申請?zhí)枴?br/>3、分案申請的內(nèi)容不得超出原申請記載的范圍，如果超出后又不愿刪去的，分案申請將會被駁回。
4、分案申請的各種法定期限，例如提出實質(zhì)審查請求的期限，都是從原申請日起算。如果原申請是享有優(yōu)先權(quán)的，則實審請求期限應(yīng)從優(yōu)先權(quán)日起計算。對于已經(jīng)屆滿或者自分案申請遞交日起至期限屆滿日不足兩個月的各種期限，申請人可以自分案申請遞交日起兩個月內(nèi)或者自收到受理通知書之日起15日內(nèi)補辦各種手續(xù)。期滿未補辦的，該分案申請將被視為撤回。分案申請還應(yīng)當按照一件新申請的要求，繳納申請費并且在上述規(guī)定期限內(nèi)繳納已經(jīng)到期的各種費用，例如發(fā)明專利申請的分案申請的實審費。
5、再次分案申請：分案在特定條件下可以再次分案，該特定條件包括：首次分案的母案處于可分案的狀態(tài)；首次分案申請收到審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見或者分案通知書。

附錄：RSMK公司分案申請案例

參考文獻：
《中華人民共和國專利法》第四次修改
《專利審查指南》2019年修訂
《中華人民共和國專利法實施細則》2010年修訂

（原標題：擴大專利權(quán)保護范圍的秘密武器——分案申請）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李績 北京瑞盛銘杰知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所創(chuàng)始人

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：擴大專利權(quán)保護范圍的秘密武器——分案申請（點擊標題查看原文）

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