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“先用權(quán)人不視為侵犯專利權(quán)的行為，只限于在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造和使用，超過原有范圍內(nèi)制造和使用的，則屬于侵犯專利權(quán)的行為。”

專利侵權(quán)糾紛中先用權(quán)抗辯的審查

——（2020）最高法知民終642號

近日，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭審結(jié)上訴人上海丁香環(huán)境科技有限公司（以下簡稱丁香公司）與上訴人上海復(fù)禹環(huán)境科技有限公司（以下簡稱復(fù)禹公司）侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案，改判撤銷一審判決，駁回丁香公司的訴訟請求。

丁香公司和復(fù)禹公司均是生產(chǎn)“水處理箱體裝置”的公司。2016年3月11日，丁香公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了涉案專利，該專利申請公布日為2016年5月18日，授權(quán)公告日為2017年12月5日。

2019年2月19日，丁香公司向法院提起訴訟，主張復(fù)禹公司生產(chǎn)、銷售、許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品。

最高法談 | 專利侵權(quán)糾紛中先用權(quán)抗辯的審查 ?

復(fù)禹公司提出不侵權(quán)抗辯、現(xiàn)有技術(shù)抗辯和先用權(quán)抗辯，并提交了如下證據(jù)：復(fù)禹公司員工陳某署名并標(biāo)記為“2015.11.16”的鉛筆繪制水箱結(jié)構(gòu)分裝圖九張，陳某于2016年3月4日向代理商發(fā)送附有相同產(chǎn)品圖片的郵件公證書，涉案專利申請日之前復(fù)禹公司出售相關(guān)水處理設(shè)備的系列證據(jù)，衷晶實業(yè)（上海）有限公司（以下簡稱衷晶公司）經(jīng)復(fù)禹公司委托加工被訴侵權(quán)產(chǎn)品相關(guān)證據(jù)及證人證言。

原審法院認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利保護范圍，判決復(fù)禹公司停止侵權(quán)并支付臨時保護期使用費10萬元、賠償丁香公司經(jīng)濟損失40萬元及合理費用8萬元。

復(fù)禹公司不服一審判決，向最高人民法院提起上訴。

最高人民法院認(rèn)為，公證書證明，2016年3月4日復(fù)禹公司員工陳某向代理商發(fā)送了郵件，該郵件顯示所附技術(shù)方案書中載有相同產(chǎn)品圖片，原審?fù)彫F(xiàn)場勘驗該郵件確已發(fā)送成功。而涉案專利申請日系2016年3月11日。

另，結(jié)合復(fù)禹公司產(chǎn)品的技術(shù)方案，與衷晶公司的法定代表人鉛筆手繪圖紙、衷晶公司合同發(fā)票及其法定代表人和員工的證人證言，形成完整證據(jù)鏈條，能夠認(rèn)定復(fù)禹公司在2015年底著手準(zhǔn)備制造相同產(chǎn)品，且在申請日前已經(jīng)制造出相同產(chǎn)品（樣品），其有權(quán)在原有的范圍內(nèi)制造和使用。

最高法談 | 專利侵權(quán)糾紛中先用權(quán)抗辯的審查 ?

故復(fù)禹公司的先用權(quán)抗辯成立，改判駁回丁香公司訴訟請求。

本案是一起涉及先用權(quán)抗辯的典型案例，明確了專利侵權(quán)糾紛中先用權(quán)抗辯的審查方式，實現(xiàn)了專利權(quán)人和先用權(quán)人的利益平衡。

先用權(quán)制度的設(shè)計初衷是彌補先申請原則的不足。如果對“原有范圍”的解釋過寬，在一定程度上會影響專利申請制度，不利于技術(shù)的公開和推廣。

先用權(quán)保護可以消除實際生活中存在的已經(jīng)投入人力、物力完成發(fā)明創(chuàng)造的單位或者個人，因沒有先申請專利而帶來不能再實施自己的智力成果的不公平結(jié)果。

但先用權(quán)人不視為侵犯專利權(quán)的行為，只限于在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造和使用，超過原有范圍內(nèi)制造和使用的，則屬于侵犯專利權(quán)的行為。

附：判決書

中華人民共和國最高人民法院

民事判決書

（2020）最高法知民終642號

上訴人（原審原告）：上海丁香環(huán)境科技有限公司。

法定代表人：張濱義，該公司執(zhí)行董事。

委托訴訟代理人：王慧娟，上海大邦律師事務(wù)所律師。

委托訴訟代理人：郜少毅，上海大邦律師事務(wù)所律師。

上訴人（原審被告）：上海復(fù)禹環(huán)境科技有限公司。

法定代表人：李綱華，該公司總經(jīng)理。

委托訴訟代理人：王凌云，上海市錦天城律師事務(wù)所律師。

委托訴訟代理人：楊玉萍，上海市錦天城律師事務(wù)所律師。

上訴人上海丁香環(huán)境科技有限公司（以下簡稱丁香公司）因與上訴人上海復(fù)禹環(huán)境科技有限公司（以下簡稱復(fù)禹公司）侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案，不服上海知識產(chǎn)權(quán)法院于2020年2月27日作出的（2019）滬73知民初61號民事判決，向本院提起上訴。本院于2020年5月20日立案受理后，依法組成合議庭對本案進(jìn)行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

丁香公司上訴請求：1.維持原審判決第一項；2.撤銷原審判決第二、三、四項，依法改判支持丁香公司原審全部訴訟請求；3.本案一、二審訴訟費由復(fù)禹公司承擔(dān)。事實與理由：（一）丁香公司系專利號ZL201610139912.6、名稱為“水處理箱體裝置”的發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）的專利權(quán)人。丁香公司在原審起訴狀中已經(jīng)給出了復(fù)禹公司2017、2018年銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的部分銷售合同列表，提供了復(fù)禹公司在其官方網(wǎng)站上自認(rèn)2017年的合同額突破1500萬元的證據(jù)，完成了證明復(fù)禹公司銷量較大的初步舉證義務(wù)。此外，在原審證據(jù)保全過程中，復(fù)禹公司員工顧建崗承認(rèn)現(xiàn)場有幾百臺被訴侵權(quán)產(chǎn)品，進(jìn)一步印證了復(fù)禹公司生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品數(shù)量較大的事實。（二）復(fù)禹公司侵犯涉案專利權(quán)的主觀惡意明顯。復(fù)禹公司的實際控制人陳之易作為丁香公司原股東，熟知丁香公司產(chǎn)品技術(shù)方案。陳之易在離開丁香公司后以涉案專利為基礎(chǔ)對水處理設(shè)備的箱門連接結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計，以復(fù)禹公司的名義申請了實用新型專利“一種電化學(xué)水處理設(shè)備的門體連接結(jié)構(gòu)”（專利號：ZL201621254690.4）。該實用新型技術(shù)方案與涉案專利技術(shù)方案存在較大區(qū)別，但復(fù)禹公司沒有實施該實用新型，反而大量實施涉案專利，侵犯涉案專利權(quán)的主觀惡意明顯。（三）原審判決未全額支持丁香公司所主張的合理費用于法無據(jù)。綜上，原審法院有能力查明而未查明復(fù)禹公司生產(chǎn)、銷售、許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的實際銷量，判決復(fù)禹公司承擔(dān)的臨時保護期使用費和賠償經(jīng)濟損失金額過低，且未支持丁香公司請求銷毀被訴侵權(quán)產(chǎn)品庫存的訴訟請求，因此，原審判決第二、三、四項應(yīng)當(dāng)依法撤銷改判。

復(fù)禹公司上訴請求：1.撤銷原審判決，發(fā)回重審，或者查清事實后改判；2.本案一、二審訴訟費用均由丁香公司承擔(dān)。事實和理由：（一）復(fù)禹公司享有先用權(quán)。復(fù)禹公司在2015年11月至2016年3月期間即專利申請日之前，已經(jīng)完成了制造、使用被訴侵權(quán)產(chǎn)品的必要準(zhǔn)備，并實現(xiàn)了被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造、使用和銷售，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用，故復(fù)禹公司不構(gòu)成侵犯專利權(quán)，依法不承擔(dān)損害賠償責(zé)任。（二）原審法院認(rèn)定事實不清。1.原審法院認(rèn)定復(fù)禹公司構(gòu)成侵權(quán)缺乏事實和法律依據(jù)。復(fù)禹公司的被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)的保護范圍，原審判決將被訴侵權(quán)產(chǎn)品的箱門等同于非標(biāo)準(zhǔn)組件板體結(jié)構(gòu)，認(rèn)為兩者技術(shù)特征一致，缺乏事實、法律依據(jù)。2.原審法院庭審中未出示和播放其證據(jù)保全的照片及視頻，該組證據(jù)未經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)庭充分質(zhì)證，事實認(rèn)定不清。3.原審法院對郵件公證書記載的內(nèi)容，構(gòu)成基本事實認(rèn)定不清，丁香公司沒有相反證據(jù)足以推翻公證證明。該郵件公證書證明，2016年3月4日復(fù)禹公司陳之易向代理商戴毅發(fā)送了郵件，該郵件明確顯示所附技術(shù)方案書載有被訴侵權(quán)產(chǎn)品圖片，該圖片中產(chǎn)品外觀、結(jié)構(gòu)均與東營市齊發(fā)化工有限公司（現(xiàn)名山東齊發(fā)化工有限公司，以下簡稱齊發(fā)公司）、中碳能源（山東）有限公司（以下簡稱中碳公司）至今尚在使用的水箱完全相同，與丁香公司庭審中已提交的公證書復(fù)禹公司被訴網(wǎng)頁上的被訴侵權(quán)產(chǎn)品也相同，該公證郵件中載有的產(chǎn)品圖片已經(jīng)清晰顯示了U形軌道與活動件及箱體的連接結(jié)構(gòu)關(guān)系，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員看圖即可理解軌道在產(chǎn)品中可實現(xiàn)的功能。本案庭審現(xiàn)場勘驗該郵件確已發(fā)送成功。但原審判決僅依據(jù)丁香公司認(rèn)為“戴毅電子郵箱現(xiàn)在沒有該郵件”“現(xiàn)有證據(jù)不能證明收件人已收到郵件”為由而否定該郵件公證書的真實性及效力，于法無據(jù)。4.原審法院對2015年11月、2016年6月，復(fù)禹公司曾兩次向案外人東營市齊發(fā)化工有限公司銷售包含被訴侵權(quán)產(chǎn)品的水處理設(shè)備的基本事實認(rèn)定不清。原審判決確認(rèn)了2015年11月復(fù)禹公司與齊發(fā)公司簽訂的《銷售合同》與發(fā)票的真實性、2016年6月復(fù)禹公司與齊發(fā)公司簽訂的《銷售合同》的真實性及與被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有關(guān)聯(lián)性，而該二組《銷售合同》項下的設(shè)備名稱、型號、單價均相同，所售產(chǎn)品完全相同，故2015年11月復(fù)禹公司與齊發(fā)公司簽訂的《銷售合同》與被訴侵權(quán)產(chǎn)品同樣具有關(guān)聯(lián)性。結(jié)合復(fù)禹公司提供的證人齊發(fā)公司員工李靖證言公證書、所附設(shè)備照片，以及2020年1月15日復(fù)禹公司曾向原審法院提交的新證據(jù)《證明》，可以證明上述《銷售合同》銷售的設(shè)備均包含被訴侵權(quán)水箱，且設(shè)備名稱、型號、單價均相同，所售產(chǎn)品完全相同。上述證據(jù)中的產(chǎn)品設(shè)備清晰顯示了水箱上方的U形軌道與箱體的組成結(jié)構(gòu)。以上證據(jù)足以證明2015年11月復(fù)禹公司已經(jīng)對外銷售了包含被訴侵權(quán)水箱的水處理設(shè)備，該被訴侵權(quán)產(chǎn)品已經(jīng)實際使用，且上述證據(jù)證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造、銷售日均早于涉案專利申請日。另原審法院未對2020年1月15日復(fù)禹公司提交的新證據(jù)依法進(jìn)行質(zhì)證，未對上述證據(jù)的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行認(rèn)定。原審法院對被訴侵權(quán)產(chǎn)品的真實性、關(guān)聯(lián)性、合法性未進(jìn)行充分質(zhì)證，屬于認(rèn)定基本事實不清。5.原審判決對于衷晶實業(yè)（上海）有限公司（以下簡稱衷晶公司）是被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造商的基本事實認(rèn)定不清。衷晶公司是復(fù)禹公司、丁香公司水箱設(shè)備產(chǎn)品的制造商，涉案期間均存在合同關(guān)系，衷晶公司是當(dāng)時復(fù)禹公司被訴侵權(quán)水箱設(shè)備的唯一生產(chǎn)商。原審判決確認(rèn)了2015年11月16日、12月28日、2016年1月15日復(fù)禹公司與衷晶公司《購銷合同》及發(fā)票的真實性，即證明復(fù)禹公司與衷晶公司依法存在水箱設(shè)備生產(chǎn)的合同關(guān)系。該證據(jù)與證人顧建崗的證言可以相互佐證證明衷晶公司為復(fù)禹公司生產(chǎn)被訴侵權(quán)水箱設(shè)備等產(chǎn)品的事實。

二審中，復(fù)禹公司明確其僅主張先用權(quán)抗辯，其余上訴理由不再堅持。

丁香公司向原審法院提起訴訟，原審法院于2019年2月19日立案受理，丁香公司起訴請求：1.復(fù)禹公司立即停止生產(chǎn)、銷售、許諾銷售侵害丁香公司ZL201610139912.6號發(fā)明專利權(quán)的產(chǎn)品的行為，銷毀所有庫存的侵權(quán)產(chǎn)品；2.復(fù)禹公司支付丁香公司專利臨時保護期使用費人民幣100萬元；3.復(fù)禹公司賠償丁香公司經(jīng)濟損失200萬元；4.復(fù)禹公司承擔(dān)丁香公司為制止侵權(quán)行為所支付的合理費用102000元。事實與理由：丁香公司自2014年成立以來專注于電化學(xué)系列水處理設(shè)備及系統(tǒng)業(yè)務(wù)。涉案專利申請日為2016年3月11日，申請公布日為2016年5月18日，授權(quán)公告日為2017年12月5日。該專利權(quán)至今有效。經(jīng)比對，復(fù)禹公司生產(chǎn)、銷售、許諾銷售的FEC-B系列水處理箱產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)特征落入涉案專利權(quán)的保護范圍，構(gòu)成相同侵權(quán)。復(fù)禹公司在擁有自己相關(guān)實用新型的情況下，仍實施涉案專利技術(shù)方案，侵權(quán)具有惡意。據(jù)丁香公司初步計算，復(fù)禹公司被訴侵權(quán)產(chǎn)品銷售額已經(jīng)超過5000萬元，銷售量大，復(fù)禹公司另有產(chǎn)品庫存，給丁香公司造成了大量經(jīng)濟損失。審理中，丁香公司明確在本案中主張的專利權(quán)保護范圍是權(quán)利要求1、2，其主張的臨時保護期限為2016年5月18日至2017年12月5日。

復(fù)禹公司原審辯稱：1.被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求1記載的全部技術(shù)特征不相同亦不等同，未落入涉案專利權(quán)保護范圍，不構(gòu)成侵權(quán)。2.涉案專利申請日前，復(fù)禹公司已經(jīng)研發(fā)出被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案，并投入生產(chǎn)，構(gòu)成在先使用。3.被訴侵權(quán)產(chǎn)品在涉案專利申請日前已公開銷售，相關(guān)技術(shù)方案已經(jīng)公開，構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。4.丁香公司主張的經(jīng)濟損失和專利臨時保護期使用費缺乏事實和法律依據(jù)。

原審法院認(rèn)定事實：

涉案專利名稱為“水處理箱體裝置”，申請日為2016年3月11日，申請公布日為2016年5月18日，授權(quán)公告日為2017年12月5日，專利號為ZL201610139912.6，專利權(quán)人是丁香公司。涉案專利權(quán)利要求書記載：“1.一種水處理箱體裝置，包括箱本體，其特征在于：還包括板體結(jié)構(gòu)、軌道和活動件，水處理所用的陰極板或陽極板設(shè)于所述箱本體內(nèi)，水處理所用的陽極板和/或陰極板設(shè)于所述板體結(jié)構(gòu)，所述板體結(jié)構(gòu)通過所述活動件沿所述軌道移動，所述板體結(jié)構(gòu)與所述活動件同軸旋轉(zhuǎn)連接；調(diào)整狀態(tài)下，所述板體結(jié)構(gòu)通過所述活動件沿所述軌道移動至活動區(qū)域位置，所述板體結(jié)構(gòu)能夠通過相對所述活動件的自轉(zhuǎn)調(diào)整自身的旋轉(zhuǎn)位置；使用狀態(tài)下，所述板體結(jié)構(gòu)固定連接于所述箱本體的開口側(cè)，所述板體結(jié)構(gòu)上的所述陽極板和/或陰極板插入所述箱本體內(nèi)的所述陽極板和/或陰極板的間隔之中。

2.如權(quán)利要求1所述的水處理箱體裝置，其特征在于：所述軌道包括呈直線的第一直線軌部和與之平行的第二直線軌部，以及連接所述第一直線軌部末端和第二直線軌部末端，且呈曲線的曲線軌部，所述第一直線軌部和第二直線軌部固定連接于所述箱本體。

……

6.如權(quán)利要求1或5所述的水處理箱體裝置，其特征在于：所述活動件包括吊輪、吊輪支架、軸承結(jié)構(gòu)、第一螺紋結(jié)構(gòu)，所述吊輪支架通過所述吊輪安裝于所述軌道；所述吊輪支架設(shè)有吊裝孔，所述第一螺紋結(jié)構(gòu)穿設(shè)于所述吊裝孔，且所述第一螺紋結(jié)構(gòu)通過所述軸承結(jié)構(gòu)連接所述吊輪支架，所述第一螺紋結(jié)構(gòu)與所述板體結(jié)構(gòu)螺紋旋轉(zhuǎn)連接。

7.如權(quán)利要求1所述的水處理箱體裝置，其特征在于：所述板體結(jié)構(gòu)包括第二螺紋結(jié)構(gòu)、安裝板和門板吊裝件，所述第二螺紋結(jié)構(gòu)與所述活動件螺紋旋轉(zhuǎn)連接，所述第二螺紋結(jié)構(gòu)通過所述門板吊裝件連接所述安裝板，所述陽極板或陰極板安裝于所述安裝板”。

專利說明書第[0027]段記載：所述活動件包括吊輪、吊輪支架、軸承結(jié)構(gòu)、第一螺紋結(jié)構(gòu)，所述吊輪支架通過所述吊輪安裝于所述軌道，從而實現(xiàn)沿軌道的滾動；所述吊輪支架設(shè)有吊裝孔，所述第一螺紋結(jié)構(gòu)穿設(shè)于所述吊裝孔，且所述第一螺紋結(jié)構(gòu)通過所述軸承結(jié)構(gòu)連接所述吊輪支架，所述第一螺紋結(jié)構(gòu)與所述板梯結(jié)構(gòu)螺紋旋轉(zhuǎn)連接。第[0028]段記載：在可選的實施例中，所述板體結(jié)構(gòu)包括第二螺紋結(jié)構(gòu)、安裝板和門板吊裝件，所述第二螺紋結(jié)構(gòu)與所述活動件螺紋旋轉(zhuǎn)連接，所述第二螺紋結(jié)構(gòu)通過所述門板吊裝件連接所述安裝板，所述陽極板或陰極板安裝于所述安裝板。涉案專利申請公布的權(quán)利要求書內(nèi)容與授權(quán)公告的權(quán)利要求書內(nèi)容一致。

經(jīng)丁香公司訴前證據(jù)保全申請，原審法院依法作出（2019）滬73證保1號民事裁定，對復(fù)禹公司位于海平路1389號廠房內(nèi)的一臺帶U型懸架的水處理箱進(jìn)行了訴前證據(jù)保全。原審法院2019年1月10日證據(jù)保全時的查封、扣押財產(chǎn)筆錄記載，顧建崗自稱其是復(fù)禹公司負(fù)責(zé)機械技術(shù)的員工，并稱公司現(xiàn)場有幾百個帶U型懸架的水處理箱，各種規(guī)格都有。

2019年7月25日，原審法院組織雙方至復(fù)禹公司進(jìn)行侵權(quán)比對勘驗?，F(xiàn)場有多個被訴侵權(quán)產(chǎn)品，雙方均同意不拆封法院訴前保全的被訴侵權(quán)產(chǎn)品，以在現(xiàn)場的一臺被訴侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行比對。被訴侵權(quán)產(chǎn)品為一種用于水處理的箱體裝置，包括箱本體、板體結(jié)構(gòu)、軌道和活動件，水平面上呈U形的軌道固定于箱本體上方，箱本體內(nèi)有多層極性板，使用狀態(tài)下板體結(jié)構(gòu)的內(nèi)側(cè)上分布有多層另一極性板的安裝位置。板體結(jié)構(gòu)通過上部的短軸螺紋結(jié)構(gòu)與相應(yīng)的活動件連接，可隨套于軌道上的活動件沿上方軌道向外移動至打開區(qū)域，并可相對該活動件繞短軸螺紋結(jié)構(gòu)的軸線自轉(zhuǎn)，以調(diào)整板體結(jié)構(gòu)打開后的角度。板體結(jié)構(gòu)在使用狀態(tài)下，與箱本體在箱本體開口的兩邊通過螺栓連接固定，該狀態(tài)下箱本體內(nèi)的多層極性板與板體結(jié)構(gòu)上分布的另一極性板處于上下間隔排列。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的U形軌道有兩個平行的直線軌部，兩個直線軌部在箱體靠近板體結(jié)構(gòu)的外端弧形連接。丁香公司認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品包含了權(quán)利要求1、2記載的全部技術(shù)特征。復(fù)禹公司認(rèn)為，1.權(quán)利要求1記載技術(shù)方案中，“軌道”的技術(shù)結(jié)構(gòu)及具體位置表述不清楚；“所述板體結(jié)構(gòu)與所述活動件同軸旋轉(zhuǎn)連接”技術(shù)特征對于板體結(jié)構(gòu)和活動件的位置關(guān)系表述不清楚；“同軸旋轉(zhuǎn)連接”技術(shù)結(jié)構(gòu)公開不充分；“所述板體結(jié)構(gòu)能夠通過相對所述活動件的自轉(zhuǎn)調(diào)整自身的旋轉(zhuǎn)位置”技術(shù)特征表述不清楚；“所述板體結(jié)構(gòu)能夠通過相對所述活動件的自轉(zhuǎn)調(diào)整自身的旋轉(zhuǎn)位置”中的“自轉(zhuǎn)”含義不清。2.說明書第[0029]段記載：本發(fā)明在已有箱門的基礎(chǔ)上，另外引入了板體結(jié)構(gòu)，以之作為安裝陰極板或陽極板的基礎(chǔ)。據(jù)此可見，涉案專利技術(shù)方案中既有板體結(jié)構(gòu)，又有箱門。被訴侵權(quán)產(chǎn)品僅有箱門，沒有權(quán)利要求1中記載的“板體結(jié)構(gòu)”。3.被訴侵權(quán)產(chǎn)品包括一個曲線軌道，箱門通過該軌道旋轉(zhuǎn)可以調(diào)整、移動位置，不存在權(quán)利要求1記載的“所述板體結(jié)構(gòu)與所述活動件同軸旋轉(zhuǎn)連接”技術(shù)特征。復(fù)禹公司對其余技術(shù)特征未提出區(qū)別意見。

2018年9月10日，丁香公司向上海市東方公證處申請保全證據(jù)公證。同日，公證處公證人員按照丁香公司委托代理人的指引，使用公證處的電腦依次瀏覽了復(fù)禹公司官網(wǎng)及登載在“安達(dá)信永供應(yīng)鏈”微信號上名稱為“MBA同學(xué)會創(chuàng)業(yè)俱樂部月度活動：專訪復(fù)禹”的網(wǎng)頁。公證處公證人員將上述操作過程中截取的網(wǎng)頁截屏予以保存，且進(jìn)行了全程監(jiān)督，并出具（2018）滬東證經(jīng)字第16583號公證書。該公證書所附圖片顯示，復(fù)禹公司生產(chǎn)場所陳列有一定數(shù)量的被訴侵權(quán)產(chǎn)品，復(fù)禹公司官網(wǎng)“產(chǎn)品展示”頁面顯示被訴侵權(quán)產(chǎn)品圖樣、規(guī)格及產(chǎn)品參數(shù)，“公司新聞”頁面記載“2017年全年合同額突破1500萬”“MBA同學(xué)會創(chuàng)業(yè)俱樂部月度活動：專訪復(fù)禹”網(wǎng)頁亦顯示多處被訴侵權(quán)產(chǎn)品照片，該網(wǎng)頁文字記載“3月24日，作為山東MBA同學(xué)會創(chuàng)業(yè)俱樂部月度活動的重要活動之一，我們一行10多人參訪了復(fù)旦校友陳總的上海復(fù)禹環(huán)境科技有限公司”，復(fù)禹公司確認(rèn)網(wǎng)頁照片中有陳之易。陳之易原系丁香公司股東，2015年9月23日退股。

丁香公司為本案支付律師費10萬元、公證費2000元。

復(fù)禹公司為證明其先用權(quán)、現(xiàn)有技術(shù)抗辯主張?zhí)峤涣巳缦伦C據(jù)：

第一組：1.鉛筆繪制的水箱結(jié)構(gòu)分裝圖九張，其中一張署有“陳之易2015.11.16”。2.2015年11月16日復(fù)禹公司與衷晶公司簽訂的產(chǎn)品購銷合同2份及相應(yīng)發(fā)票。3.2015年12月28日復(fù)禹公司與衷晶公司簽訂的產(chǎn)品購銷合同2份及相應(yīng)發(fā)票。4.2016年1月15日復(fù)禹公司與衷晶公司簽訂的產(chǎn)品購銷合同及相應(yīng)發(fā)票。上述合同及發(fā)票上產(chǎn)品名稱分別記載有：大水箱、中水箱、1000水箱、2000水箱。上述證據(jù)用以證明衷晶公司按復(fù)禹公司2015年11月16日確認(rèn)的圖紙簽訂合同并在專利申請日前制造被訴侵權(quán)水箱并交付復(fù)禹公司，故復(fù)禹公司在丁香公司專利申請日前就做好了生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的必要準(zhǔn)備，完成圖紙設(shè)計并制造出被訴侵權(quán)產(chǎn)品。丁香公司認(rèn)為，圖紙是鉛筆制作，無法確認(rèn)其真實性；衷晶公司的顧建崗在本案證據(jù)保全、技術(shù)比對勘驗時均在復(fù)禹公司現(xiàn)場，其與復(fù)禹公司關(guān)系密切，故購銷合同的真實性不予認(rèn)可，且亦無法證明合同標(biāo)的是被訴侵權(quán)產(chǎn)品；發(fā)票的真實性無異議，但其中記載的產(chǎn)品無法證明是被訴侵權(quán)產(chǎn)品。

原審法院經(jīng)審查認(rèn)為，復(fù)禹公司提供的圖紙信息不明，其中一張簽名的陳之易與丁香公司、復(fù)禹公司先后存在利害關(guān)系，原審法院無法確認(rèn)其真實形成時間及形成緣由，其真實性不予確認(rèn)；購銷合同與發(fā)票真實性予以確認(rèn)，但不能證明所涉及的產(chǎn)品是被訴侵權(quán)產(chǎn)品，原審法院對復(fù)禹公司提供的第一組證據(jù)不予采納。

第二組：5.2015年10月至2016年4月衷晶公司向丁香公司開具的水箱發(fā)票。6.BM205-00-01水箱總裝圖，丁香公司2015年10月13日申請的201510668695.5號“一種電化學(xué)水處理設(shè)備”發(fā)明專利文件。7.衷晶公司出具關(guān)于復(fù)禹公司委托衷晶公司制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品在先、丁香公司在后的情況說明及其企業(yè)公示信息。上述證據(jù)用以證明丁香公司亦委托衷晶公司生產(chǎn)水箱并提供圖紙，復(fù)禹公司制造出被訴侵權(quán)產(chǎn)品時，丁香公司委托衷晶公司生產(chǎn)的是與被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征不相同的沒有吊環(huán)的水箱。丁香公司認(rèn)為，證據(jù)7的情況說明，衷晶公司與復(fù)禹公司關(guān)系密切，且其中提到2015年11月、2016年1月、2月交貨的情況與事實不符，不予認(rèn)可；對該組其余證據(jù)的真實性沒有異議，但關(guān)聯(lián)性有異議，不能證明復(fù)禹公司在先生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品。

丁香公司為此提供如下反駁證據(jù)：衷晶公司2015年4月16日向丁香公司開具的CEC-B201箱體產(chǎn)品發(fā)票；丁香公司與衷晶公司2015年9月29日簽訂的技術(shù)保密協(xié)議。用以證明衷晶公司很早就是丁香公司的供應(yīng)商，受托加工丁香公司設(shè)計的產(chǎn)品，且與丁香公司簽訂保密協(xié)議，復(fù)禹公司的先用權(quán)抗辯不成立。復(fù)禹公司認(rèn)為，發(fā)票與本案的關(guān)聯(lián)性無法核實，保密協(xié)議衷晶公司的公章是丁香公司人員于亮私蓋的，衷晶公司并不知情，故該協(xié)議違反衷晶公司的真實意思，對該份協(xié)議的真實性不予確認(rèn)。

原審法院經(jīng)審查認(rèn)為，復(fù)禹公司提供的第二組證據(jù)可以證明丁香公司與衷晶公司在專利申請日前存在水箱業(yè)務(wù)關(guān)系，但是不能證明復(fù)禹公司在丁香公司專利申請日之前制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品。因此，原審法院對復(fù)禹公司提供的第二組證據(jù)不予采納。丁香公司的反駁證據(jù)中發(fā)票與本案缺乏關(guān)聯(lián)性；技術(shù)保密協(xié)議雖然證人顧建崗、顧建仁到庭作證稱協(xié)議上的衷晶公司公章系丁香公司人員于亮未經(jīng)顧建崗?fù)庥深櫧ㄈ噬w具，但這不能否定或者影響該保密協(xié)議的效力，原審法院對該份證據(jù)真實性予以確認(rèn)，但與本案無直接關(guān)聯(lián)性，不予采納。

第三組：8.2015年11月11日復(fù)禹公司與齊發(fā)公司簽訂的關(guān)于電化法水處理系統(tǒng)2套的銷售合同。9.發(fā)票四張，金額25萬元。10.齊發(fā)公司的主體信息。11.關(guān)于齊發(fā)公司工作人員李靖出具證人證言并提供設(shè)備照片進(jìn)行公證的（2019）魯東營渤海證民字第462號公證書。上述證據(jù)證明復(fù)禹公司于2015年11月制造、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品。丁香公司認(rèn)為，其去齊發(fā)公司核實，上述合同項下的產(chǎn)品已經(jīng)沒有了，照片亦無法反映產(chǎn)品技術(shù)方案，證人證言內(nèi)容真實性不予確認(rèn)，故上述證據(jù)不能證明合同涉及的產(chǎn)品是被訴侵權(quán)產(chǎn)品。

丁香公司為此提供反駁證據(jù)：齊發(fā)公司現(xiàn)場產(chǎn)品照片，用以證明齊發(fā)公司現(xiàn)有復(fù)禹公司產(chǎn)品三臺的銘牌顯示2016年6月生產(chǎn)，均系被訴侵權(quán)產(chǎn)品，從而進(jìn)一步證明復(fù)禹公司主張其于丁香公司專利申請日前向齊發(fā)公司銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品并非事實。復(fù)禹公司對該部分證據(jù)不持異議，并提供了相應(yīng)證據(jù)，但認(rèn)為其在之前亦向齊發(fā)公司銷售了被訴侵權(quán)產(chǎn)品。

原審法院經(jīng)審查認(rèn)為，復(fù)禹公司第三組證據(jù)中的合同、發(fā)票真實性予以確認(rèn)，但不能反映產(chǎn)品的技術(shù)結(jié)構(gòu)，不能證明涉及的產(chǎn)品是被訴侵權(quán)產(chǎn)品；證人李靖的證言及相關(guān)照片，因相關(guān)產(chǎn)品已不存在，而且齊發(fā)公司于2016年6月又向復(fù)禹公司購買被訴侵權(quán)產(chǎn)品，因此，該項證據(jù)的證明力弱，且無其他證據(jù)佐證，故而原審法院對第三組證據(jù)不予采納。丁香公司的反駁證據(jù)復(fù)禹公司無異議，其真實性予以確認(rèn)。

第四組：12.復(fù)禹公司與上海東方威爾節(jié)能技術(shù)有限公司2015年12月28日簽訂的關(guān)于FEC-B202水處理設(shè)備2套價款12萬元的銷售合同。13.金額為7.2萬元的發(fā)票一份。上述證據(jù)用以證明復(fù)禹公司于2015年12月即生產(chǎn)、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品。丁香公司認(rèn)為，上述證據(jù)的真實性無法確認(rèn)，且所涉及的產(chǎn)品無法證明是被訴侵權(quán)產(chǎn)品。原審法院經(jīng)審查，采納丁香公司的質(zhì)證意見，對復(fù)禹公司第四組證據(jù)不予采納。

第五組：14.公證復(fù)禹公司陳之易郵箱中發(fā)送相關(guān)郵件的（2019）滬新證字第1022號公證書，證明陳之易于2016年3月4日向戴毅發(fā)送的郵件中所附技術(shù)方案書中載有被訴侵權(quán)產(chǎn)品圖片的事實，進(jìn)而證明復(fù)禹公司在丁香公司專利申請日前已向山東金海熱電有限公司推銷被訴侵權(quán)產(chǎn)品。丁香公司認(rèn)為，對該郵件的真實性不予確認(rèn)，丁香公司向戴毅核實亦未得到證實，且圖片未反映丁香公司專利技術(shù)方案。

丁香公司為此提供反駁證據(jù)：戴毅與丁香公司微信聊天記錄及發(fā)給丁香公司的郵件截圖，用以證明戴毅確認(rèn)從未收到復(fù)禹公司證據(jù)14郵件。復(fù)禹公司認(rèn)為陳之易發(fā)送的郵件顯示已發(fā)送成功，不能因戴毅的郵箱未顯示復(fù)禹公司的郵件而予以否定。

原審法院經(jīng)審查認(rèn)為，上述郵件附件中的相關(guān)圖片，未能披露被訴侵權(quán)產(chǎn)品中門板與軌道的連接結(jié)構(gòu)及組成，亦未能披露門板是否能夠360度同軸旋轉(zhuǎn)，同時，僅向個人發(fā)送郵件尚不能證明被訴侵權(quán)技術(shù)方案已經(jīng)公開，況且現(xiàn)有證據(jù)亦不能證明收件人已收到郵件，因此，上述證據(jù)不能證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案已被公開，不予采納。

第六組：復(fù)禹公司與中碳公司于2016年5月8日簽訂的關(guān)于3套電化法冷卻循環(huán)水處理成套設(shè)備共計58萬元的采購合同、2016年4月29日簽訂的技術(shù)協(xié)議、發(fā)票、售后服務(wù)單及公證銘牌上載有生產(chǎn)日期為2016年3月的產(chǎn)品照片的（2019）魯濰坊坊子證民字第1402號公證書。用以證明復(fù)禹公司在丁香公司專利申請日之前已制造、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品。丁香公司認(rèn)為，產(chǎn)品銘牌很容易更換，且銘牌上載明的生產(chǎn)日期與采購合同、技術(shù)協(xié)議的簽訂時間存在矛盾，故對產(chǎn)品銘牌的真實性不予確認(rèn)，該組其余證據(jù)的真實性無異議。

丁香公司為此提供反駁證據(jù)：1.公證復(fù)禹公司前員工劉陽郵箱的（2019）滬東證經(jīng)字第19784號公證書，其中顯示復(fù)禹公司陳之易于2016年4月4日向劉陽發(fā)送“濰坊中碳技術(shù)協(xié)議”；4月8日中碳公司人員向劉陽發(fā)送主題為“答復(fù)：中碳協(xié)議”、附件為“中碳協(xié)議電化學(xué)水處理”的郵件，并提出該項目要做充足試驗。2.丁香公司申請證人劉陽到庭作證，劉陽稱：中碳項目是其接洽聯(lián)系的，該項目在其2016年4月離職之前技術(shù)協(xié)議尚未簽訂，亦未供貨。一般是簽訂技術(shù)協(xié)議、合同之后才生產(chǎn)供貨。上述證據(jù)丁香公司用以證明復(fù)禹公司主張其于2016年3月已制造、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品并向中碳公司供貨并非事實。復(fù)禹公司認(rèn)為劉陽目前是丁香公司產(chǎn)品經(jīng)銷商，其與丁香公司有重大利害關(guān)系，其證言真實性有疑，不足以采信。

原審法院經(jīng)審查認(rèn)為，復(fù)禹公司提供的合同、技術(shù)協(xié)議丁香公司未持異議、丁香公司提供的劉陽與陳之易、中碳公司人員的郵件信息經(jīng)勘驗復(fù)禹公司未持異議，其真實性予以確認(rèn)；復(fù)禹公司提供的產(chǎn)品照片上的銘牌所載生產(chǎn)日期“2016年3月”，而技術(shù)協(xié)議于2016年4月29日簽訂、合同于2016年5月8日簽訂，故上述證據(jù)之間無法相互印證，亦未能得到劉陽與陳之易、中碳公司郵件內(nèi)容的印證，證人劉陽的證言亦直接否定該銘牌信息。因此，復(fù)禹公司提供銘牌所載生產(chǎn)日期“2016年3月”的產(chǎn)品照片，原審法院不予確認(rèn)。

此外，復(fù)禹公司還申請證人衷晶公司法定代表人顧建崗、衷晶公司員工顧建仁到庭作證，顧建崗稱：2015年陳之易代表丁香公司與其洽談并提供樣品委托其制造水箱。之后丁香公司于亮與其接洽。9月左右陳之易與其洽談另一種水箱的合作，其不知道陳之易和丁香公司不合作了，后來其根據(jù)陳之易的思路制作圖紙并做了樣品，陳之易滿意之后在圖紙上簽字確認(rèn)。10月，于亮要其簽保密協(xié)議，其不同意，亦未簽保密協(xié)議。至于證據(jù)保全的情況，當(dāng)時其因借用復(fù)禹公司廠房，法院來保全時，就其一個人管事，自稱是復(fù)禹公司現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，其實際不是復(fù)禹公司員工，是衷晶公司老板。其稱制造幾百臺數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確數(shù)量以發(fā)票為準(zhǔn)。顧建仁稱：前述保密協(xié)議中衷晶公司的章是其蓋的，署名“顧建崗”也是其簽的。丁香公司認(rèn)為，在法院保全證據(jù)的現(xiàn)場，衷晶公司法定代表人顧建崗自稱是復(fù)禹公司員工，代表公司接待法院工作人員，故其證言不具有客觀性。原審法院經(jīng)審查認(rèn)為，上述證人證言未得到在案其他證據(jù)印證的部分，不予采納。

復(fù)禹公司另外還提供：復(fù)禹公司自行設(shè)計的水箱圖紙和實物照片對比圖；衷晶公司與上海眾誠英桓環(huán)境科技有限公司的采購合同；復(fù)禹公司所有員工的《個人月繳費信息情況表》，丁香公司還提供內(nèi)蒙古美方煤焦化有限公司現(xiàn)場水箱設(shè)備拍照錄像的（2019）滬徐證經(jīng)字第7379號公證書，該些證據(jù)與本案缺乏關(guān)聯(lián)性，原審法院不予采納。

綜合以上認(rèn)證，原審法院認(rèn)定，2016年6月，復(fù)禹公司向齊發(fā)公司銷售了采用丁香公司專利技術(shù)方案的產(chǎn)品。

原審法院認(rèn)為，本案的爭議焦點為：（一）被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)的保護范圍；（二）復(fù)禹公司提出的先用權(quán)、現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立；（三）如果構(gòu)成侵權(quán)，復(fù)禹公司應(yīng)當(dāng)如何承擔(dān)法律責(zé)任。

關(guān)于爭議焦點一，本案首先應(yīng)當(dāng)審查涉案專利權(quán)利要求內(nèi)容是否確定。復(fù)禹公司提出涉案專利權(quán)利要求1記載的“軌道”“所述板體結(jié)構(gòu)與所述活動件同軸旋轉(zhuǎn)連接”“所述板體結(jié)構(gòu)能夠通過相對所述活動件的自轉(zhuǎn)調(diào)整自身的旋轉(zhuǎn)位置”中的“自轉(zhuǎn)”等技術(shù)特征表述不清楚。原審法院經(jīng)審查，結(jié)合專利說明書及附圖可以看出，涉案專利權(quán)利要求1記載的“軌道”系常識性機械部件，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對此亦理解并清楚其含義，至于“軌道”的位置，權(quán)利要求1對此并未作限定；“所述板體結(jié)構(gòu)與所述活動件同軸旋轉(zhuǎn)連接”意為板體結(jié)構(gòu)圍繞與活動件的同一軸旋轉(zhuǎn)，“所述板體結(jié)構(gòu)能夠通過相對所述活動件的自轉(zhuǎn)調(diào)整自身的旋轉(zhuǎn)位置”意為板體結(jié)構(gòu)能夠相對于活動件進(jìn)行自身旋轉(zhuǎn)，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過權(quán)利要求書、說明書及附圖對上述技術(shù)特征可以得出常識性理解并清楚其含義，而不會產(chǎn)生歧義。因此上述技術(shù)特征內(nèi)容確定，復(fù)禹公司關(guān)于上述各項技術(shù)特征表述不清楚的抗辯意見，原審法院不予采納。

其次，關(guān)于侵權(quán)比對。原審法院經(jīng)比對，復(fù)禹公司提出被訴侵權(quán)產(chǎn)品沒有涉案專利權(quán)利要求1記載的“板體結(jié)構(gòu)”“所述板體結(jié)構(gòu)與所述活動件同軸旋轉(zhuǎn)連接”之技術(shù)特征。原審法院經(jīng)查，首先，權(quán)利要求1對記載的“板體結(jié)構(gòu)”未限定具體的結(jié)構(gòu)內(nèi)容，且該名詞非標(biāo)準(zhǔn)組件名稱，通過閱讀權(quán)利要求，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無法直接、明確地確定實現(xiàn)板體結(jié)構(gòu)功能的具體實施方式，故該技術(shù)特征屬于功能性特征。丁香公司專利說明書第[0028]段記載了板體結(jié)構(gòu)的可選實施例，所述板體結(jié)構(gòu)包括第二螺紋結(jié)構(gòu)、安裝板和門板吊裝件，所述第二螺紋結(jié)構(gòu)與所述活動件螺紋旋轉(zhuǎn)連接，所述第二螺紋結(jié)構(gòu)通過所述門板吊裝件連接所述安裝板。被訴侵權(quán)產(chǎn)品箱門上端安裝有吊裝件，吊裝件連接螺紋結(jié)構(gòu)，同時箱門通過吊裝件連接螺紋結(jié)構(gòu)旋轉(zhuǎn)。因此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有涉案專利權(quán)利要求1記載的“板體結(jié)構(gòu)”之技術(shù)特征，復(fù)禹公司稱被訴侵權(quán)產(chǎn)品只有箱門，無“板體結(jié)構(gòu)”的比對意見，原審法院不予采信。其次，被訴侵權(quán)產(chǎn)品板體結(jié)構(gòu)能夠相對于活動件圍繞同一軸旋轉(zhuǎn)，故其具有“所述板體結(jié)構(gòu)與所述活動件同軸旋轉(zhuǎn)連接”之技術(shù)特征。再次，涉案專利權(quán)利要求1中記載的“活動件”同前述理由，應(yīng)屬于功能性特征。專利說明書第[0027]段記載：所述活動件包括吊輪、吊輪支架、軸承結(jié)構(gòu)、第一螺紋結(jié)構(gòu)，所述吊輪支架通過所述吊輪安裝于所述軌道，從而實現(xiàn)沿軌道的滾動；所述吊輪支架設(shè)有吊裝孔，所述第一螺紋結(jié)構(gòu)穿設(shè)于所述吊裝孔，且所述第一螺紋結(jié)構(gòu)通過所述軸承結(jié)構(gòu)連接所述吊輪支架，所述第一螺紋結(jié)構(gòu)與所述板體結(jié)構(gòu)螺紋旋轉(zhuǎn)連接。復(fù)禹公司確認(rèn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案與上述實施方式中的相應(yīng)技術(shù)特征相同，原審法院對此亦予以確認(rèn)。此外，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有箱本體、兩端固定于箱本體上方水平面上的U形軌道、箱本體內(nèi)有多層極性板、箱門內(nèi)側(cè)分布有極性板安裝位置、箱門上方的螺紋結(jié)構(gòu)與活動件連接、箱門通過與其連接的螺紋結(jié)構(gòu)、活動件等沿軌道移動并自轉(zhuǎn)，箱門兩側(cè)可與箱本體通過螺栓固定等技術(shù)特征，與涉案專利權(quán)利要求1、2記載的其余技術(shù)特征相同，因此，原審法院認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)利要求1、2的保護范圍。

關(guān)于爭議焦點二，復(fù)禹公司提出其在專利申請日前已完成被訴侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備、并制造、銷售了被訴侵權(quán)產(chǎn)品。如原審法院前述審查認(rèn)證，原審法院認(rèn)為，復(fù)禹公司提供的證據(jù)不能證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品在專利申請日前已完成生產(chǎn)準(zhǔn)備或者已生產(chǎn)、銷售，故復(fù)禹公司的先用權(quán)、現(xiàn)有技術(shù)抗辯不能成立。

關(guān)于爭議焦點三，復(fù)禹公司未經(jīng)許可，制造、銷售、許諾銷售的產(chǎn)品侵犯了涉案發(fā)明專利權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的民事責(zé)任。丁香公司主張復(fù)禹公司銷毀庫存侵權(quán)產(chǎn)品，故復(fù)禹公司應(yīng)對庫存侵權(quán)產(chǎn)品予以銷毀。在案證據(jù)證明復(fù)禹公司于2016年6月即向齊發(fā)公司銷售的產(chǎn)品采用了專利技術(shù)方案，故其在丁香公司發(fā)明專利申請公布日至授權(quán)公告日期間已制造、銷售采用專利技術(shù)方案的產(chǎn)品，據(jù)此復(fù)禹公司還應(yīng)向丁香公司支付臨時保護期使用費。關(guān)于損害賠償數(shù)額的確定，丁香公司未能舉證證明其因侵權(quán)所受到的損失或者復(fù)禹公司由此所獲得的利益，且無專利實施許可費可以參照，原審法院綜合考慮丁香公司專利權(quán)的類別及其在產(chǎn)品中的貢獻(xiàn)度、復(fù)禹公司主觀過錯程度、侵權(quán)產(chǎn)品的銷售情況等侵權(quán)的性質(zhì)和情節(jié)，酌情確定復(fù)禹公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償數(shù)額。至于臨時保護期使用費，原審法院根據(jù)復(fù)禹公司使用專利技術(shù)方案的時間并參照上述因素予以酌情確定。至于合理費用部分，丁香公司主張的公證費有證據(jù)證明，予以支持。丁香公司主張的律師費，根據(jù)丁香公司提供的證據(jù)以及侵權(quán)調(diào)查的難度、工作量、合理性、必要性等因素予以酌定。

原審法院判決：（一）復(fù)禹公司應(yīng)于本判決生效之日起立即停止侵害丁香公司享有的“水處理箱體裝置”（專利號ZL201610139912.6 ）發(fā)明專利權(quán)；（二）復(fù)禹公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付丁香公司臨時保護期使用費10萬元，并賠償經(jīng)濟損失40萬元；（三）復(fù)禹公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償丁香公司合理費用80000元；（四）駁回丁香公司其余訴訟請求。若被告未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費31616元，由丁香公司負(fù)擔(dān)12853元，復(fù)禹公司負(fù)擔(dān)18763元。

本院二審期間，針對損失賠償數(shù)額，丁香公司新提供五組證據(jù)，第一組為原審程序中已提交的證據(jù)，其余證據(jù)如下：

第二組證據(jù)：2.1，為水處理行業(yè)企業(yè)平均利潤表，2.2-2.4，為南京萬德斯環(huán)?？萍加邢薰尽⑷_(dá)膜環(huán)保技術(shù)有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司年報節(jié)選，以上證據(jù)，擬證明行業(yè)平均利潤率；

第三組證據(jù)：3.1-3.3，丁香公司與上海神火鋁箔有限公司銷售舊款設(shè)備合同、發(fā)票及付款憑證，3.4-3.6，丁香公司分別與金隆銅業(yè)有限公司、河北鑫躍焦化有限公司、中晉太行煉化有限公司新款設(shè)備合同、發(fā)票及付款憑證，以上證據(jù)，擬證明專利技術(shù)在被訴侵權(quán)產(chǎn)品所占比重較大，對專利產(chǎn)品的技術(shù)貢獻(xiàn)度不低于50%；

第四組證據(jù)：4.1，無效宣告請求審查決定書，擬證明涉案專利穩(wěn)定；

第五組證據(jù)：上海市2020年度“科技創(chuàng)新行動計劃”科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金擬立項項目（第一批）公示，擬證明陳之易是復(fù)禹公司主要負(fù)責(zé)人，復(fù)禹公司具有侵權(quán)惡意。

復(fù)禹公司的質(zhì)證意見為：上述證據(jù)與本案無關(guān)聯(lián)性，不能證明復(fù)禹公司所獲得利潤，其中，第二組證據(jù)，不屬于電化學(xué)水處理行業(yè)，復(fù)禹公司的水處理設(shè)備只是水污染處理的很小一部份；第三組證據(jù)與本案無關(guān)，銷售合同未體現(xiàn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)；第四組證據(jù)，與本案無關(guān)；第五組證據(jù)，與本案無關(guān)，項目不是本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品。

本院的認(rèn)證意見為：關(guān)于第二組、第三組證據(jù)，系計算侵權(quán)損害賠償數(shù)額的參考資料，第四組證據(jù)，涉及本案專利權(quán)利要求的解釋，本院予以采納；第五組證據(jù)，與本案無關(guān)，本院不予采納。

本院二審期間，針對先用權(quán)抗辯，復(fù)禹公司提交證據(jù)15份，其中新提交證據(jù)為：

1（證據(jù)2），售后服務(wù)單6份，系2016年6月27日齊發(fā)公司第二次采購合同項下的售后服務(wù)單，擬證明發(fā)生拆除的事實；

2（證據(jù)8），丁香公司股東決議及關(guān)于陳之易退出丁香公司協(xié)議書，2015年9月4日，擬證明陳之易可從事競爭業(yè)務(wù)；

3（補充證據(jù)1），專家意見書，華東理工大學(xué)機械與動力工程學(xué)院郝俊文副教授，解釋了法蘭，法蘭密封與U型吊環(huán)配合，方便打開密封門，避免打開的門歪倒或砸傷人危險。

其余均屬于原審程序中證據(jù)或者針對原審期間已有證據(jù)的意見陳述。

丁香公司的質(zhì)證意見為：齊發(fā)公司拆除設(shè)備在2019年2月，與維修單時間差了兩年，確認(rèn)陳之易退股協(xié)議真實。

本院的認(rèn)證意見為：維修單涉及產(chǎn)品售后服務(wù)情況，與本案爭議事實有關(guān)，丁香公司未否認(rèn)其真實性，本院予以確認(rèn)，證明目的待結(jié)合相關(guān)事實予以評述；關(guān)于陳之易退股協(xié)議，丁香公司確認(rèn)其真實性，本院予以確認(rèn)。

原審法院關(guān)于涉案專利及被訴侵權(quán)的相關(guān)事實基本屬實，本院予以確認(rèn)。

二審另查明：

（一）涉案專利說明書記載的內(nèi)容。說明書第[0002][0003]段記載：“現(xiàn)有技術(shù)中使用的電化學(xué)處理裝置中，為了實現(xiàn)水處理，需要使用陰極板和陽極板之間的作用吸附垢物，或者利用其氧化作用對水進(jìn)行作用?！薄霸诂F(xiàn)有技術(shù)中，包括箱體和箱體開口處的箱門，陰極板和陽極板分別安裝于箱體和箱門上，通過箱門的開合，實現(xiàn)陰極板與陽極板之間的間隔到位，即通過箱門的關(guān)合，將陰極板或陽極板插入到箱體內(nèi)的陽極板或陰極板的間隔之中，但是由于箱門的開合是旋轉(zhuǎn)運動，而非直線插入，為了實現(xiàn)板的插入，就不得不將板的尺寸做小，或者擴大板間的間隔，在此情況下，一方面會造成空間的浪費，另一方面，由于板間距離減少，以及板尺寸的減小，都會造成處理能力的減弱?！闭f明書第[0014]段記載：“本發(fā)明在已有箱門的基礎(chǔ)上，另外引入了板體結(jié)構(gòu)，以之作為安裝陰極板或陽極板的基礎(chǔ)，從而避免了因箱門的旋轉(zhuǎn)運動限制所帶來的空間浪費和處理能力下降；進(jìn)一步的，本發(fā)明引入了軌道與活動件，從而利用軌道和活動件將板體結(jié)構(gòu)的運動實施進(jìn)一步限定，為其具體運作提供了可靠的方案?！?/p>

（二）復(fù)禹公司在涉案專利申請日前制造水處理設(shè)備的情況。復(fù)禹公司主張先用權(quán)的被訴侵權(quán)產(chǎn)品由衷晶公司加工制造。原審期間，復(fù)禹公司提供衷晶公司情況說明2015年11月至2016年1月15日，復(fù)禹公司與衷晶公司簽訂20臺水箱購銷合同，具體為2015年11月16日兩份購銷合同大水箱5臺、中水箱3臺，2015年12月25日1000水箱5臺，2015年12月25日2000水箱5臺，2016年1月15日1000水箱2臺。復(fù)禹公司提供給中碳公司的3臺水處理設(shè)備箱體上銘牌記載生產(chǎn)日期為2016年3月。

本院認(rèn)為，二審爭議焦點問題是復(fù)禹公司提出的先用權(quán)抗辯是否成立。

與現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查方式類似，先用權(quán)抗辯是以專利權(quán)利要求為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中被指控落入專利權(quán)保護范圍的技術(shù)特征，并判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否與在申請日已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用的必要準(zhǔn)備的技術(shù)方案相同或者實質(zhì)相同。

第一，參照專利權(quán)利要求確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中被控落入專利權(quán)保護范圍的技術(shù)特征，涉及原審法院認(rèn)定“板體結(jié)構(gòu)”“活動件”為功能性特征的問題。雖然復(fù)禹公司未對原審法院關(guān)于上述特征屬于功能性特征的認(rèn)定提出異議，但是權(quán)利要求的解釋是法律問題，且功能性特征的認(rèn)定與其他類型的技術(shù)特征在侵權(quán)比對方法上有明顯差異，可能影響侵權(quán)判定結(jié)果。在分析復(fù)禹公司先用權(quán)抗辯是否成立前，應(yīng)先就涉案專利權(quán)利要求1中“板體結(jié)構(gòu)”“活動件”是否為功能性特征作出認(rèn)定。

首先，關(guān)于功能性特征的界定?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第八條對功能性特征及其侵權(quán)對比方法作了明確規(guī)定。該條第一款規(guī)定：“功能性特征，是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的除外。”第二款規(guī)定：“與說明書及附圖記載的實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同?！备鶕?jù)該規(guī)定，功能性特征是指不直接限定發(fā)明技術(shù)方案的結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，而是通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果對結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等進(jìn)行限定的技術(shù)特征。如果某個技術(shù)特征已經(jīng)限定或者隱含了發(fā)明技術(shù)方案的特定結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，即使該技術(shù)特征還同時限定了其所實現(xiàn)的功能或者效果，原則上亦不屬于上述司法解釋所稱的功能性特征，不應(yīng)作為功能性特征進(jìn)行侵權(quán)比對。

其次，本案中，1.對于“板體結(jié)構(gòu)”，“板體”中“板”指片狀的較硬物體，“板體結(jié)構(gòu)”不是標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)名詞，但也并非是其所實現(xiàn)的功能或者效果的描述。權(quán)利要求1中“板體結(jié)構(gòu)通過所述活動件沿所述軌道移動，所述板體結(jié)構(gòu)與所述活動件同軸旋轉(zhuǎn)連接”，并進(jìn)一步在調(diào)整、使用兩種狀態(tài)下限定了“板體結(jié)構(gòu)”與“軌道”“箱本體”“陰陽極板”等其他技術(shù)特征之間的位置、步驟、連接及配合等關(guān)系，使用狀態(tài)下“板體結(jié)構(gòu)固定連接于所述箱本體的開口側(cè)”“所述板體結(jié)構(gòu)上的所述陽極板和/或陰極板插入所述箱本體內(nèi)的所述陽極板和/或陰極板的間隔之中”，調(diào)整狀態(tài)下“板體結(jié)構(gòu)通過所述活動件沿所述軌道移動至活動區(qū)域位置，所述板體結(jié)構(gòu)能夠通過相對所述活動件的自轉(zhuǎn)調(diào)整自身的旋轉(zhuǎn)位置”，因此，“板體結(jié)構(gòu)”不屬于上述司法解釋所稱的功能性特征。另據(jù)說明書第[0014]段記載：“本發(fā)明在已有箱門的基礎(chǔ)上，另外引入了板體結(jié)構(gòu)，以之作為安裝陰極板或陽極板的基礎(chǔ)，從而避免了因箱門的旋轉(zhuǎn)運動限制所帶來的空間浪費和處理能力下降”可知，板體結(jié)構(gòu)是箱門的上位概念。2.對于“活動件”，雖然“活動”系一種功能或者效果描述，而“件”也并未給出相關(guān)結(jié)構(gòu)等實質(zhì)性技術(shù)信息，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)權(quán)利要求1的整體技術(shù)方案還可以獲知該“活動件”與其他技術(shù)特征之間的位置、步驟、連接及配合關(guān)系。例如，本領(lǐng)域技術(shù)人員從“活動件沿所述軌道移動”“板體結(jié)構(gòu)通過所述活動件沿所述軌道移動”“板體結(jié)構(gòu)與所述活動件同軸旋轉(zhuǎn)連接”，調(diào)整狀態(tài)下“板體結(jié)構(gòu)能夠通過相對所述活動件的自轉(zhuǎn)調(diào)整自身的旋轉(zhuǎn)位置”等權(quán)利要求1所記載的其他內(nèi)容可以獲知，“活動件”在“板體結(jié)構(gòu)”與“軌道”位置之間，“活動件的自轉(zhuǎn)調(diào)整”“活動件沿所述軌道移動”，通過“活動件”與“板體結(jié)構(gòu)”“軌道”之間存在連接關(guān)系，實現(xiàn)“板體結(jié)構(gòu)”與“軌道”之間的活動配合。因此，涉案專利權(quán)利要求1中的“活動件”不屬于功能性特征。

最后，因涉案專利權(quán)利要求1中的“板體結(jié)構(gòu)”“活動件”不屬于功能性特征，不應(yīng)當(dāng)將其解釋為說明書所記載的具體實施例及其等同方式。原審判決認(rèn)定“板體結(jié)構(gòu)”“活動件”為功能性特征有誤，本院予以指出并糾正。由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品也同樣具有“板體結(jié)構(gòu)”“活動件”技術(shù)特征，故本院的上述認(rèn)定不影響原審法院關(guān)于被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入涉案專利權(quán)利要求1保護范圍的結(jié)論。

第二，復(fù)禹公司主張的先用權(quán)抗辯是否成立。

首先，關(guān)于復(fù)禹公司主張先用權(quán)抗辯的證據(jù)。原審期間復(fù)禹公司的郵件公證書證明，2016年3月4日復(fù)禹公司員工陳之易向代理商戴毅發(fā)送了郵件，該郵件明確顯示有水處理設(shè)備產(chǎn)品圖片，已經(jīng)清晰顯示了涉案專利說明書明確記載的區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的板體結(jié)構(gòu)、U形軌道和活動件，該郵件發(fā)送時間在涉案專利申請日2016年3月11日之前，符合先用權(quán)抗辯的證據(jù)要求。除此之外，復(fù)禹公司作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的證據(jù)也可以結(jié)合作為先用權(quán)抗辯的證據(jù)予以審查綜合判定。

其次，關(guān)于復(fù)禹公司郵件中產(chǎn)品圖片明確表達(dá)的內(nèi)容。產(chǎn)品圖片中清晰顯示設(shè)備有箱體本體、板體結(jié)構(gòu)、軌道和活動件，根據(jù)涉案專利說明書的記載，涉案專利需要解決的技術(shù)問題是“由于箱門的開合是旋轉(zhuǎn)運動，而非直線插入，為了實現(xiàn)板的插入，就不得不將板的尺寸做小，或者擴大板間的間隔，在此情況下，一方面會造成空間的浪費，另一方面，由于板間距離減少，以及板尺寸的減小，都會造成處理能力的減弱”，根據(jù)說明書第[0014]段記載，解決技術(shù)問題的技術(shù)手段是引入了板體結(jié)構(gòu)，引入了軌道與活動件，因而，在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上，涉案專利權(quán)利要求中板體結(jié)構(gòu)、軌道和活動件是區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的核心內(nèi)容。從郵件圖片明確表達(dá)的內(nèi)容可知，活動件連接在箱門頂部中間位置，軌道為呈直線的兩條平行直線軌部，以及連接兩條直線軌部的呈半圓形曲線軌部，本領(lǐng)域技術(shù)人員從設(shè)備外形圖片示出的活動件連接在箱門頂部中間位置、直線軌部長度距離和半圓形曲線軌部的形態(tài)，可直接地、毫無疑義地確定，圖片中設(shè)備具有與被訴侵權(quán)產(chǎn)品中軌道固定連接于箱本體，箱門與活動件同軸旋轉(zhuǎn)連接相同的技術(shù)特征。被訴侵權(quán)產(chǎn)品中與涉案專利技術(shù)方案對應(yīng)的其他技術(shù)特征，雖然從圖片中無法得出，但鑒于陳之易自丁香公司退股協(xié)議明確陳之易可從事競爭業(yè)務(wù)，丁香公司亦確認(rèn)復(fù)禹公司生產(chǎn)銷售老款水處理設(shè)備的事實，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定陳之易郵件附件中的設(shè)備包含有圖片無法直接得出的部分，均屬于本領(lǐng)域構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的必要技術(shù)特征。此外，復(fù)禹公司的證據(jù)顯示，顧建崗鉛筆手畫圖紙定稿于2015年11月16日，復(fù)禹公司的水處理箱體由衷晶公司代工，復(fù)禹公司供給中碳公司的具有涉案專利技術(shù)特征的水處理設(shè)備出廠日期為2016年3月，推定出廠日期為3月最后一天，晚于涉案專利申請日，上述證據(jù)，雖然單獨均不足以證明被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否為在先使用的技術(shù)，但與陳之易郵件中設(shè)備圖片相互印證，能夠證明其在涉案專利申請日前已經(jīng)制造與被訴侵權(quán)產(chǎn)品相同的產(chǎn)品。

再次，關(guān)于復(fù)禹公司制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否在原有范圍內(nèi)的問題。復(fù)禹公司以委托衷晶公司加工形式制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品，2015年11月至2016年1月復(fù)禹公司與衷晶公司之間合同項下產(chǎn)品雖無法確定為被訴侵權(quán)產(chǎn)品，但足以表明衷晶公司具備批量制造能力，復(fù)禹公司在涉案專利申請日后的制造行為，并未超出原有范圍。復(fù)禹公司只能在原有范圍內(nèi)繼續(xù)實施其技術(shù)方案。

最后，復(fù)禹公司在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品，并且在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權(quán)，亦無須支付涉案專利臨時保護期使用費，復(fù)禹公司關(guān)于先用權(quán)抗辯的上訴理由成立，本院予以支持。

鑒于復(fù)禹公司主張的先用權(quán)抗辯成立，丁香公司關(guān)于增加賠償數(shù)額的上訴主張缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。

綜上所述，復(fù)禹公司的上訴主張成立，對其上訴請求本院予以支持。原審判決認(rèn)定部分事實錯誤，適用法律不當(dāng)，應(yīng)予撤銷。依照《中華人民共和國專利法》第六十九條第二項，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項規(guī)定，判決如下：

一、撤銷上海知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）滬73知民初61號民事判決；

二、駁回上海丁香環(huán)境科技有限公司的訴訟請求。

一、二審案件受理費各31616元，均由上海丁香環(huán)境科技有限公司負(fù)擔(dān)。

本判決為終審判決。

審判長　　焦彥

審判員　　錢建國

審判員　　袁曉貞

二○二○年十二月九日

法官助理　　祁帥

書記員　　韓豐

裁判要點

最高法談 | 專利侵權(quán)糾紛中先用權(quán)抗辯的審查 ?

（原標(biāo)題：專利侵權(quán)糾紛中先用權(quán)抗辯的審查）

來源：最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭

編輯：IPRdaily趙甄校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：最高法談 | 專利侵權(quán)糾紛中先用權(quán)抗辯的審查（點擊標(biāo)題查看原文）

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