“2021年度專利復(fù)審無(wú)效十大案件”凸顯技術(shù)和法律的深度融合

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“2022年7月底，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審無(wú)效部官網(wǎng)全部公開了‘2021年度專利復(fù)審無(wú)效十大案件’的評(píng)析內(nèi)容。這些案件明顯體現(xiàn)出技術(shù)與法律的深度融合，充分表明專利無(wú)效宣告這一行政程序的技術(shù)和法律門檻不斷提升?！?/strong>

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作者：金永剛丁建春朱鵬廣東君龍律師事務(wù)所

2022年7月底，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審無(wú)效部官網(wǎng)全部公開了“2021年度專利復(fù)審無(wú)效十大案件”的評(píng)析內(nèi)容。8月初，復(fù)審無(wú)效部還舉行了相關(guān)解讀活動(dòng)。在這10大案件中（如圖1所示），除1件是集成電路布圖設(shè)計(jì)撤銷案外，其余9項(xiàng)全部是專利無(wú)效宣告案件。這些案件明顯體現(xiàn)出技術(shù)與法律的深度融合，充分表明專利無(wú)效宣告這一行政程序的技術(shù)和法律門檻不斷提升。

以下選取部分案例進(jìn)行介紹和啟示說(shuō)明。

圖1 2021年度復(fù)審無(wú)效十大案件官網(wǎng)示圖

一、對(duì)優(yōu)先權(quán)文件的舉證

在“活接接頭”實(shí)用新型專利權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求案中[1]，涉案專利名稱為“一種用于給排水的活接接頭”（專利號(hào)：ZL201920390483.9）。該專利涉及一種可用在玻璃魚缸類產(chǎn)品缸底的活接接頭（如圖2所示），用于排出缸內(nèi)污水，該產(chǎn)品在生活中應(yīng)用廣泛。

圖2 “活接接頭”案例中涉案專利產(chǎn)品剖視圖

無(wú)效宣告請(qǐng)求人的一個(gè)無(wú)效理由是認(rèn)為該涉案專利不具備新穎性，對(duì)應(yīng)提供的證據(jù)1為一份要求了本國(guó)優(yōu)先權(quán)的中國(guó)實(shí)用新型專利，其優(yōu)先權(quán)日在該涉案專利的申請(qǐng)日之前、申請(qǐng)日卻在涉案專利的申請(qǐng)日之后。因此，如果證據(jù)1的優(yōu)先權(quán)不成立，則其不能作為評(píng)價(jià)涉案專利新穎性的對(duì)比文件。

顯然，確定優(yōu)先權(quán)是否成立就需要判斷在后申請(qǐng)中各項(xiàng)權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在在先申請(qǐng)的文件中，這個(gè)過(guò)程顯然是屬于對(duì)技術(shù)內(nèi)容的分析比對(duì)。但是，對(duì)于本案而言，證據(jù)1要求優(yōu)先權(quán)的在先申請(qǐng)被視為撤回，并不能公開得到。因此，就存在一個(gè)舉證責(zé)任的問(wèn)題，即由請(qǐng)求人還是由權(quán)利人來(lái)對(duì)證據(jù)1的優(yōu)先權(quán)文件進(jìn)行舉證？顯然，這是一個(gè)法律問(wèn)題。

該案例評(píng)析通過(guò)正反兩方面的分析，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由專利權(quán)人承擔(dān)舉證責(zé)任。同時(shí)，又從優(yōu)先權(quán)文件的獲取途徑分析，請(qǐng)求人和專利權(quán)人均可通過(guò)“申請(qǐng)調(diào)取”的方式獲得該優(yōu)先權(quán)文件。最終，合議組依專利權(quán)人的請(qǐng)求調(diào)取了證據(jù)1要求優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)文件，并經(jīng)過(guò)了雙方質(zhì)證，對(duì)證據(jù)1優(yōu)先權(quán)是否成立作出了具體認(rèn)定。

另外，該案審理過(guò)程中還涉及對(duì)電子證據(jù)真實(shí)性的確定、使用公開證據(jù)鏈的認(rèn)定，以及實(shí)用性的判斷等諸多法律問(wèn)題。經(jīng)審理，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第47498號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定，維持專利權(quán)有效。

二、不喪失新穎性的寬限期

在“左心耳封堵器”發(fā)明專利權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求案中[2]，涉案專利名稱為“左心耳封堵器”（專利號(hào)：ZL201310567987.0）。該專利涉及一種左心耳封堵器（如圖3所示），其是心臟手術(shù)中需求量最大的植入器械，可預(yù)防血栓栓塞。

圖3 “左心耳封堵器”案例中涉案專利產(chǎn)品示意圖

該案中，無(wú)效宣告請(qǐng)求人一個(gè)無(wú)效理由也是認(rèn)為該涉案專利不具備新穎性，并提交相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)。專利權(quán)人則主張請(qǐng)求人提出的主要證據(jù)，屬于在申請(qǐng)日以前六個(gè)月內(nèi)“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容的”情形，因而涉案專利應(yīng)享有“新穎性寬限期”，請(qǐng)求人提交的證據(jù)不能破壞其新穎性。

該案焦點(diǎn)在于證據(jù)1是否能夠影響涉案專利享有不喪失新穎性寬限期。證據(jù)1是一篇外文期刊文章，其公開日在涉案專利申請(qǐng)日之前六個(gè)月內(nèi)。從技術(shù)的角度而言，證據(jù)1公開的技術(shù)內(nèi)容對(duì)涉案專利的新穎性造成根本性的影響，因此該案的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到該涉案專利是否符合“新穎性寬限期”的法律規(guī)定。

基于該案審理，一是明確了證據(jù)1中的部分作者曾與專利權(quán)人存在合作關(guān)系或勞動(dòng)雇傭關(guān)系，存在合理的途徑獲知該專利申請(qǐng)的內(nèi)容，屬于“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容的”情形所限定的“他人”。二是明確了證據(jù)1作為申報(bào)材料之一，經(jīng)過(guò)專利權(quán)人蓋章確認(rèn)后，用于申報(bào)廣東省科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目和中華醫(yī)學(xué)科技獎(jiǎng)（2020年7月公示），由此推定2020年7月是專利權(quán)人已知曉證據(jù)1的日期。因此，根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定“若申請(qǐng)人在申請(qǐng)日以后得知的，應(yīng)當(dāng)在得知情況后兩個(gè)月內(nèi)提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明，并附具證明材料”，專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)在2020年7月以后的兩個(gè)月內(nèi)進(jìn)行聲明和提交證明材料。但是，專利權(quán)人實(shí)際是在收到無(wú)效宣告請(qǐng)求受理通知后的兩個(gè)月內(nèi)提交“不喪失新穎性寬限期”的聲明，顯然期限已過(guò)，不應(yīng)享有該寬限期。

經(jīng)審理，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第52508號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定，宣告專利權(quán)無(wú)效。

三、中間產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)

在“儀表機(jī)殼”外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無(wú)效案中[3]，涉案專利名稱為“儀表機(jī)殼”（專利號(hào)：ZL201030122941.5）。該專利涉及的儀表機(jī)殼主要適用于集諸多功能為一身的智能無(wú)紙記錄儀（如圖4所示），其在電力、石化、冶金、制藥、航空等領(lǐng)域具有巨大市場(chǎng)。

圖4 “儀表機(jī)殼”案例中涉案專利產(chǎn)品主視圖

該案中，無(wú)效宣告請(qǐng)求人認(rèn)為，涉案專利提交的圖片為中間狀態(tài)物，不是完整的產(chǎn)品，同時(shí)，中間狀態(tài)物不能單獨(dú)出售，也不能單獨(dú)使用，不符合我國(guó)專利法第二條第四款的規(guī)定?？梢钥闯觯?qǐng)求人提出了外觀設(shè)計(jì)保護(hù)客體的這一法律問(wèn)題。

合議組認(rèn)為該“儀表機(jī)殼”屬于中間產(chǎn)品，中間產(chǎn)品從一個(gè)企業(yè)銷售給另一個(gè)企業(yè)并被用于組裝，即構(gòu)成了“單獨(dú)出售或使用”，只要申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利的產(chǎn)品是一件能夠被獨(dú)立加工出來(lái)的工業(yè)產(chǎn)品，那么該產(chǎn)品就可以被單獨(dú)出售并進(jìn)行單獨(dú)使用。因此，該儀表機(jī)殼屬于外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的客體。

但是，該外觀設(shè)計(jì)在與請(qǐng)求人提出的對(duì)比設(shè)計(jì)進(jìn)行外觀比對(duì)時(shí)，涉案專利背面的設(shè)計(jì)均為配合儀表接線或USB接口等需要所做的主要起功能作用的設(shè)計(jì)，相對(duì)而言對(duì)整體視覺效果不具有顯著影響；對(duì)于涉案專利存在的卡槽設(shè)計(jì)和矩形孔設(shè)計(jì)等，因其均位于機(jī)身側(cè)面，卡槽和矩形孔為功能型設(shè)計(jì)，與條形淺槽設(shè)計(jì)的區(qū)別細(xì)微，且其相對(duì)于儀表整體造型來(lái)說(shuō)均屬于局部細(xì)微變化；對(duì)于視窗內(nèi)部結(jié)構(gòu)的區(qū)別，因其屬于內(nèi)置結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，儀表機(jī)殼前方在使用時(shí)需安裝顯示屏，屬于使用時(shí)看不到的部位，對(duì)整體視覺效果不具有顯著影響。

經(jīng)審理，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第44432號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定，宣告專利權(quán)無(wú)效。

四、無(wú)效宣告案件的撤回

在“通過(guò)圖像采集獲取網(wǎng)絡(luò)連接的數(shù)據(jù)傳輸方式及其系統(tǒng)”發(fā)明專利權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求案中[4]，涉案專利名稱為“通過(guò)圖像采集獲取網(wǎng)絡(luò)連接的數(shù)據(jù)傳輸方式及其系統(tǒng)”（專利號(hào)：ZL201010523284.4）。該專利（如圖5所示）涉及兩家科技公司之間專利侵權(quán)民事訴訟，訴訟標(biāo)的為2000萬(wàn)元，雙方當(dāng)事人均提交了大量證據(jù)和理由證明自己的主張，案情復(fù)雜。

圖5 “通過(guò)圖像采集獲取網(wǎng)絡(luò)連接的數(shù)據(jù)傳輸方式及其系統(tǒng)”案例中涉案專利系統(tǒng)示意圖

該案中，無(wú)效宣告請(qǐng)求人主張?jiān)撋姘?a href='http://m.jupyterflow.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利的權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1和證據(jù)2的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。其中，雙方爭(zhēng)議的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)特征是傳輸數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)的圖像中含有校驗(yàn)碼，該校驗(yàn)碼是否同時(shí)具有判斷圖像清晰功能和校驗(yàn)功能。

顧名思義，如果按照校驗(yàn)碼的通常功能而言，應(yīng)當(dāng)具有校驗(yàn)功能。但是，該涉案專利的說(shuō)明書對(duì)“校驗(yàn)碼”的記載僅有：“數(shù)據(jù)輸入設(shè)備2分析圖形采集模塊21所獲取的圖像中的是否含有正確的校驗(yàn)碼，如果獲取的校驗(yàn)碼不正確，則控制攝像頭自動(dòng)進(jìn)行調(diào)焦?？梢栽趫D像顯示器11所顯示的網(wǎng)絡(luò)代碼周圍排布上至少三組校驗(yàn)碼。在至少三組校驗(yàn)碼正確時(shí)，數(shù)據(jù)輸入設(shè)備2認(rèn)為該圖像中含有的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)正確?！笨梢?，涉案專利中的“校驗(yàn)碼”是確定是否定位準(zhǔn)確，從而使圖像成像清晰。涉案專利未記載其他實(shí)現(xiàn)校驗(yàn)碼校驗(yàn)功能的判斷標(biāo)準(zhǔn)。因此，專利權(quán)人關(guān)于涉案專利的校驗(yàn)碼還有校驗(yàn)功能的主張沒有事實(shí)依據(jù)。

該案在口頭審理結(jié)束后，請(qǐng)求人提出撤回其無(wú)效宣告請(qǐng)求的聲明，合議組并未直接終止審理程序，而是經(jīng)過(guò)多次合議、討論，基于當(dāng)前事實(shí)和證據(jù)能夠證明涉案專利不符合專利法有關(guān)規(guī)定。最終，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第33159號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定，宣告專利權(quán)無(wú)效。

專利權(quán)人對(duì)該決定不服，遂提起行政訴訟，經(jīng)北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審、最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭終審，均認(rèn)為第33159號(hào)決定事實(shí)認(rèn)定清楚，程序合法。

五、主要啟示

通過(guò)以上四個(gè)案例的介紹說(shuō)明，我們不難看出無(wú)效宣告這一行政程序所面臨案情復(fù)雜度和綜合度越來(lái)越高，無(wú)論請(qǐng)求人還是權(quán)利人，要想在無(wú)效宣告程序中達(dá)到預(yù)期目的，都必須要從技術(shù)和法律兩個(gè)方面進(jìn)行充分準(zhǔn)備。主要啟示體現(xiàn)在：

（一）技術(shù)是基礎(chǔ)，法律是關(guān)鍵

上述“對(duì)優(yōu)先權(quán)文件的舉證”案例中，要想確認(rèn)優(yōu)先權(quán)是否成立，在技術(shù)上就需要對(duì)在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行比對(duì)，但是由于在先申請(qǐng)文件并不是處于可以公開獲取的狀態(tài)，如果要申請(qǐng)調(diào)取，那么就存在由誰(shuí)來(lái)舉證的舉證責(zé)任分配問(wèn)題，這顯然屬于法律問(wèn)題。

上述“不喪失新穎性的寬限期”案例中，涉案專利是否被證據(jù)1的外文期刊文章公開，這就需要對(duì)二者的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行對(duì)比分析，如果確已公開，那么就需要在法律上來(lái)證明這種公開是否符合“不喪失新穎性的寬限期”的規(guī)定。

可以看出，在無(wú)效程序中，除了技術(shù)內(nèi)容本身外，民事訴訟法和專利法的法律適用也成為必不可少的內(nèi)容。這就對(duì)無(wú)效程序的雙方參與主體的技術(shù)和法律素養(yǎng)有了更高的要求，必須要根據(jù)案情綜合施策，切不可因失一隅而失全局。

（二）事實(shí)有多變，法理是核心

上述“中間產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)”案例中，對(duì)于外觀設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品形態(tài)，專利法在外觀設(shè)計(jì)的定義中并沒有給出具體的限定。

但是，根據(jù)產(chǎn)品能夠“單獨(dú)出售或使用”這一法理解釋，針對(duì)當(dāng)今工業(yè)生產(chǎn)日益專業(yè)化，分工越來(lái)越細(xì)的實(shí)際現(xiàn)狀，很多最終產(chǎn)品的中間產(chǎn)品分別由不同企業(yè)生產(chǎn)，然后供應(yīng)給生產(chǎn)最終產(chǎn)品的企業(yè)。因此，對(duì)“單獨(dú)出售或使用”不應(yīng)僅局限于最終產(chǎn)品的限制性解釋，只要申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利的產(chǎn)品可獨(dú)立存在，也可以作為一種產(chǎn)品單獨(dú)出售，且具有獨(dú)立的使用價(jià)值。

可以看出，面臨豐富多變的現(xiàn)實(shí)情況，如果局限于從現(xiàn)有法律尋找相關(guān)條款進(jìn)行法律適用往往會(huì)于法無(wú)據(jù)，這就需要根據(jù)法律釋義進(jìn)行判斷識(shí)別，同樣要求無(wú)效程序的參與主體具有較高的法律素養(yǎng)。

（三）無(wú)效是手段，目標(biāo)是根本

上述“無(wú)效宣告案件的撤回”案例中，雖然請(qǐng)求人在口頭審理之后撤回了其無(wú)效宣告請(qǐng)求，但是專利權(quán)作為一種私權(quán)，不僅在個(gè)體之間存在利益關(guān)系，本身還會(huì)影響到公眾利益。合議組據(jù)此最終做出了該專利無(wú)效的決定?？梢?，無(wú)效程序在調(diào)整解決請(qǐng)求人與權(quán)利人之間的法律訴求的同時(shí)，也要兼顧公眾利益，這是完全符合專利法的立法宗旨。

因此，對(duì)于無(wú)效宣告程序的請(qǐng)求人和權(quán)利人，應(yīng)當(dāng)清楚該程序可能帶來(lái) “雙殺”的法律效果，解決相互之間的專利糾紛可以有和解、調(diào)解、訴訟等多種途徑，無(wú)效程序僅是其中的一個(gè)可選程序，而非必選程序。要綜合考慮商業(yè)目的、利益范圍、成本代價(jià)等關(guān)鍵目標(biāo)，為達(dá)成目標(biāo)而綜合研判，確定最佳的解決途徑和方案。

參考文獻(xiàn)：

1.國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審和無(wú)效審查部，評(píng)析“一種用于給排水的活接接頭”實(shí)用新型專利權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求案，2022.07. 27

2.國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審和無(wú)效審查部，評(píng)析“左心耳封堵器”發(fā)明專利權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求案，2022.06. 15

3.國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審和無(wú)效審查部，評(píng)析“儀表機(jī)殼”外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無(wú)效案，2022.07. 06

4.國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審和無(wú)效審查部，評(píng)析“通過(guò)圖像采集獲取網(wǎng)絡(luò)連接的數(shù)據(jù)傳輸方式及其系統(tǒng)”發(fā)明專利權(quán)無(wú)效案，2022.06. 08

（原標(biāo)題：“2021年度專利復(fù)審無(wú)效十大案件”凸顯技術(shù)和法律的深度融合）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：金永剛丁建春朱鵬廣東君龍律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：“2021年度專利復(fù)審無(wú)效十大案件”凸顯技術(shù)和法律的深度融合（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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