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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：明星楠 王艷 萬慧達知識產(chǎn)權
原標題：歷時六年“千頁豆腐自由”終得實現(xiàn)
說起“千頁豆腐”想必大家都不陌生，因其Q彈滑爽，經(jīng)久耐煮等特點成為烹飪干鍋、火鍋、麻辣燙、燒烤等一系列美食的常見食材，在很多餐廳以及各大餐飲外賣平臺隨處可見。不過，雖然認識千頁豆腐的人很多，但是知道“千頁豆腐”被注冊為商標的人就寥寥可數(shù)了。對于“千頁豆腐”是不是“商標”，該不該給予專用權保護這一問題，引發(fā)了一系列的爭議。
近日，北京市高級人民法院做出認定“千頁豆腐”系列商標退化為其核定使用商品通用名稱的判決，此份判決一經(jīng)公布再次引發(fā)熱議，這也被看作前一輪商標無效宣告程序中北京市高級人民法院以及最高人民法院維持“千頁豆腐”商標注冊后的“重大反轉”。那么在期間到底發(fā)生了什么，且聽筆者慢慢道來：
千頁豆腐是素食新產(chǎn)品，以大豆分離蛋白和水為主要原料，食用植物油、淀粉等為輔料，添加或不添加穩(wěn)定劑和凝固劑、增稠劑，經(jīng)斬拌乳化、調味、蒸煮、冷卻、切塊或再速凍等全部或部分工藝制成的大豆蛋白制品[1]。
早在2004年，“海鮮千頁豆腐”就作為“湛江十大海鮮金牌名菜”之一[2]被記述。此后，伴隨書籍、報紙期刊、網(wǎng)絡媒體推廣宣傳，這種新型食品因形似豆腐并具有細韌的口感而廣受歡迎。
2005年，典發(fā)公司開始生產(chǎn)、銷售“典發(fā)”牌千頁豆腐，同時在“豆腐、豆腐制品”等商品上申請注冊“千頁”、“千頁豆腐”商標。2010年，該公司“典發(fā)食品牌”“千頁豆腐”被評為蘇州名牌產(chǎn)品。與此同時，“祖名”、“清美”、“安井”、“良品鋪子”、“聚懷齋”、“姚二娘”、“偷嘴猴”等若干品牌的商家都在生產(chǎn)和銷售“千頁豆腐”商品，各商家均通過附加自身品牌的方式進行區(qū)分。
與“千頁豆腐”生產(chǎn)相關的加工設備、添加劑等上游企業(yè)以及產(chǎn)品生產(chǎn)方法的專利申請人也都使用“千頁豆腐”指代這種特定商品。
圍繞“千頁豆腐”商標問題，典發(fā)公司與同行企業(yè)沖突不斷。典發(fā)公司曾針對多家同行企業(yè)使用“千頁豆腐”的行為提出侵權訴訟，同行企業(yè)也以“千頁豆腐”缺乏商標顯著性，向國家知識產(chǎn)權局提出過數(shù)輪無效程序。從公開判決文書庫中可以看到，典發(fā)至少與清美、三只松鼠、祖名等72個主體間已發(fā)生了84件起糾紛。
這些無盡無休的紛爭在2018年達到高潮，上海清美綠色食品(集團)有限公司針對“千頁”系列商標提起無效宣告及后續(xù)行政訴訟程序，北京市高級人民法院做出判決[3]，撤銷北京知識產(chǎn)權法院對典發(fā)公司“千頁豆腐”商標無效宣告的判決，維持該商標注冊。后經(jīng)最高人民法院再審，以“千頁豆腐”商標申請時尚不是通用名稱為由維持二審判決。最終，注冊在豆腐、豆腐制品上的“千頁豆腐”商標維持有效。至此，很多人才愕然發(fā)現(xiàn)，餐桌上常見的“千頁豆腐”竟是別人的注冊商標。
“千頁豆腐”成為特定大豆蛋白制品的唯一且相對統(tǒng)一的商品名稱，這在社會公眾中已達成了共識。即使部分同行企業(yè)做出一定的規(guī)避舉措，如使用“千葉”“千夜”“千冶”，或者在商品搜索關鍵詞時并列同音不同字的各種寫法。但仍不能消除上游原料、設備廠商、下游餐飲企業(yè)以及消費者長久形成的共識。
2018年11月，上海清美綠色食品(集團)有限公司以典發(fā)公司的“千頁”、“千頁豆腐”系列商標構成第29類“豆腐；豆腐制品”上的通用名稱為由提起商標撤銷申請。國家知識產(chǎn)權局審理后駁回了上海清美綠色食品(集團)有限公司撤銷申請。上海清美綠色食品(集團)有限公司不服，提起撤銷復審申請。
2020年9月，國家知識產(chǎn)權局在上海商標審查協(xié)作中心對案件進行了以口頭審理，認為媒體報道中有“千葉豆腐”、“千夜豆腐”、“千百頁豆腐”等，“千頁豆腐”不是此類產(chǎn)品的規(guī)范化名稱。且典發(fā)公司進行了宣傳推廣和使用，訴爭商標獲得了一定知名度和影響力。雖然一些媒體將“千頁豆腐”作為商品名稱或菜肴名稱使用，但典發(fā)公司也有積極維權的行動。因此，國家知識產(chǎn)權局認定訴爭商標尚未演變?yōu)槎垢?、豆腐制品商品領域的通用名稱，對訴爭商標注冊予以維持。
2020年11月，上海清美綠色食品(集團)有限公司不服國家知識產(chǎn)權局作出的復審決定，向北京知識產(chǎn)權法院提起行政訴訟。北京知識產(chǎn)權法院審理后指出，應以上海清美綠色食品(集團)有限公司提出撤銷申請之時為審查時點，審查訴爭商標是否成為其核定商品上的通用名稱。通用名稱是反映一類商品與另一類商品之間根本區(qū)別的規(guī)范化稱謂，其應當是明確且相對統(tǒng)一的。市場上對此類產(chǎn)品的稱呼方式仍有多種，“千頁豆腐”并非規(guī)范化的商品名稱，不符合構成約定俗成通用名稱的特征要件。社會中存在部分消費者和經(jīng)營者，包括典發(fā)公司在實際使用中使用“千頁豆腐”指代一種類型豆腐產(chǎn)品的菜肴名稱或商品名稱，但同時典發(fā)公司一直在宣傳使用訴爭商標并積極維權，訴爭商標客觀上已形成了“千頁豆腐”提供主體唯一的市場格局，保持著產(chǎn)品和品牌混合的屬性，具有指示商品來源的識別作用。據(jù)此，駁回上海清美綠色食品(集團)有限公司的訴訟請求。至此，上海清美綠色食品(集團)有限公司的主張仍未獲得支持，于是其向北京市高級人民法院提起上訴。
北京市高級人民法院認為，訴爭商標申請日前，“千頁”、“千頁豆腐”與豆腐、豆腐制品已存在特定關聯(lián)。訴爭商標撤銷申請時，至遲在國家知識產(chǎn)權局審查和原審法院審理本案之時，包括消費者和同業(yè)經(jīng)營者在內的相關公眾已普遍認為“千頁豆腐”指代的是一類豆腐商品或豆腐制品，且是全國范圍內的普遍現(xiàn)象。此外，北京高院還指出，典發(fā)公司維權行為的范圍、力度、跨度與其他經(jīng)營者使用行為的范圍和規(guī)模難以匹配，其自身對于訴爭商標的使用并不足以保持訴爭商標的顯著特征，進而使得相關公眾至今仍將其普遍認知為注冊商標而非商品名稱?；诖?，北京高院認定“千頁”“千頁豆腐”已成為“豆腐；豆腐制品”商品上約定俗成的通用名稱。訴爭商標已無法發(fā)揮商標應有的識別商品來源的作用，應當予以撤銷。【北京市高級人民法院（2022）京行終2號】
“千頁”“千頁豆腐”系列商標經(jīng)歷了無效宣告程序與撤銷申請程序，一為商標維持注冊，一為商標撤銷注冊，是什么原因造成如此迥異審理結果呢？咱們繼續(xù)往下說。
一、無效程序與撤通程序為何申請理由相同，但結論不同？
上海清美綠色食品(集團)有限公司兩次申請的主要理由都是“千頁豆腐已經(jīng)成為豆腐品類的通用名稱”，這里就必須提到一個概念——“顯著性”，顯著性是判斷商標是否構成通用名稱的關鍵。所謂顯著性，通俗地說就是消費者看到某個商標時，能否很快區(qū)分出使用該商標的商品來自于哪個生產(chǎn)者或經(jīng)營者。
無效程序和撤通程序是兩種截然不同的程序，二者最大的差異體現(xiàn)在——審查“顯著性”的時間節(jié)點不同，如下圖所示，商標無效宣告以商標核準注冊之日為審查顯著性的基準日；而商標撤銷以撤銷申請人提出撤銷申請之日為基準日，審查提出撤銷申請之時至國家知識產(chǎn)權局審查和原審法院審理之時商標的顯著性。
北京市高級人民法院在（2022）京行終2號判決中指出，審查判斷訴爭商標是否成為商標法第四十九條第二款中的通用名稱，一般應以當事人向行政審查部門提出撤銷申請時的事實狀態(tài)為準?？紤]到注冊商標從成為通用名稱到權利滅失存在時間差，其間，正當使用的經(jīng)營者很可能會面對商標權利人發(fā)起的維權行為。這種時間差越長，對其他經(jīng)營者越不公平，對競爭秩序的維護越不利，而采納行政機關審查和審理過程中的事實，避免重新啟動撤銷程序，有利于縮短時間差，維護公平競爭的市場秩序[4]。
因此，行政機關審查和法院審理過程中事實狀態(tài)發(fā)生變化的，包括逆向反轉的，應當以審查及審理時的事實狀態(tài)判斷是否成為通用名稱。
上海清美綠色食品(集團)有限公司正是發(fā)現(xiàn)了兩類程序在顯著性審查時點上的差別，所以在第二次申請時改變了策略，這才使情況出現(xiàn)轉機，為自己的反敗為勝奠定基礎。既然無效程序和撤通程序審查顯著性的時間節(jié)點不同，得出不同的結論也就不足為奇了。
二、從顯著商標到通用名稱，這些年“千頁”經(jīng)歷了什么？
商標的顯著性是動態(tài)變化的，它可能在使用中獲得，也可能在使用中消滅，如果一枚商標在某類商品上使用過于廣泛，就有可能失去顯著性，退化為該類商品的通用名稱。在2005年“千頁”系列的第一枚商標注冊的時候，由于“千頁豆腐”的稱呼在我國并不常見，該商標或許在國內具有一定的顯著性。但時至今日，“千頁豆腐”這一名稱經(jīng)過長期使用，已然成為市場中一種豆腐品類的名稱，“千頁”系列商標與典發(fā)公司之間的聯(lián)系已經(jīng)大大淡化了。
“千頁”系列商標顯著性的喪失主要有以下幾方面表現(xiàn)，這些方面也是判斷某一標識是否屬于通用名稱的幾個重要角度：
1、一般社會公眾的認知及使用
一般社會公眾對“千頁豆腐”的整體認知和使用情況可以從市場調查報告數(shù)據(jù)中分析一二。根據(jù)北京、上海、蘇州、西安等地投放，且有效收回的1000余份問卷：56.75%的受訪者認為“千頁豆腐”是某類型的豆腐制品，35.5%認為其是一種豆腐類菜肴的名稱。此外，61.00%的受訪者認為提供“千頁豆腐”這道菜肴的飯店/餐館有很多家，大眾點評上更是有30多個城市的500余家餐館銷售以千頁豆腐為食材的菜品。很顯然，絕大部分社會公眾并不了解“千頁豆腐”與典發(fā)公司之間的特定聯(lián)系，在他們的認知中，千頁豆腐只是一種豆腐品類的通用名稱。
2、同業(yè)人員及上下游經(jīng)營者的認知及使用
行業(yè)協(xié)會能夠代表某行業(yè)內部的基本認知情況，中國食品工業(yè)協(xié)會曾在2016年出具《關于千頁豆腐有關問題的函》，其中提到“千頁豆腐作為通用的產(chǎn)品名稱在廣泛使用”。在2018年，協(xié)會又出臺了《千頁豆腐團體標準》，這明顯是把“千頁豆腐”作為一種豆腐品類名稱來使用。
此外，在市場實踐中，上游的原料、添加劑、生產(chǎn)設備企業(yè)等早已將“千頁豆腐”作為產(chǎn)品通用名稱普遍使用；下游企業(yè)也以“千頁豆腐”作為原料制作小零食，表明其已經(jīng)將“千葉豆腐”當作某類豆制品的通用名稱。另據(jù)統(tǒng)計，已申請獲批的與“千頁豆腐”產(chǎn)品相關的發(fā)明專利共14項，外觀設計專利7項，其中甚至包括典發(fā)公司自己申請的專利（如下圖）。把“千頁豆腐”一詞用在專利名稱中，也是將該詞作為通用名稱使用的重要表現(xiàn)。
3、書籍、報紙、網(wǎng)絡媒體等第三方的認知和使用
從第三方的介紹和報道來看，相關書籍、報紙期刊、網(wǎng)絡媒體中有大量關于“千頁豆腐”的介紹文章，既包括《人民日報》《中國食品報》《北京日報》《江西日報》等全國或地方性報紙，也包括《中國大廚》《餐飲世界》等全國性期刊雜志，還包括全國發(fā)行出版的美食類圖書等。這些媒體報道或文章絕大部分都把“千頁豆腐”作為某類豆腐或豆腐制品的通用名稱使用，極少有介紹“千頁豆腐”與典發(fā)公司間特定聯(lián)系的文章。根據(jù)上述情況，北京高院在(2022)京行終4號判決中認為：“媒體的介紹和報道一方面是對消費者認知狀況和同行業(yè)者經(jīng)營狀況的反映，另一方面會進一步推動和強化社會公眾的認知?！币虼?，媒體等第三方認知情況也具有重要的參考意義。
4、典發(fā)公司自身認知與使用
典發(fā)公司自身在經(jīng)營和宣傳中也經(jīng)常將“千頁豆腐”作為“豆腐、豆腐制品”商品上的通用名稱使用。如典發(fā)公司將“千頁豆腐”設置為其生產(chǎn)的系列產(chǎn)品之一，其在相關產(chǎn)品證書、申請的專利以及相關裁判文書中，亦將“千頁豆腐”作為產(chǎn)品名稱進行使用，且會同時使用“典發(fā)”或“典發(fā)食品”商標。
很顯然，不論是對于普通社會公眾，同行業(yè)、上下游經(jīng)營者，還是對于第三方新聞媒體甚至典發(fā)公司自己的使用行為等等，“千頁豆腐”被視為一種豆腐品類的通用名稱已經(jīng)成為事實。該結論來自于各方認知情況的相互印證，絕非一面之詞。北京高院綜合考慮了上述情況，最終在(2022)京行終2號判決中認為“千頁”商標欠缺顯著性，已退化為通用名稱。該結論符合實際情況，也有充分的事實依據(jù)。
三、從個人權利到社會公益，“千頁豆腐”案體現(xiàn)出哪些利益協(xié)調的智慧？
本案中，北京高院(2022)京行終2號判決對于“專用權和社會公益兩種利益的協(xié)調平衡”進行了重點討論，尤其是討論了訴爭商標“退化成為其核定使用的商品的通用名稱”后，在決定是否應當撤銷時是否需考慮商標權利人的主觀過錯。這是本案中一個值得關注的突出亮點，對于同類型案件有非常重要的參考價值。
北京市高級人民法院在（2022）京行終2號判決中指出，商標法之所以規(guī)定注冊商標成為核定商品的通用名稱后應當予以撤銷，根本原因是此時注冊商標已無法再發(fā)揮商標應當具備的區(qū)分商品來源的功能，消費者認牌購物的基本需求無法得到保障，其他經(jīng)營者自由使用公共標志的正當權利可能受到阻礙，并非出于對商標權利人未能有效維護注冊商標的懲罰。從制度設計的角度來說，在注冊商標權利人已取得的形式上合法有效的商標專用權和社會公眾能夠方便、準確的指代特定商品從而確保社會信息交流順暢的公共利益之間權衡，優(yōu)先保障社會公共利益的實現(xiàn)是較為妥當?shù)倪x擇4。
因此，注冊商標退化“成為其核定使用的商品的通用名稱”的判斷，不僅僅包括商標權利人自身原因造成的通用化，同時也包括出于其他經(jīng)營者和社會公眾原因造成的通用化，在判斷中不以商標權利人在通用化的過程中存在主觀過錯為前提，更為合理。
退化為通用標志的商標應當撤銷，這本是一個清晰明確的規(guī)則，但也有人提出：如果商標權人沒有過錯，且已盡力采取措施避免顯著性退化，就不應讓其承擔商標撤銷的不利后果。本案一審（2020）京73行初18103號行政判決中正是這種觀點：“商標凝結了商標權人的心血和投入，在非歸咎于商標權人過錯的情形下，其商標權利不應被輕易剝奪?！?/p>
上述觀點值得商榷。我們不妨看看知識產(chǎn)權制度十分發(fā)達的美國，美國法對于商標顯著性退化問題的規(guī)定十分嚴格：只要商標成為商品的通用名稱, 不管是誰造成的，一律可撤銷該商標。典型的例子比如“阿司匹林”，現(xiàn)在大多數(shù)人都認為這是一款藥物的名稱，但實際上，它最初只是在“乙酰水楊酸”這類藥物上使用的商標，最終卻由于使用廣泛而退化為該類藥物的通用名稱。美國之所以作出如此嚴格的規(guī)定，正是要保護公共利益。商標權人的專用權固然應當保護，但很多時候公共利益會涉及到更為重要的利益關系，當二者出現(xiàn)矛盾時，就需要進行充分的權衡判斷。我們可以從以下幾個方面分析和理解本案撤通制度所涉及的利益協(xié)調問題：
1、缺乏顯著性的商標沒有繼續(xù)注冊的必要
區(qū)分商品來源是商標的基本功能，法律之所以保護商標專用權，正是為了使商標和商家之間建立起唯一穩(wěn)定的聯(lián)系。對于已通用化，不具有顯著性、無法發(fā)揮區(qū)分商品來源功能的商標，已然失去識別商品來源這項基本功能，不再具備商標法意義上的價值，也就沒有繼續(xù)保護的必要。
2、維持通用化商標的注冊是對社會資源的浪費，不利于公共利益的保護
對于已退化為通用名稱的商標，如果繼續(xù)維持注冊，所占有的社會資源、損害的社會利益以及消耗的社會成本都是巨大的。包括但不限于增加消費者的搜索和辨識成本，增加其他經(jīng)營者的表達成本、溝通成本和維權成本，增加公權力機關處理糾紛的成本等等。
如果在顯著性喪失后繼續(xù)維持“千頁”系列商標的注冊，會嚴重影響其他經(jīng)營者的正當利益和社會公益。我們不妨設想以下情況：為避免侵權，其他經(jīng)營者可能放棄生產(chǎn)千頁豆腐，不僅將遭受經(jīng)濟損失，還會讓典發(fā)公司對該產(chǎn)品形成壟斷，對市場經(jīng)濟秩序造成不利影響；如果經(jīng)營者采用“干鍋豆腐”“脆豆腐”等名稱替換“千頁豆腐”，會增加表達難度和溝通成本，因為這些名稱在社會中尚未形成一定共識；如果經(jīng)營者使用“千葉”“千夜”等近似名稱替換“千頁”，仍然有被控侵權的可能性，極易發(fā)生商標侵權糾紛，加大商標行政確權糾紛的工作量，增加公權利機關處理糾紛的成本。
3、商標通用化不以商標權人過錯為前提
北京高院在(2022)京行終2號判決中指出，“（撤通制度）更關注的是通用化的后果是否形成，而非通用化形成的原因以及商標權利人在阻止通用化的過程中的努力”。歸根到底，撤通制度的主要目的應該是保障消費者認牌購物的需求，保證商標發(fā)揮應有的作用，防止資源浪費，而非懲罰或威懾怠于管理商標的商標權人，所以在考慮商標撤銷時也不必過多在意商標權人的主觀過錯問題。
上海清美綠色食品(集團)有限公司和典發(fā)公司的“千頁豆腐之爭”已然落下帷幕，但關于商標通用化問題的討論并未就此停歇?！扒ы摱垢卑负芎玫卦忈屃顺吠ㄖ贫鹊囊?guī)范意義，其中的利益協(xié)調問題更是值得進一步分析與思考。每一份典型案例都富含營養(yǎng)，今后不論是處理商標撤通案，還是防范商標通用化，我們都能從本案中有所啟發(fā)。
不過，在思考今后的工作之前，請讓我們先放松放松，多吃點千頁豆腐，慶祝這來之不易的“千頁豆腐自由”。
注釋：
[1]參見百度百科
[2]參見《雛鷹展翅 湛江第一中學學生研究性學習成果集》中國教育出版社（2004年出版）
[3]參見北京市高級人民法院作出的(2018)京行終585號行政判決書
[4]參見北京市高級人民法院作出的（2022）京行終 2 號行政判決書
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：明星楠 王艷 萬慧達知識產(chǎn)權
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：歷時六年“千頁豆腐”商標案始末！（點擊標題查看原文）
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