怎樣開展專利FTO工作？

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作者：鄭聰 天津知川知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（特殊普通合伙）

原標(biāo)題：怎樣開展專利FTO工作？

本文分為5個小部分，從黃金圈理論“Why-how-what”三個層次來講述FTO的系統(tǒng)工作。重點講解我們?yōu)槭裁匆鯢TO，怎樣做FTO，以及FTO工作的最終成果是什么樣的。通過本文的分享，能夠讓大家對FTO工作有更加系統(tǒng)和深刻的認(rèn)識。

一、什么是FTO

1、FTO的概念

FTO這個概念來自美國，全稱是Freedom to Operate，就是自由實施。而在中國，隨著跨國投資人購買中國企業(yè)的技術(shù)或股權(quán)，也就逐漸將FTO盡職調(diào)查帶到了國內(nèi)。那我們接觸到最多的FTO需求就是有出口業(yè)務(wù)的，或者要給外企大品牌商供貨的中國企業(yè)。

那什么叫自由實施呢？是指在不侵犯他人專利權(quán)的情況下，企業(yè)對技術(shù)自由地進行使用和開發(fā)，并將利用該技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品或服務(wù)投入市場。這里的FTO專指專利方面的FTO，或者大家更熟悉的詞是專利侵權(quán)檢索或分析。

2、FTO報告

FTO工作的表現(xiàn)形式一般是一份FTO報告，該報告是不侵權(quán)調(diào)查報告/法律意見的一種，是指對企業(yè)實施的技術(shù)是否侵犯他人的專利權(quán)進行盡職調(diào)查和發(fā)表法律意見，并作出是否侵犯他人專利權(quán)的分析報告。

隨著越來越多的企業(yè)走出去，大家的知識產(chǎn)權(quán)保護意識越來越強，F(xiàn)TO的價值也就越來越明顯。當(dāng)然FTO報告的作用從形式上看就是評估專利侵權(quán)風(fēng)險，但是其商業(yè)價值在不同的場景里有不同體現(xiàn)。

如：

（1）從市場經(jīng)營角度，F(xiàn)TO報告可以為企業(yè)是否進入目標(biāo)市場提供決策依據(jù)。

（2）在目標(biāo)國家或地區(qū)發(fā)生專利侵權(quán)行為，F(xiàn)TO報告可以用于證明被訴侵權(quán)人非主觀故意，避免被法院認(rèn)定為故意侵權(quán)，從而免于承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任。

（3）在通過風(fēng)險投資增資、并購出讓股權(quán)時，或在通過首次公開募股(IPO)上市時，F(xiàn)TO報告還能起到提升企業(yè)股價，還能促進上市進程的順利開展。

可見，F(xiàn)TO的價值貫穿企業(yè)的研發(fā)，市場，戰(zhàn)略等各方面。

這里要重點解釋一個常見誤區(qū)：很多企業(yè)認(rèn)為自己有專利就不用考慮專利侵權(quán)風(fēng)險，或者認(rèn)為要上市的產(chǎn)品只要做了專利申請或者拿到專利證書就能馬上上市銷售了。

簡單打個比方，企業(yè)的產(chǎn)品有自有專利權(quán)，只代表企業(yè)有了自己的防身武器，但是不代表他人（如競爭對手）不會有更鋒利的武器來發(fā)起進攻。如何避免或防御他人的進攻，F(xiàn)TO就是要解決這個問題。所以說，F(xiàn)TO相當(dāng)于是企業(yè)在市場上行走的防護盾，他人打來了，企業(yè)可以拿FTO報告向法院或者IPO審核機構(gòu)展示說我們并不侵權(quán)，很有可能企業(yè)就能免于受到該攻擊的影響。

二、什么時候需要開展FTO

從理論上說，任何擬上市的產(chǎn)品都應(yīng)該進行FTO分析。

下文列出了各種可能需要開展FTO工作的場景。

對于場景A，是開展FTO最多的情形，因為在企業(yè)走出去的時候，是直面市場競爭最徹底的時候，沒有FTO這個防護盾會死得很慘。比如其國外參展，一些知識產(chǎn)權(quán)管控非常嚴(yán)格的國家，會當(dāng)場在展會扣押展品，導(dǎo)致企業(yè)直接從展會進入到法庭。一些電商平臺，如果沒有事先做好FTO，很可能因為專利侵權(quán)問題，產(chǎn)品在瞬間被下架（比如亞馬遜的平衡車事件）。

對于場景B，是企業(yè)的一些重要經(jīng)營環(huán)節(jié)，雖然不是直接的產(chǎn)品上市，但是這些行為都表明企業(yè)即將實施某些特定的技術(shù)，比如企業(yè)獲得專利許可或交易，那代表他要用這項技術(shù)了，要使用就代表要進行商業(yè)盈利行為了，就會有專利侵權(quán)風(fēng)險。技術(shù)或人才引進，也代表著要引進一項會進行市場經(jīng)營的技術(shù)或產(chǎn)品。這些本質(zhì)上都是產(chǎn)品擬上市的行為。

對于場景C，項目立項、研發(fā)、制造過程中如果都開展FTO工作，那FTO工作有些太頻繁了，如果都要委托外部的專業(yè)機構(gòu)來做，成本會非常大。因此，通常情況下，場景A、B，企業(yè)會委托外部專業(yè)的機構(gòu)來做FTO工作，對于場景C的項目立項、研發(fā)、制造過程中的FTO，一般由企業(yè)的內(nèi)部IPR來開展，這些工作更傾向于專利侵權(quán)預(yù)警的工作。

三、怎樣開展FTO工作呢

前面兩個小節(jié)講的是why的層面，那how 的層面呢？即怎樣開展FTO工作呢？

FTO工作開展的4個前提。

1、需要扎實的專業(yè)功底。不是會專利法，會撰寫專利，會檢索專利就能做FTO的。會做中國FTO，不代表會做美國FTO，會做美國FTO，不代表會做歐洲FTO。所以我認(rèn)為能夠具備全面的FTO專業(yè)功底的個人幾乎沒有，需要團隊的集合，也需要個人不斷的積累和更新專業(yè)知識。專業(yè)功底除了熟悉法條，有嫻熟的檢索技能，最重要的還是需要精讀大量經(jīng)典專利侵權(quán)案例，“法條+案例“才是真實的法律世界的呈現(xiàn)。

2、需要靠譜的工具。免費的專利數(shù)據(jù)庫和高收費的商業(yè)數(shù)據(jù)庫檢索出來的信息量肯定不一樣。比如我們做伊朗的FTO，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的專利數(shù)據(jù)庫里一個伊朗專利都沒有。那我肯定就得換數(shù)據(jù)庫了。

3、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。知道怎么做和做過是完全不一樣的。實戰(zhàn)經(jīng)驗中除了專業(yè)方面的，如檢索的全面性和準(zhǔn)確性，侵權(quán)比對的合法性、合理性，還有對整個FTO的實際把控能力。

4、其他方面的工作前提，比如項目管理能力，團隊協(xié)作能力。FTO工作的開展絕不對專利服務(wù)人員單方面完成的，需要不斷的與企業(yè)技術(shù)人員，市場人員，管理人員進行溝通，確定各種工作細節(jié)。

在下一部分FTO具體的實施步驟介紹中，F(xiàn)TO工作開展的一些具體難點，能讓大家更深刻的感受到FTO工作要具備的這些前提有多重要。

四、FTO工作的9個實施步驟

1、工作范圍的確定

（1）對技術(shù)的定位。一個有形的產(chǎn)品再小，也五臟俱全，如結(jié)構(gòu)，材料，零部件，外觀，是都要考慮進行分別檢索，還是選擇其中一個方面就行呢？這個不是專利工作人員說得算，也不是企業(yè)說得算，需要雙方進行溝通來敲定。

比如這個產(chǎn)品的材料非常關(guān)鍵，但是企業(yè)都是外購，那只需要對供應(yīng)商的專利進行管控，由供應(yīng)商提供FTO報告，或者在采購合同里把材料的風(fēng)險責(zé)任明確即可，而不用企業(yè)自己來進行材料FTO的工作。如果結(jié)構(gòu)是企業(yè)自己設(shè)計研發(fā)的，那也需要進一步明確是整體結(jié)構(gòu)還是局部結(jié)構(gòu)，這樣檢索才會更有針對性。

（2）地域范圍的界定。企業(yè)的目標(biāo)市場在哪，就針對哪個地域的專利。

（3）時間范圍的界定。不能偷工減料，如僅選擇最近10年的專利進行檢索。但也不用太長，因為發(fā)明專利最長才20年。但有些國家會有不同，有些領(lǐng)域的專利也有不同的保護期，比如中國新專利法剛規(guī)定的專利補償期的條款。

（4）法律狀態(tài)的界定，雖然FTO就是針對有權(quán)專利的風(fēng)險，但是還在審查中的專利也是有被授權(quán)的可能。所以法律狀態(tài)不能僅定位在當(dāng)時授權(quán)專利，審查中的，包括PCT國際階段未屆滿的都應(yīng)該囊括在內(nèi)。法律狀態(tài)看似一個簡單的問題，但是因為每個國家的專利申請制度不同，法律狀態(tài)的界定標(biāo)準(zhǔn)就不一樣。所以很多國外的專利不能簡單的認(rèn)為他是無權(quán)或者有權(quán)。有的需要在官方網(wǎng)站上去一一核實，有的需要查閱這個專利所有審查過程。

FTO的工作委托通常都是企業(yè)產(chǎn)品即將上市的時候，時間一般非常緊迫，要在短時間內(nèi)出具一份高質(zhì)量的FTO報告，對工作量的把控非常重要。所以工作范圍的界定就是定海神針了。

2、深度理解目標(biāo)產(chǎn)品/技術(shù)

對于目標(biāo)產(chǎn)品/技術(shù)的理解，專利服務(wù)人員應(yīng)該更甚技術(shù)人員，因為技術(shù)人員看到的就是這一款產(chǎn)品或技術(shù)，專利服務(wù)人員需要看到這款產(chǎn)品的上位產(chǎn)品和各種可能的替代品。這樣的檢索基礎(chǔ)才會牢靠。

比如我曾經(jīng)做的一個化工行業(yè)的FTO，技術(shù)是苯加氫，但是最后檢索出來的專利有的里面并不是用苯這個詞，而是單環(huán)芳烴。

所以在做FTO工作時，對于目標(biāo)產(chǎn)品/技術(shù)需要進行拆解，細分，上位，同位等。

3、確定檢索要素

怎樣做FTO檢索不是本文分享的重點，專利檢索要素表的制定很多檢索老師也都講過。

這里要強調(diào)的是，F(xiàn)TO檢索是FTO工作中最關(guān)鍵的一環(huán)，沒有檢全檢準(zhǔn)，那所有的工作就是無用的。而檢全和檢準(zhǔn)本來就是魚與熊掌不可兼得。所以只能在理論范圍和經(jīng)驗基礎(chǔ)上盡可能的檢全篩準(zhǔn)。

4、開展全面檢索

（1）FTO首先要檢全。前面雖然界定了一些范圍，但是在檢索時也不能上來直接把范圍卡死，很可能漏掉了一些關(guān)鍵專利。

比如限定具體一個目標(biāo)國，但是該國家的語言用詞比較特殊，但是如果我們選擇的是全球，很可能是別的國家的專利里會有相關(guān)專利檢出，通過目標(biāo)國的同族沒準(zhǔn)就能鎖定這個相關(guān)專利。另外，檢索出的失效專利很可能能用于無效有風(fēng)險專利的證據(jù)，或者作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的證據(jù)。

（2）還需要：多庫+多人+多語言。檢不出來怎么辦？檢索無止境，在有非常清晰明確的檢索邏輯的基礎(chǔ)上，如果都兼顧實施過，那就不用糾結(jié)。直接下結(jié)論就行了。

5、檢索結(jié)果的篩選

這里的一個難點就是很可能檢出來了但是篩選的時候成了漏網(wǎng)之魚。是沒有對技術(shù)有充分的理解，篩選專利時不能很好的匹配，也有可能是因為專利數(shù)據(jù)量非常大，因為篩選詞沒有選對，或者人為的疲勞導(dǎo)致漏篩。所以需要更智能的工具+團隊協(xié)作。

另外，4、5很可能是往復(fù)循環(huán)的過程，因為在篩選時很可能發(fā)現(xiàn)一些檢索時沒有考慮到的要素，這時候就需要復(fù)檢，復(fù)篩。

6、侵權(quán)比對

侵權(quán)比對的方法也是大家研究的一個熱點。全面覆蓋原則（字面侵權(quán)），等同侵權(quán)這是最基本的規(guī)則，絕對不能少，但是如何實際應(yīng)用，不同段位的人員有不一樣了。

這也是在FTO工作前提里提到的第一條，要掌握法律法規(guī)，精通經(jīng)典司法案例。

一個侵權(quán)官司都有可能在一審二審再審中有不同的侵權(quán)認(rèn)定結(jié)果，那怎么就能在一份FTO報告里得出肯定的侵權(quán)結(jié)論呢？

7、侵權(quán)風(fēng)險評估

因此，風(fēng)險評估一般不是絕對結(jié)論，而是相對的，有的人習(xí)慣用分級來表述風(fēng)險，如一級風(fēng)險，二級風(fēng)險，有的人習(xí)慣用程度詞表述風(fēng)險。如較大風(fēng)險，較小風(fēng)險。這些都是可以的。

8、FTO報告結(jié)論  有侵權(quán)風(fēng)險 vs 無侵權(quán)風(fēng)險

在2021年以前，我們對FTO報告結(jié)論并沒有特別關(guān)注，評估結(jié)論有侵權(quán)風(fēng)險就直接寫上有，無就寫上無。但從2021年6月1日之后，F(xiàn)TO報告結(jié)論就沒有那么簡單了。需要慎重下筆了。因為如果結(jié)果是有侵權(quán)風(fēng)險的，然后企業(yè)還是執(zhí)意要去上市。那這份FTO報告如果真的呈現(xiàn)在侵權(quán)訴訟的法庭上，難以想象是何等局面。當(dāng)然到那時，企業(yè)肯定不會公開這份FTO報告。但是，我們也不能因為企業(yè)需要好的結(jié)果就違背法律規(guī)則而隨意改變FTO結(jié)論。因此，我個人建議，如果FTO的結(jié)論是有侵權(quán)風(fēng)險，一定要開展第9項工作。

9、侵權(quán)規(guī)避/應(yīng)對預(yù)案（可選的）

可從6個方面考慮。

（1）改進欲實施的技術(shù)方案，以免落入相關(guān)專利權(quán)的保護范圍

（2）等待相關(guān)專利權(quán)到期

（3）在合適的時機提起專利無效程序

（4）購買專利權(quán)、獲得許可證、交叉許可、建立專利聯(lián)盟/專利池

（5）暫緩上市計劃，等待重新上市時機

（6） 做好自己的專利布局

大部分時候考慮這6方面的時機已經(jīng)非常晚了。所以何時開展FTO，肯定是越早越好，而不是快要上市時再做。我們曾經(jīng)遇到一個企業(yè)在產(chǎn)品即將參展之前做FTO，后面結(jié)論是有一篇風(fēng)險非常大的專利，但是當(dāng)時企業(yè)在該產(chǎn)品上已經(jīng)投入9年了，沒有回頭路了。企業(yè)不想放棄這塊市場，而風(fēng)險專利權(quán)人在市場上并沒有做起來，所以企業(yè)選擇了第6種應(yīng)對預(yù)案，就是積累自己的專利權(quán)，待風(fēng)險發(fā)生時有應(yīng)對的武器。

五、FTO報告模板介紹

最后，關(guān)于FTO的第三個層面，what，是什么的問題。

定位：FTO報告是一種法律意見書，不是一個普通的檢索報告，不是把檢索對象，檢索結(jié)果一列就完事了。

這里列出了報告模板的第一層級和一些關(guān)鍵點。

（1） 目標(biāo)產(chǎn)品/技術(shù)的調(diào)查

—— 要明確技術(shù)重點和范圍，不能只是一個技術(shù)主題名稱，要把涉及的技術(shù)細節(jié)，技術(shù)分支展現(xiàn)出來，這樣在后續(xù)使用時才能充分與涉案技術(shù)相對應(yīng)。

（2） 所用的檢索方法和檢索過程說明

—— 要能證明檢索的充分性，全面性，專業(yè)性。這樣在后期如果要呈現(xiàn)給法院或者監(jiān)管機構(gòu)，才能更有說服力。

（3） 展示檢索到的所有專利的重點信息

—— 專利核心著錄項、法律狀態(tài)、審查過程、所有相關(guān)法律事件

如果專利申請人和發(fā)明人與企業(yè)有關(guān)聯(lián)或淵源，根本不存在沖突的可能，那即使從技術(shù)層面有侵權(quán)風(fēng)險也是可以化解的，如非常容易獲得授權(quán)許可。這樣就不用再考慮后續(xù)的侵權(quán)規(guī)避措施了。

法律狀態(tài)方面，如果即將到期，那也不用擔(dān)心風(fēng)險了。當(dāng)然在FTO報告做完后也需要隨時關(guān)注法律狀態(tài)的變化，很有可能一個風(fēng)險非常大的專利突然有一天未交年費失效了，那就躺賺了。當(dāng)然這種可能性會比較小。

（4）分析所適用的法律原理—— 與目標(biāo)地區(qū)的當(dāng)前法律法規(guī)相匹配

如果是目標(biāo)國是國外某國家或地區(qū)，建議與當(dāng)?shù)芈蓭熀献鱽黹_展FTO工作。

（5）對目標(biāo)專利的保護范圍的界定 —— 權(quán)利要求的解讀

我國采取的權(quán)利要求保護范圍的界定標(biāo)準(zhǔn)為折中式，即在確定專利權(quán)的保護范圍時，應(yīng)以權(quán)利要求為依據(jù)，同時結(jié)合說明書及附圖來確定權(quán)利要求的實質(zhì)內(nèi)容，而不僅僅是權(quán)利要求的表面文字記載。

另外，因為我國已經(jīng)不適用多余指定原則，對于權(quán)利要求的全部技術(shù)特征及等同特征都應(yīng)納入權(quán)利要求保護范圍中。

（6）侵權(quán)比對 —— 至少要比對所有的獨立權(quán)利要求， 兼顧字面侵權(quán)和等同侵權(quán)

一個權(quán)要侵權(quán)，就要納入風(fēng)險專利。獨權(quán)范圍最大，不侵獨權(quán)就不侵從權(quán)。侵獨權(quán)，也有可能侵從權(quán)。在可實施的情況下，最好能對所有權(quán)利要求進行比對，因為專利即使授權(quán)，后續(xù)在無效過程中也可能會有修改權(quán)利要求的情況?；蛘咭驗楠殭?quán)判斷不侵權(quán)，而省略了從權(quán)的判定，但實際上判斷獨權(quán)不侵權(quán)時因為一些因素導(dǎo)致判斷有誤。

（7）免責(zé)聲明 —— 漏檢、時效性、侵權(quán)風(fēng)險與實際指控

由于FTO是一個風(fēng)險預(yù)判，風(fēng)險也是瞬間變化的，而且FTO工作也不可能做到天衣無縫，再強大的團隊也不可能做出一份完美的報告，因此有必要在報告的最后加入一個免責(zé)聲明，明確FTO報告的狹隘之處。尤其是即使FTO報告的結(jié)果即使是沒有侵權(quán)風(fēng)險，也無法避免競爭對手的實際指控。

（8）出具人說明 —— 資質(zhì)，是專利代理人，還是律師，還是企業(yè)IPR

FTO報告作為一個法律文件，除了內(nèi)容干貨體現(xiàn)出的專業(yè)性外，出具人的身份也是很重要的審視標(biāo)準(zhǔn)。比如美國法院一般只接受美國律師出具的FTO報告，如果是企業(yè)內(nèi)部IPR出具的FTO報告，則有內(nèi)部操作的嫌疑。而如果FTO報告由不具有訴訟經(jīng)驗的專利代理人出具，或者出具FTO報告的團隊里沒有侵權(quán)訴訟經(jīng)驗的成員，其可信度也會打折扣。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鄭聰 天津知川知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（特殊普通合伙）

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：怎樣開展專利FTO工作？（點擊標(biāo)題查看原文）

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