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涉外委托技術(shù)開發(fā)合同知識產(chǎn)權(quán)約定策略

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知聯(lián)社3年前
涉外委托技術(shù)開發(fā)合同知識產(chǎn)權(quán)約定策略

涉外委托技術(shù)開發(fā)合同知識產(chǎn)權(quán)約定策略

#本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:呂林紅

原標(biāo)題:涉外委托技術(shù)開發(fā)合同知識產(chǎn)權(quán)約定策略


由于我國知識產(chǎn)權(quán)制度建設(shè)起步較晚,科研機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新主體的知識產(chǎn)權(quán)意識尚待加強(qiáng),出現(xiàn)過一些出資“購買”的技術(shù)無法自由使用、未能對國內(nèi)技術(shù)發(fā)展起到應(yīng)有作用的情況。本文從國內(nèi)委托方的利益出發(fā),闡述涉外委托技術(shù)開發(fā)合同中的不侵權(quán)承諾、技術(shù)權(quán)利的分配、專利申請和保護(hù)等涉及知識產(chǎn)權(quán)事項(xiàng)的約定策略,包括約定的思路和實(shí)現(xiàn)該思路的表述,以期對此類合同的談判和簽訂有所參考。


隨著高新技術(shù)的飛速發(fā)展,全球化技術(shù)合作愈加緊密,在充足的經(jīng)費(fèi)支持下,為了加快某項(xiàng)技術(shù)的研究進(jìn)程,國內(nèi)的科研機(jī)構(gòu)會(huì)選擇委托國外的科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行研究開發(fā)。此時(shí)需要通過簽訂委托技術(shù)開發(fā)合同,明確開發(fā)工作的范圍、研發(fā)進(jìn)度、費(fèi)用支付等,確保委托方能夠獲取作為研發(fā)成果的技術(shù)。但技術(shù)開發(fā)不同于產(chǎn)品采購,技術(shù)的獲取往往不是最終目的,委托方還需要考慮后續(xù)技術(shù)的使用、進(jìn)一步開發(fā)、相關(guān)法律權(quán)利的取得和保護(hù)等。而長期以來,由于我國知識產(chǎn)權(quán)制度建設(shè)起步較晚,科研機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新主體的知識產(chǎn)權(quán)意識尚待加強(qiáng),出現(xiàn)過一些出資“購買”的技術(shù)無法自由使用、未能對國內(nèi)技術(shù)發(fā)展起到應(yīng)有作用的情況。為避免此類情況的發(fā)生,需要在委托開發(fā)合同中設(shè)置有利于國內(nèi)委托方的知識產(chǎn)權(quán)條款,使得委托方在支付高昂的開發(fā)費(fèi)用之后,既能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)的更新?lián)Q代,又能夠最大程度地保障技術(shù)的自由使用和實(shí)施。


另一方面,作為國外的研究開發(fā)方,為了保持自己在本領(lǐng)域的技術(shù)競爭優(yōu)勢,會(huì)在合同中對交付給委托方的技術(shù)進(jìn)行種種的權(quán)利限制。雙方博弈之下,委托方要實(shí)現(xiàn)自己的合同目的,就需要根據(jù)項(xiàng)目需求制訂從高案到低案的談判策略,在合同談判中做到心中有底、進(jìn)退有度,并將談判成果采用適當(dāng)?shù)暮贤瑮l款固定到合同中,避免合同約定的語焉不詳和歧義性解釋。


本文正是基于該種考量,從國內(nèi)委托方的利益出發(fā),闡述涉外委托技術(shù)開發(fā)合同中的不侵權(quán)承諾、技術(shù)權(quán)利的分配、專利申請和保護(hù)等涉及知識產(chǎn)權(quán)事項(xiàng)的約定策略,包括約定的思路和實(shí)現(xiàn)該思路的表述,以期對此類合同的談判和簽訂有所參考。


一、不侵權(quán)承諾


作為進(jìn)行技術(shù)開發(fā)的研究開發(fā)方,應(yīng)保證技術(shù)的使用不會(huì)侵犯第三方的任何知識產(chǎn)權(quán)。具體條款可以是:開發(fā)方承諾,委托方使用該技術(shù)或利用該技術(shù)獲得的產(chǎn)品時(shí),免受第三方提出的侵犯其專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)的起訴;如果委托方使用該技術(shù)或利用該技術(shù)獲得的產(chǎn)品的過程中被任何第三人訴稱侵犯了該第三人的專利權(quán)或任何其他權(quán)利,由此可能產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任均由開發(fā)方承擔(dān)。


如果委托方將來對于技術(shù)的使用僅限于中國國內(nèi),并且開發(fā)方不愿意承諾全球范圍內(nèi)的不侵權(quán),則可以退而求其次,由開發(fā)方承諾在中國的使用不會(huì)侵犯第三方的任何知識產(chǎn)權(quán)。


但是,如果開發(fā)方談判地位比較強(qiáng)勢,不同意做此承諾,則委托方將面臨相當(dāng)大的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn),一旦被訴侵權(quán),不但會(huì)被禁止繼續(xù)使用該項(xiàng)技術(shù),而且將導(dǎo)致相當(dāng)大的信譽(yù)損失和經(jīng)濟(jì)損失。如果委托方在充分權(quán)衡侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目需求的情況下,仍然決定與該開發(fā)方合作,則建議在后續(xù)技術(shù)使用過程中動(dòng)態(tài)進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)侵權(quán)可能性的情況下及時(shí)進(jìn)行更改技術(shù)的規(guī)避設(shè)計(jì)或提起專利無效等反制手段,確保至少在國內(nèi)使用該技術(shù)不會(huì)導(dǎo)致侵權(quán)。在可能的情況下,積極申請專利,通過與相關(guān)企業(yè)的交叉許可,達(dá)成互不起訴的約定。


二、技術(shù)權(quán)利的分配


在技術(shù)權(quán)利方面,對于國內(nèi)委托方來說,取得技術(shù)的所有權(quán)是最優(yōu)選,取得技術(shù)的共有權(quán)是次優(yōu)選,而僅取得技術(shù)的使用權(quán)則作為不得已情況下的選擇。


1、取得技術(shù)的所有權(quán)


借用物權(quán)法意義上的所有權(quán)概念,技術(shù)所有權(quán)是對所開發(fā)技術(shù)占有、使用、收益和處分的權(quán)利,完整地包含了對于該技術(shù)的所有權(quán)利。在委托方擁有強(qiáng)勢的談判地位,例如具有多個(gè)可選交易對象的情況下,委托方可采用“買斷”方式約定擁有所開發(fā)技術(shù)的所有權(quán)。具體條款可以是:委托方擁有本協(xié)議項(xiàng)下開發(fā)的所有技術(shù)的全部權(quán)利(right)、所有權(quán)(title)和權(quán)益(interest)。


需要注意的是,在這種情況下,委托方還需注意要求開發(fā)方確認(rèn)新開發(fā)的技術(shù)是否包含開發(fā)方的背景知識產(chǎn)權(quán),如果包含的話,應(yīng)取得相應(yīng)背景知識產(chǎn)權(quán)的使用許可,避免后續(xù)在技術(shù)的使用和進(jìn)一步開發(fā)中受到背景知識產(chǎn)權(quán)的限制。


在取得技術(shù)所有權(quán)的情況下,委托方自然擁有申請專利等知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利。為便利后續(xù)的知識產(chǎn)權(quán)獲權(quán)程序,委托方可在合同中進(jìn)行專門約定,要求開發(fā)方與委托方全力合作,使委托方能夠?qū)崿F(xiàn)任何知識產(chǎn)權(quán)的申請和保護(hù)。


2、取得技術(shù)的共有權(quán)


在雙方談判地位相當(dāng)?shù)那闆r下,往往無法達(dá)成技術(shù)由哪方所有的共識,折衷的結(jié)果可能是技術(shù)由雙方共有。此時(shí)一般如下約定:雙方在平等共享的基礎(chǔ)上共同擁有本協(xié)議項(xiàng)下開發(fā)的所有技術(shù)的全部權(quán)利、所有權(quán)和權(quán)益,包括所有專利、著作權(quán)和其他知識產(chǎn)權(quán)。


關(guān)于權(quán)利共有情況下的權(quán)利行使,相關(guān)的國內(nèi)法均規(guī)定約定優(yōu)先,沒有約定的情況下,例如對于共有專利權(quán),除了共有人可以單獨(dú)實(shí)施或者以普通許可方式許可他人實(shí)施該專利外,行使共有的專利申請權(quán)或者專利權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體共有人的同意;對于共有著作權(quán),由各合作作者共同享有并通過協(xié)商一致行使。


事實(shí)上,無論是取得全體共有人的同意還是協(xié)商一致行使,在雙方利益不一致的情況下,往往不容易達(dá)成共識,實(shí)際上造成未來權(quán)利行使的不確定性。為避免這種不確定性,需要在當(dāng)前的委托技術(shù)開發(fā)合同中進(jìn)一步約定共有的具體模式,明確各自的權(quán)利邊界。


具體的約定可以包括:約定雙方共有的形式為按份共有,并且約定各自的份額,權(quán)利行使時(shí)按份行使或按份表決;約定按照地域單獨(dú)申請專利、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利以及申請和維護(hù)費(fèi)用的承擔(dān);約定發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)情況下單獨(dú)提起訴訟的權(quán)利以及費(fèi)用的承擔(dān)等。


3、取得使用權(quán)


委托方在無法取得技術(shù)的所有權(quán)甚至共有權(quán)的情況下,取得使用權(quán)即開發(fā)方的技術(shù)許可成為唯一的選擇。技術(shù)許可包括獨(dú)占許可、獨(dú)家許可和普通許可三種類型。


在委托技術(shù)開發(fā)合同中,獨(dú)占許可(exclusive license)是在合同約定的時(shí)間和地域范圍內(nèi),開發(fā)方只授權(quán)委托方一家使用技術(shù),開發(fā)方和任何第三方均不享有使用權(quán)。排他許可(sole license)是在合同約定的時(shí)間和地域范圍內(nèi),開發(fā)方只授權(quán)委托方一家使用技術(shù),但開發(fā)方保留使用權(quán),可以自己使用。普通許可(non-exclusive license)是在合同約定的時(shí)間和地域范圍內(nèi),在委托方之外,開發(fā)方還可以授權(quán)多家被許可人使用。


在委托技術(shù)開發(fā)關(guān)系中,由于開發(fā)費(fèi)用是由委托方提供的,因此在委托方無法取得技術(shù)所有權(quán)而僅能取得使用權(quán)的情況下,這種使用應(yīng)該是免費(fèi)的,否則將顯失公平。許可條款可以表述如下:開發(fā)方授予委托方在中國(或進(jìn)一步包括其它國家或地區(qū))使用和開發(fā)該技術(shù)以及制造和銷售基于該技術(shù)的產(chǎn)品的永久免使用費(fèi)的許可。


在許可期限方面,一般約定許可在相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)法律保護(hù)的期間內(nèi)保持有效,但考慮到技術(shù)秘密等不存在法定保護(hù)期限,委托方可以爭取不設(shè)置使用期限的限制,而取得永久的許可。


在上述三種直接給與委托方的許可之外,委托方可以進(jìn)一步爭取向第三方的分許可權(quán),例如可以約定:委托方有權(quán)再授予第三方在中國使用和開發(fā)該技術(shù)以及制造和銷售基于該技術(shù)的產(chǎn)品的分許可。


三、專利申請和保護(hù)


如果委托方取得專利申請權(quán),則可以決定在中國或其它國家或地區(qū)提出專利申請,這種情況下,需要注意要求開發(fā)方在專利申請前以及專利授權(quán)后提供專利申請和保護(hù)所需的各種協(xié)作。一般可以如下約定:應(yīng)委托方的合理要求,開發(fā)方應(yīng)向委托方提供一切必要的協(xié)助、合作和信息,使委托方能夠完成任何知識產(chǎn)權(quán)的申請和保護(hù)。


更為具體地可以約定:在專利申請前,開發(fā)方在從研發(fā)人員接收到項(xiàng)目成果信息后,向委托方披露任何可取得專利的技術(shù)信息;開發(fā)方的研發(fā)人員在發(fā)表項(xiàng)目成果之前,需提供給委托方進(jìn)行審查,確保沒有潛在可申請專利的技術(shù),以避免該技術(shù)在專利申請之前被公開,破壞專利申請的新穎性或創(chuàng)造性而使其無法獲得授權(quán)。


專利申請過程中,開發(fā)方應(yīng)簽署或披露任何與專利申請相關(guān)的文件和信息,例如簽署各種發(fā)明人聲明文件,以符合在美國等國家進(jìn)行專利申請的程序要求。在雙方擁有不同國家或地區(qū)的申請權(quán)的情況下,開發(fā)方應(yīng)及時(shí)提供其擁有申請權(quán)的國家或地區(qū)的審查相關(guān)資料;如果開發(fā)方有意放棄任何專利申請,應(yīng)事先向委托方提供此類放棄申請意向的書面通知等。


關(guān)于專利授權(quán)后的權(quán)利保護(hù),可以約定無論委托方是否單獨(dú)擁有專利權(quán),如果出現(xiàn)專利侵權(quán)情況,委托方都擁有以自己的名義單獨(dú)提起專利侵權(quán)行政處理或司法訴訟的權(quán)利,以最大程度地維持自己在相關(guān)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。


以上著重說明了不侵權(quán)承諾、技術(shù)權(quán)利的分配、專利申請和保護(hù)等知識產(chǎn)權(quán)約定策略,而在涉外委托技術(shù)開發(fā)合同中,與知識產(chǎn)權(quán)約定條款相配套,還需要設(shè)置保密條款和糾紛解決條款。在進(jìn)行專利等知識產(chǎn)權(quán)的申請之前,需要通過保密條款確保專利申請的技術(shù)不會(huì)被公開。而如果以技術(shù)秘密進(jìn)行保護(hù)的情況下,在技術(shù)的全壽命周期都需要各方采取嚴(yán)格的保密措施。此外,合同的約定有可能掛一漏萬,合同的執(zhí)行也會(huì)出現(xiàn)各種意外情況,在出現(xiàn)分歧甚至導(dǎo)致糾紛的情況下,需要按照糾紛解決條款定紛止?fàn)帯?紤]到技術(shù)合同的專業(yè)性和保密性,通常采用仲裁的方式解決糾紛,對于委托方而言,最優(yōu)選中國內(nèi)地、香港、新加坡等地的仲裁機(jī)構(gòu),次優(yōu)選瑞士等中立第三國的仲裁機(jī)構(gòu),此處不再贅述。


總之,知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款在涉外委托技術(shù)開發(fā)合同中的重要性不容忽視,國內(nèi)委托方通過對未來需求進(jìn)行準(zhǔn)確判斷、制訂周密的談判方案,然后與開發(fā)方進(jìn)行充分溝通和磋商,可以最大程度地消除未來知識產(chǎn)權(quán)問題的不確定性,為合同目的的實(shí)現(xiàn)打下良好的基礎(chǔ)。


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:呂林紅

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君


注:原文鏈接涉外委托技術(shù)開發(fā)合同知識產(chǎn)權(quán)約定策略點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)


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