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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:康瑜 高沃律所
原標(biāo)題:淺析“商品化權(quán)益”
具有知名度和美譽度的作品名稱、角色名稱是存在較大商業(yè)價值的,權(quán)利人利用作品名稱、角色名稱發(fā)展衍生行業(yè)理應(yīng)得到保護,但是,權(quán)利人在請求“商品化權(quán)益”保護時,應(yīng)當(dāng)對其構(gòu)成要件進(jìn)行充分考量,同時,還應(yīng)注意提起無效宣告程序5年的時限,進(jìn)而更加全面有效的維護自身的合法權(quán)益!
隨著社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,一些知名文學(xué)藝術(shù)作品的作品名稱、影視作品名稱、角色名稱被大量搶注為商標(biāo),這無疑給作品名稱、角色名稱的權(quán)利人發(fā)展衍生行業(yè)造成了巨大的影響。由此,作品名稱、角色名稱的權(quán)利人開始通過對搶注商標(biāo)提起無效宣告程序來進(jìn)行救濟,其權(quán)利基礎(chǔ)所依據(jù)的就是“商品化權(quán)益”,該種權(quán)益保護的是利用作品的知名度和美譽度獲得商業(yè)價值的權(quán)利。
“商品化權(quán)益”并非法律明確規(guī)定的一項權(quán)利,故在審查實踐中一直存在爭議,但隨著學(xué)界研究的深入及審判實踐的成熟,逐漸將該項權(quán)利劃歸到《商標(biāo)法》中規(guī)定的“在先權(quán)利”予以保護。2015年,北京市高級人民法院首次在“功夫熊貓"案中確認(rèn)了“商品化權(quán)”,同時也確認(rèn)了"功夫熊貓"作為知名電影名稱所享有的作品名稱商品化權(quán)。最高人民法院于2017年1月發(fā)布的《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十二條第二款規(guī)定:對于著作權(quán)保護期限內(nèi)的作品,如果作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度,將其作為商標(biāo)使用在相關(guān)商品上容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為其經(jīng)過權(quán)利人的許可或者與權(quán)利人存在特定聯(lián)系,當(dāng)事人以此主張構(gòu)成在先權(quán)益的,人民法院予以支持。
但是,對于是否構(gòu)成“商品化權(quán)益”應(yīng)當(dāng)滿足相應(yīng)的構(gòu)成要件。筆者通過幾個案例對“商品化權(quán)益”的考量因素進(jìn)行進(jìn)一步分析:
在(2020)京73行初13634號案件中,法院認(rèn)為《怦然心動》的人物名稱“江應(yīng)憐”、“狄淇兒”尚未通過原告的宣傳推廣在相關(guān)公眾中取得較高的知名度。在(2020)京73行初13091號案件中,法院認(rèn)定原告提交的證據(jù)僅能證明《鐵姬鋼兵》漫畫在特定的漫畫觀眾中具有了一定受眾,但是不能證明原告對《鐵姬鋼兵》漫畫的推廣力度和范圍足以使該漫畫在相關(guān)公眾中得到足夠的了解和關(guān)注。原告并未對《鐵姬鋼兵》漫畫在播放平臺之外的領(lǐng)域進(jìn)行宣傳和推廣,《鐵姬鋼兵》并未制作成除漫畫以外的其他形式進(jìn)行播放,未在周邊商品上進(jìn)行商標(biāo)意義上的使用。由此,《商標(biāo)法》規(guī)定的在先權(quán)利“保護對象”應(yīng)當(dāng)具有較高的知名度,其知名度應(yīng)及于所有受眾群體,而非特定受眾群體。若知名度較弱,訴爭商標(biāo)注冊人則不會產(chǎn)生“搭便車”的主觀惡意,繼而也不會造成相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)。
在(2020)京73行初13634號案件中,法院還認(rèn)為原告的證據(jù)表明其在衛(wèi)衣、T恤等產(chǎn)品上進(jìn)行了《怦然心動》衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售,但是,《怦然心動》漫畫的主題系校園青春故事,與第25類服裝類產(chǎn)品重合度較低,訴爭商標(biāo)的使用不足以在相關(guān)公眾中引起混淆誤認(rèn)。在(2020)京行終1133號案件中,法院同樣認(rèn)為株式會社日升主張享有在先權(quán)益的《機動戰(zhàn)士高達(dá)》動畫作品和“機動戰(zhàn)士”角色統(tǒng)稱與訴爭商標(biāo)核定使用的第09類已錄制的計算機程序(程序)等商品在生產(chǎn)部門、功能用途、銷售渠道、消費群體等方面差異較大,訴爭商標(biāo)在上述商品上的使用不會導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品來源的誤認(rèn)。故“商品化權(quán)益”的保護應(yīng)當(dāng)考量訴爭商標(biāo)核定使用的商品或者服務(wù)與作品及其衍生產(chǎn)品的類似程度,若二者關(guān)聯(lián)性較弱,則不易導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生誤認(rèn)。
此外,是否構(gòu)成侵犯權(quán)利人“商品化權(quán)益”,應(yīng)結(jié)合訴爭商標(biāo)注冊人主觀上是否存在惡意綜合考量。在(2020)京行終7679號案件中,法院也明確指出:訴爭商標(biāo)申請注冊人的主觀意圖對于2013年商標(biāo)法第三十二條“損害他人在先權(quán)利”的認(rèn)定具有實質(zhì)影響。原告在本案中提交了“大神時代公司意圖將訴爭商標(biāo)以1800萬元高價轉(zhuǎn)讓給中文在線公司的微信截圖”等證據(jù),法院最終認(rèn)定大神時代公司申請注冊訴爭商標(biāo)具有攀附小說《巫頌》作品名稱知名度的主觀惡意。
由此看出,法院對于“商品化權(quán)益”的保護態(tài)度十分明晰,雖然法律并未對該權(quán)益進(jìn)行明確規(guī)定,但是審判實踐已經(jīng)將該項權(quán)益劃歸到《商標(biāo)法》“在先權(quán)利”的保護范圍。北京市高級人民法院于2019年4月24日發(fā)布的《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》對“商品化權(quán)益”認(rèn)定的限制及構(gòu)成要件作出了相關(guān)解釋,16.19第二款規(guī)定,若依據(jù)除商標(biāo)法第三十二條“在先權(quán)利”之外的其他具體條款不足以對當(dāng)事人提供救濟,且無法依據(jù)姓名權(quán)、肖像權(quán)、著作權(quán)、一定影響商品(服務(wù))名稱等法律明確規(guī)定的權(quán)利或者利益予以保護的,在符合特定條件時,可以依據(jù)當(dāng)事人的主張適用商標(biāo)法第三十二條“在先權(quán)利”予以保護,但一般應(yīng)依據(jù)反不正當(dāng)競爭法第六條的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)定。16.20規(guī)定,認(rèn)定是否屬于16.19條所規(guī)定的“特定條件”時,應(yīng)同時具備下列情形:(1)“保護對象”為作品名稱、作品中的角色名稱等;(2)在訴爭商標(biāo)申請日前,“保護對象”應(yīng)具有一定知名度;(3)訴爭商標(biāo)的申請注冊人主觀上存在惡意;(4)訴爭商標(biāo)標(biāo)志與“保護對象”相同或者相近似;(5)訴爭商標(biāo)指定使用的商品屬于“保護對象”知名度所及的范圍,容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為其經(jīng)過“保護對象”利益所有人的許可或者與利益所有人存在特定聯(lián)系。至此,法院為“商品化權(quán)益”的保護指明了方向。
綜上,具有知名度和美譽度的作品名稱、角色名稱是存在較大商業(yè)價值的,權(quán)利人利用作品名稱、角色名稱發(fā)展衍生行業(yè)理應(yīng)得到保護,但是,權(quán)利人在請求“商品化權(quán)益”保護時,應(yīng)當(dāng)對其構(gòu)成要件進(jìn)行充分考量,同時,還應(yīng)注意提起無效宣告程序5年的時限,進(jìn)而更加全面有效的維護自身的合法權(quán)益!
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:康瑜 高沃律所
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:淺析知名IP的“商品化權(quán)益”(點擊標(biāo)題查看原文)
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