使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（四）

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作者：吳圳添 劉淑娟 福建世禮律師事務(wù)所

原標(biāo)題：使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（四）

規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C構(gòu)造的前提是“預(yù)設(shè)產(chǎn)品相同”，這決定了它們的法律后果均是“破壞”，也就是說(shuō)，此時(shí)引證現(xiàn)有技術(shù)均會(huì)導(dǎo)致在后產(chǎn)品權(quán)利要求無(wú)法獲得授權(quán)。

一、檢驗(yàn)規(guī)則A、規(guī)則B、規(guī)則C和規(guī)則D的完備性

在《使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（三）》中，筆者檢驗(yàn)了侵權(quán)判斷時(shí)，規(guī)則一、規(guī)則二、規(guī)則三和規(guī)則四可以認(rèn)為是完備的。

本文繼續(xù)來(lái)檢驗(yàn)授權(quán)確權(quán)判斷時(shí)的規(guī)則A、規(guī)則B、規(guī)則C和規(guī)則D是否完備。

同樣以假定條件、行為模式和法律后果，來(lái)分解授權(quán)確權(quán)時(shí)的規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C。

假定條件源自【規(guī)則B】的表述：“專利文件（是否）明確限定該技術(shù)方案僅能適用于該使用環(huán)境特征”?？芍小皼](méi)有明確限定僅能”和“明確限定僅能”兩種假定條件的簡(jiǎn)稱。

行為模式源自【規(guī)則A】的表述：“引證現(xiàn)有技術(shù)可以適用于產(chǎn)品權(quán)利要求記載的使用環(huán)境的”。可知有“能夠”、“僅能”和“不能”三種行為模式的簡(jiǎn)稱。

法律后果源自【規(guī)則B】和【規(guī)則C】：“引證現(xiàn)有技術(shù)(是否)破壞專利權(quán)的保護(hù)范圍”?？芍小捌茐摹焙汀拔雌茐摹眱煞N法律后果的簡(jiǎn)稱。

將上述兩種假定條件和三種行為模式重新組合，可以得到共6種組合，并可以各自對(duì)應(yīng)相應(yīng)法律后果，如下表1所示：

表1

表1中，全部的法律后果均是“破壞”（即“引證現(xiàn)有技術(shù)破壞專利權(quán)的保護(hù)范圍”），沒(méi)有一種情形的法律后果是“不破壞”。

但我們知道，肯定還應(yīng)該有“引證現(xiàn)有技術(shù)不破壞專利權(quán)的保護(hù)范圍”的情形，這說(shuō)明，規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C是不完備的。

那加上規(guī)則D完備嗎？

規(guī)則D只是一個(gè)在后判斷，類似于規(guī)則四只是一個(gè)前提判斷（參考《使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（三）》），規(guī)則D本身不能夠直接對(duì)應(yīng)新的情形。

綜上可知，即使有規(guī)則A、規(guī)則B、規(guī)則C和規(guī)則D，在授權(quán)確權(quán)階段，相應(yīng)的使用環(huán)境特征規(guī)則也仍然不完備。

二、不允許專利權(quán)人僅對(duì)已經(jīng)存在的產(chǎn)品通過(guò)限定使用環(huán)境特征而再次獲得保護(hù)

盡管繼續(xù)構(gòu)造規(guī)則，以使授權(quán)確權(quán)時(shí)關(guān)于使用環(huán)境特征的規(guī)則完備，是重要的，但是，筆者認(rèn)為，先有必要詳細(xì)解釋，為何表1中，規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C對(duì)應(yīng)的6種情形，全部的法律后果均是“破壞”。

因?yàn)?，?duì)于這一點(diǎn)，許多人會(huì)感到困惑。

有人會(huì)這樣質(zhì)疑：

即使產(chǎn)品一樣，但在后專利申請(qǐng)?zhí)岢鲆环N新的使用環(huán)境特征，如果使用環(huán)境特征是非顯而易見(jiàn)的，甚至達(dá)到了克服技術(shù)偏見(jiàn)的程度，或者達(dá)到了澄清引證現(xiàn)有技術(shù)存在事實(shí)錯(cuò)誤的程度，這樣的技術(shù)內(nèi)容，難道不應(yīng)該是有創(chuàng)造性的嗎，為何不能得到授權(quán)？

先不回答這種質(zhì)疑，而是先給出一個(gè)更加出人意料的進(jìn)一步論斷：

由于規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C是基于“產(chǎn)品相同，只有使用環(huán)境特征是否適用需要討論”這一前提來(lái)構(gòu)造的，因此，哪怕【規(guī)則A】、【規(guī)則B】和【規(guī)則C】中，各引證現(xiàn)有技術(shù)（文獻(xiàn)）所涉及的事實(shí)錯(cuò)誤，例如【規(guī)則A】的事實(shí)變成是“引證現(xiàn)有技術(shù)不可以或僅能適用于產(chǎn)品權(quán)利要求記載的使用環(huán)境的”，但，只要引證現(xiàn)有技術(shù)事實(shí)上公開(kāi)了在后專利申請(qǐng)中的產(chǎn)品，仍然應(yīng)當(dāng)認(rèn)定引證現(xiàn)有技術(shù)破壞專利權(quán)的保護(hù)范圍，此時(shí)在后專利申請(qǐng)中的產(chǎn)品權(quán)利要求仍然不能授權(quán)。

這又是為什么呢？

試想，在“引證現(xiàn)有技術(shù)事實(shí)上公開(kāi)了在后專利申請(qǐng)中的產(chǎn)品”的情況下（即引證現(xiàn)有技術(shù)公開(kāi)了專利文件中的產(chǎn)品，亦即產(chǎn)品是現(xiàn)有技術(shù)），如果允許在后專利申請(qǐng)獲得授權(quán)，就會(huì)出現(xiàn)這種情況：

一種現(xiàn)有產(chǎn)品，通過(guò)限定使用環(huán)境特征，可以“再次”獲得授權(quán)；

而根據(jù)侵權(quán)判斷時(shí)的規(guī)則一，授權(quán)后專利權(quán)人可以起訴生產(chǎn)這個(gè)現(xiàn)有產(chǎn)品的他人侵權(quán)，不需要這個(gè)現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)際使用在使用環(huán)境特征中；

也就是說(shuō)，現(xiàn)有產(chǎn)品突然變成侵權(quán)產(chǎn)品，這對(duì)該現(xiàn)有產(chǎn)品的原生產(chǎn)者和其它相關(guān)公眾顯然是不公平的。

在（2020）最高法知民終312判決書(shū)中，代理律師陳述了類似的情況，也表達(dá)這種看法：

2．如果將《專利侵權(quán)判定指南》第二十三條（即規(guī)則一）片面地理解為只要被訴侵權(quán)產(chǎn)品也可以用于權(quán)利要求記載的使用環(huán)境，就應(yīng)認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備了該項(xiàng)使用環(huán)境特征，將導(dǎo)致任何現(xiàn)有技術(shù)中的產(chǎn)品都可以通過(guò)創(chuàng)新后的使用環(huán)境特征重新納入保護(hù)范圍……但是，在原審侵權(quán)判定中，由于屬于現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品本身結(jié)構(gòu)相同，被訴侵權(quán)產(chǎn)品必然是可以使用于涉案專利的使用環(huán)境的，從而造成了屬于現(xiàn)有技術(shù)的被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利的保護(hù)范圍。

這種不公平，背后的原理是：

通常，侵權(quán)判斷時(shí)被解釋為的保護(hù)范圍，就應(yīng)該是授權(quán)階段被授權(quán)的保護(hù)范圍，也應(yīng)該是無(wú)效階段被無(wú)效的保護(hù)范圍。

因此，當(dāng)侵權(quán)判斷的規(guī)則一給了專利權(quán)人一個(gè)“不需要實(shí)際使用在使用環(huán)境特征中就能抓侵權(quán)”的大范圍時(shí)，那么在授權(quán)確權(quán)階段，這個(gè)大范圍自然也應(yīng)該“大到”能夠直接被相同的在先產(chǎn)品本身所破壞（駁回或無(wú)效），而不需要在先產(chǎn)品實(shí)際公開(kāi)了相應(yīng)使用環(huán)境特征。

現(xiàn)在，回答上述質(zhì)疑：

有創(chuàng)造性的內(nèi)容，也不一定能授權(quán)。

有創(chuàng)造性的內(nèi)容，如果技術(shù)主題不正確（如方法寫(xiě)成了產(chǎn)品），或者保護(hù)范圍不正確，也不能獲得授權(quán)。

怎么處理這樣的矛盾呢，筆者認(rèn)為，可以有以下兩種解決方式：

第一種方式，換主題，使主題變成產(chǎn)品的用途或使用方法，進(jìn)行保護(hù)；

第二種方式，換主題，使主題能夠包括產(chǎn)品和使用環(huán)境特征所涉及的結(jié)構(gòu)，進(jìn)行保護(hù)。

上述兩種方式均需要改變主題，可見(jiàn)，總之是不允許專利權(quán)人僅對(duì)已經(jīng)存在的產(chǎn)品通過(guò)限定使用環(huán)境特征而再次獲得保護(hù)，這樣相對(duì)才能達(dá)到公平合理。

總結(jié)可知，只要引證現(xiàn)有技術(shù)公開(kāi)了產(chǎn)品，由于規(guī)則一給了權(quán)利人大保護(hù)范圍，導(dǎo)致引證現(xiàn)有技術(shù)肯定破壞在后產(chǎn)品權(quán)利要求的可專利性，即：規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C構(gòu)造的前提是“預(yù)設(shè)產(chǎn)品相同”，這決定了它們的法律后果均是“破壞”，也就是說(shuō)，此時(shí)引證現(xiàn)有技術(shù)均會(huì)導(dǎo)致在后產(chǎn)品權(quán)利要求無(wú)法獲得授權(quán)。

相關(guān)閱讀：

專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）

專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（二）

使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（三）

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作者：吳圳添 劉淑娟 福建世禮律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（四）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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