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組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見的應(yīng)對技巧

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組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見的應(yīng)對技巧

組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見的應(yīng)對技巧

#本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:張欽 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題:組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見的應(yīng)對技巧


組合物發(fā)明是一種常見的發(fā)明類型,有自身的一些特點(diǎn)。在答復(fù)組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見時既要考慮一般發(fā)明創(chuàng)造性的答復(fù)思路,也要考慮組合物發(fā)明的特點(diǎn),組合物發(fā)明通常采用組成(組分、含量)和結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)、和/或制備方法這三種方式來表征。本文對組合物用組成來表征的情形進(jìn)行討論。


組合物發(fā)明是一種常見的發(fā)明類型,有自身的一些特點(diǎn)。在答復(fù)組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見時既要考慮一般發(fā)明創(chuàng)造性的答復(fù)思路,也要考慮組合物發(fā)明的特點(diǎn)。


一、組合物發(fā)明概述


組合物發(fā)明的特點(diǎn)在于至少兩種化學(xué)組分或進(jìn)一步與其含量的組合,以實(shí)現(xiàn)特定的技術(shù)效果。其中,各組分之間可以是簡單混合,也可以在特定條件下發(fā)生化學(xué)反應(yīng)(即,反應(yīng)性組分)。通常,各組分都是現(xiàn)有技術(shù)中已知的,然而技術(shù)特征(主要是組分,或者進(jìn)一步結(jié)合含量或比例)、技術(shù)問題和技術(shù)效果之間的關(guān)聯(lián)具有多樣性和不確定性。


組合物發(fā)明通常采用組成(組分、含量)和結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)、和/或制備方法這三種方式來表征。由于性能參數(shù)往往不是技術(shù)手段,而是直接或間接反映要解決的技術(shù)問題,所以判斷其是否具有限定作用,需要確定使組合物滿足所述性能參數(shù)的技術(shù)手段(即,組成和結(jié)構(gòu))。同樣地,判斷制備方法是否具有限定作用,需要確定其對組合物的組成或者結(jié)構(gòu)是否產(chǎn)生影響,所以本文僅討論組合物用組成來表征的情形。


二、組合物發(fā)明的創(chuàng)造性


組合物發(fā)明包括兩種或更多種組分,組分之間通常通過以下作用方式來體現(xiàn)其創(chuàng)造性。


1. 一種組分對另一組分的性能發(fā)揮具有促進(jìn)作用


例1,一種防污涂料組合物,其包含聚硅氧烷基粘結(jié)劑體系,2-7 %干重的親水改性聚硅氧烷,和抗微生物劑,其中所述親水改性聚硅氧烷與抗微生物劑的重量比為1:0.2-1:6。其中的技術(shù)構(gòu)思在于采用親水改性的聚硅氧烷來促進(jìn)抗微生物劑發(fā)揮防污功效(以下有詳細(xì)分析)。


2. 不同組分之間具有協(xié)同增效作用


例2,一種抗皮膚過敏的組合包,其由0.02-3%的D-泛醇、0.01-1.5%的尿囊素和0.2-5%的燕麥仁提取物的組合組成。在該發(fā)明中,D-泛醇、尿囊素和燕麥仁提取物組分在一定含量范圍內(nèi)具有協(xié)同增效作用,從而獲得改進(jìn)的抗過敏性。


3. 多種經(jīng)選擇的組分的組合


有些組合物發(fā)明,組分間的作用方式不清晰,只能歸納為各種經(jīng)選擇的組分的組合。


例3,一種去污組合物,其包含:1-50wt%的單乙醇胺和2-(2-氨基乙氧基)乙醇作為堿性源,1-80wt%的包括乙醇胺十二烷基苯磺酸鹽的表面活性劑,和1-90wt%的包括苯甲醇的溶劑體系,其中所述組合物含有少于1wt%的堿土金屬氫氧化物,和所述組合物的使用溶液中揮發(fā)性有機(jī)化合物不超過4wt%。


在審查實(shí)踐中,審查員常常針對組合物發(fā)明的創(chuàng)造性發(fā)出審查意見。審查意見中關(guān)于缺乏創(chuàng)造性的審查和判斷思路是:以三步法為原則,在相同或相似的技術(shù)領(lǐng)域中,尋找與在審發(fā)明組合物包含最多相同或相似的組分的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù),且往往引用其中的一個具體的實(shí)例組合物(甚至可能是一個作為對比例的組合物)來與在審發(fā)明組合物進(jìn)行組成的比較;隨后,對于區(qū)別特征(通常是組分),在其它的一個或多個其它的現(xiàn)有技術(shù)中進(jìn)行尋找,然后將不同的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行結(jié)合;和通常還進(jìn)一步指出對于組分的替代或者含量的選擇是常規(guī)的,沒有帶來預(yù)料不到的技術(shù)效果。


三、對組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見的應(yīng)對技巧


雖然在審查實(shí)踐中,審查員通常側(cè)重比對組成來考查組合物發(fā)明的創(chuàng)造性,但是審查員通常首先會對申請事實(shí)進(jìn)行如下認(rèn)定:“申請記載的實(shí)驗數(shù)據(jù)”→ “所解決的技術(shù)問題”→“關(guān)鍵技術(shù)手段”。


其中,在審查員對組合物發(fā)明創(chuàng)造性的審查中,“申請記載的實(shí)驗數(shù)據(jù)”非常重要,是認(rèn)定“所解決的技術(shù)問題”的主要依據(jù)。“所解決的技術(shù)問題”是基于其對發(fā)明的理解、檢索到的現(xiàn)有技術(shù)重新認(rèn)定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題,而不是發(fā)明人聲稱的“要解決的技術(shù)問題”。“關(guān)鍵技術(shù)手段”是審查員認(rèn)為的對所解決的技術(shù)問題起決定性作用的技術(shù)手段。


基于此,在答復(fù)組合物創(chuàng)造性審查意見時,應(yīng)該先分別分析在審發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)的構(gòu)思(即“所解決的技術(shù)問題”+“關(guān)鍵技術(shù)手段”),從而清楚說明在審發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別,以及在審發(fā)明的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)的非顯而易見性;然后再以“申請記載的實(shí)驗數(shù)據(jù)”來證明所述技術(shù)方案的技術(shù)效果。


1. 技術(shù)構(gòu)思


在所解決的技術(shù)問題相同/相似的情況下,詳細(xì)分析在審發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)構(gòu)思的異同,這需要仔細(xì)閱讀說明書,必要時需要發(fā)明人提供技術(shù)支持。


以上述例1為例,其技術(shù)構(gòu)思是用親水改性的聚硅氧烷(簡稱親水硅油)控制抗微生物劑從涂層中浸出,和輔助在涂層-水界面形成水合層幫助將抗微生物劑保留在涂層表面上,從而實(shí)現(xiàn)抗微生物劑的緩慢和可控制的釋放,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)更長時間的防污性。即,該發(fā)明的技術(shù)構(gòu)思是,采用親水硅油來控制抗微生物劑發(fā)揮作用,其關(guān)鍵技術(shù)手段是控制親水硅油的量為2-7干重%以及親水硅油與抗微生物劑的重量比為1:0.2-1:6。


審查員引用的對比文件1公開了一種防污涂料組合物,其包含(A)反應(yīng)固化型硅橡膠(A),和(B)有機(jī)聚硅氧烷混合物,其是(B1)有機(jī)聚硅氧烷(B2)包含式≡SiR3OH表示的結(jié)構(gòu)的有機(jī)聚硅氧烷的反應(yīng)混合物,其技術(shù)構(gòu)思是采用一種特定的有機(jī)聚硅氧烷混合物(B),其實(shí)際上是一種穩(wěn)定形式的親水硅油。雖然審查員具體引用的對比文件1中實(shí)施例5公開的防污涂料組合物包含了例1中的聚硅氧烷基粘結(jié)劑體系和親水改性硅油,和其說明書一般部分公開了還可任選包含抗微生物劑,但是對比文件1的技術(shù)構(gòu)思與例1是完全不同的,其關(guān)鍵技術(shù)手段與例1也是完全不同的。


通過首先詳細(xì)分析在審發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)思路的不同,可以避免陷入單純來比對組成不同而得出缺乏創(chuàng)造性結(jié)論的誤區(qū)。


2. 實(shí)驗數(shù)據(jù)


在目前的審查意見中,證明組合物發(fā)明的創(chuàng)造性,實(shí)驗數(shù)據(jù)是必不可少的。實(shí)驗數(shù)據(jù)主要來源于以下兩種途徑。


a.從實(shí)施例中提取可對比的平行實(shí)驗的數(shù)據(jù)。若沒有可對比的平行實(shí)驗,試著從技術(shù)上陳述變化的其它因素是非主要影響因素,從而說明兩組實(shí)驗是可對比的。


b.補(bǔ)充實(shí)驗,其主要用于證明以下兩個方面的問題:證明審查員引用的現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案的技術(shù)效果不如在審發(fā)明的技術(shù)方案;和證明在審發(fā)明的技術(shù)方案具有技術(shù)效果,前提條件是,該技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是能夠從申請文件記載的內(nèi)容中得到的。


(2019)最高法知行終33號(2020.10.26)中給出了接受補(bǔ)充實(shí)驗數(shù)據(jù)的條件:“原專利申請文件應(yīng)當(dāng)明確記載或者隱含公開了補(bǔ)充實(shí)驗數(shù)據(jù)擬直接證明的待證事實(shí)。申請人不能通過補(bǔ)充實(shí)驗數(shù)據(jù)彌補(bǔ)原專利申請文件的固有內(nèi)在缺陷,意在強(qiáng)調(diào)補(bǔ)充實(shí)驗數(shù)據(jù)通常應(yīng)當(dāng)通過證明原專利申請文件明確記載或者隱含公開的待證事實(shí)具備真實(shí)性,而對最終要證明的法律要件事實(shí)起到補(bǔ)充證明作用”。


在具體操作中需要特別注意的是,補(bǔ)充實(shí)驗數(shù)據(jù)不能與申請文件中記載的實(shí)驗數(shù)據(jù)矛盾,要仔細(xì)核實(shí);且代理師最好參與或者幫助發(fā)明人設(shè)計實(shí)驗組,保證是可比的平行實(shí)驗和有針對性的實(shí)驗。


3. 強(qiáng)調(diào)組合物發(fā)明的技術(shù)方案的整體性


由于組合物發(fā)明的特點(diǎn)在于通常已知的至少兩種化學(xué)組分的組合,因此在答復(fù)組合物發(fā)明的創(chuàng)造性審查意見時,需強(qiáng)調(diào)指出,審查員應(yīng)該考慮在審發(fā)明和引用的對比文件的技術(shù)方案的整體性,不能以各組分均為已知組分為理由,簡單地認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示,相反,應(yīng)當(dāng)考查使用多個組分作為一個整體解決相同技術(shù)問題在現(xiàn)有技術(shù)中是否存在技術(shù)啟示。同時,不能僅局限于區(qū)別技術(shù)特征自身固有的性能,而應(yīng)當(dāng)將發(fā)明作為一個整體看待,考慮關(guān)鍵(區(qū)別)技術(shù)特征的引入對整個發(fā)明技術(shù)方案產(chǎn)生的影響,應(yīng)重點(diǎn)圍繞關(guān)鍵技術(shù)特征帶來的技術(shù)效果(包括關(guān)鍵特征自身在發(fā)明中的作用,與其它特征間的關(guān)聯(lián)、協(xié)同作用)進(jìn)行陳述。這種整體性觀點(diǎn)對于上述例3類型的組合物發(fā)明的創(chuàng)造性的爭辯是尤為重要的。


此外,在組合物的審查實(shí)踐中,審查員常常引用公知常識證據(jù)來證明某一區(qū)別組分的作用是現(xiàn)有技術(shù)已知的,從而本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機(jī)將其引入在審發(fā)明。對于這種常見的審查意見,(2019)最高法知行終127號行政判決書給出了指引,其中指出“面對所要解決的技術(shù)問題,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員從現(xiàn)有技術(shù)中可以獲知的啟示原則上應(yīng)該是具體、明確的技術(shù)手段,而不是抽象的想法或一般的研究方向。僅僅依據(jù)研究方向的一致性和本領(lǐng)域的抽象、普遍需求來認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)給出的啟示,隱含著后見之明的危險,容易低估發(fā)明的創(chuàng)造性”。


同樣地,通過強(qiáng)調(diào)整體性,可以避免陷入審查員單純來比對組成不同而得出結(jié)論的誤區(qū),這對上述例3類型的組合物發(fā)明是尤其重要的。


組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見的應(yīng)對技巧


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:張欽 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君


注:原文鏈接:組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見的應(yīng)對技巧(點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)


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