美國外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的最新進(jìn)展：徽標(biāo)的影響及權(quán)利要求的限定作用

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作者：孫悅  中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：美國外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的最新進(jìn)展：徽標(biāo)的影響及權(quán)利要求的限定作用

2018年，蘋果與三星兩家公司在美國長達(dá)七年的外觀設(shè)計專利訴訟爭議以聯(lián)邦巡回上訴法院終審判決三星賠償蘋果高達(dá)5億多美元后，雙方就賠償達(dá)成和解協(xié)議而告終。這項爭議雖暫時告一段落，但判決背后所涉及的對美國專利法中對外觀設(shè)計相關(guān)條款的解釋以及越來越高的涉案金額使業(yè)內(nèi)人士增添了對美國外觀設(shè)計專利的興趣。本文試圖對近來比較有代表性的美國外觀設(shè)計專利的案例兩則進(jìn)行介紹來嘗試剖析美國外觀設(shè)計專利保護(hù)的最新動向。

案例I：徽標(biāo)對圖案外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的影響—哥倫比亞運動服裝北美公司訴塞瑞斯創(chuàng)新附件公司案

2015年1月，哥倫比亞運動服裝北美公司（下文稱“哥倫比亞公司”）起訴塞瑞斯創(chuàng)新附件公司（下文稱“塞瑞斯公司”）侵犯其一項發(fā)明專利US8,453,270，（下文稱“’270專利”）中的兩項權(quán)利要求以及其另一項外觀設(shè)計專利 D657,093，（下文稱“’093專利”）的專利權(quán)。經(jīng)加州南區(qū)地區(qū)法院一審審理，陪審團(tuán)認(rèn)為’270專利的兩項權(quán)利要求不具備新穎性和創(chuàng)造性，因而塞瑞斯公司不侵犯該件發(fā)明專利的專利權(quán)。然而，陪審團(tuán)同時認(rèn)為塞瑞斯公司侵犯了’093外觀設(shè)計專利權(quán)，并賦予哥倫比亞公司高達(dá)300萬美元的賠償。涉案雙方分別向位于華盛頓的聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴。2019年11月，聯(lián)邦巡回上訴法院做出判決，維持了對一審中’270專利兩項權(quán)利要求不具備新穎性和創(chuàng)造性的認(rèn)定，但推翻了一審中對塞瑞斯公司侵犯’093外觀設(shè)計專利權(quán)的認(rèn)定。由于聯(lián)邦巡回上訴法院的此項判決確認(rèn)了商品標(biāo)識在外觀設(shè)計侵權(quán)判定中所起的重要作用，因而本案的判決受到了廣泛的關(guān)注。

093外觀設(shè)計專利涉及如該專利附圖中所示的裝飾性設(shè)計，其中的附圖1（參見下圖1）涉及波浪形設(shè)計，其它附圖涉及圖1中的設(shè)計應(yīng)用于睡袋、靴子、服裝等具體產(chǎn)品中的情形。

根據(jù)美國專利法，欲證明外觀設(shè)計專利被侵權(quán)，外觀設(shè)計專利權(quán)人須從“普通觀察者”的角度進(jìn)行證明。根據(jù)美國最高法院一項百余年前的至今仍行之有效的在先判決（Gorham Co. v. White，81 U.S. 511，528（1871）），判斷外觀設(shè)計侵權(quán)與否的標(biāo)準(zhǔn)在于：以“普通觀察者”作為購買者通常具備的注意力來看，如果相似之處足以使該觀察者將一項設(shè)計混淆成另一項受專利保護(hù)的設(shè)計，則認(rèn)為前項設(shè)計侵犯了后項設(shè)計的專利。根據(jù)美國最高法院另一項判決（Egyptian Goddess，Inc. v. Swisa，Inc.，543 F.3d 665，678（Fed. Cir. 2008）），“普通觀察者”應(yīng)熟悉現(xiàn)有設(shè)計，并且當(dāng)基于現(xiàn)有設(shè)計來審視專利設(shè)計與爭議設(shè)計時，假想的普通觀察者會注意到專利設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的方面；如果專利設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計接近，那么爭議設(shè)計與專利設(shè)計之間的微小區(qū)別對假想的普通觀察者的眼力來說更重要。” 此外，根據(jù)美國最高法院的又一項判決（Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm’n, 598 F.3d 1294, 1303 （Fed. Cir. 2010）），在通過 “普通觀察者”進(jìn)行侵權(quán)判別時，應(yīng)對專利設(shè)計的整體進(jìn)行判別。

在一審判決中，法院認(rèn)為“普通觀察者”應(yīng)是購買或使用塞瑞斯公司相關(guān)產(chǎn)品的消費者，并且認(rèn)為即使是最敏銳的消費者也不能注意到塞瑞斯公司的相關(guān)設(shè)計與哥倫比亞公司的專利設(shè)計的區(qū)別。塞瑞斯公司辯稱，其相關(guān)設(shè)計的波紋中被其公司徽標(biāo)間隔，波紋之前的距離不是均勻的，以及波紋的方向與專利設(shè)計相差90o。然而陪審團(tuán)并未認(rèn)可這些理由，其原因在于哥倫比亞公司的專利中并未要求保護(hù)徽標(biāo)，該專利也未要求特定的波紋取向，而且其它的細(xì)微區(qū)別也不足以使普通觀察者將塞瑞斯公司的設(shè)計與哥倫比亞公司的設(shè)計相區(qū)分。最終，陪審團(tuán)做出了不利于塞瑞斯公司的決定。

在上訴審理中，塞瑞斯公司認(rèn)為，一審法院的主要錯誤在于沒有認(rèn)識到反復(fù)出現(xiàn)的塞瑞斯公司徽標(biāo)是其設(shè)計中不可分割的部分，在判斷與專利設(shè)計是否相似時排除這樣的裝飾性要素與一審中認(rèn)定的應(yīng)從整體上來比較兩種設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)是矛盾的。上訴法院認(rèn)為一審法院的錯誤在于：（1）一審法院在侵權(quán)判定中拒絕考慮塞瑞斯公司徽標(biāo)是不適當(dāng)?shù)?；?）一審法院在解決一些有爭議的事實時適用了錯誤的標(biāo)準(zhǔn)而沒有讓陪審團(tuán)來決定。

具體來說，一審法院依賴于一件在先案例（L.A. Gear，988 F.2d）而認(rèn)為，在外觀設(shè)計專利的侵權(quán)判定中，應(yīng)完全忽略徽標(biāo)。在該在先案例中，涉案各方對專利設(shè)計與爭議設(shè)計基本相同這一事實沒有爭議。然而，上訴法院認(rèn)為，該案例并沒有阻止包括陪審團(tuán)和合議庭在內(nèi)的事實發(fā)現(xiàn)者考慮裝飾性徽標(biāo)作為專利設(shè)計與爭議設(shè)計之間的差異之一?；谝陨虾推渌^點，上訴法院推翻了一審法院關(guān)于塞瑞斯公司侵犯哥倫比亞公司外觀設(shè)計專利權(quán)的判決。

此判決一出，立即引起業(yè)內(nèi)人士的普遍關(guān)注。該判決所確認(rèn)的徽標(biāo)在判斷被比圖案是否相似時所起的作用為美國外觀設(shè)計專利的申請和保護(hù)策略都提出了新的挑戰(zhàn)。一方面，使用者似乎可以通過在在先設(shè)計上增加徽標(biāo)來規(guī)避專利保護(hù)；另一方面，今后的美國外觀設(shè)計專利申請者可能需要為其設(shè)計、尤其是與圖案相關(guān)的設(shè)計增加額外的局部外觀設(shè)計的申請來強(qiáng)化對其設(shè)計的保護(hù)。

案例II：權(quán)利要求對保護(hù)范圍的限定作用—科夫盧森堡有限公司訴霍姆?？怂蛊召嚩鞴景?/span>

科夫盧森堡有限公司（下文稱“科夫公司“）擁有名稱為“用于座椅的圖案”的美國外觀設(shè)計專利D677,946（下文稱”’946專利“）。科夫公司于2017年7月在新澤西地區(qū)法院對霍姆?？怂蛊召嚩鞴荆ㄏ挛姆Q“霍姆公司”）提起訴訟，聲稱霍姆公司的籃筐產(chǎn)品侵犯了其上述外觀設(shè)計專利。2018年1月，新澤西地區(qū)法院做出一審判決，認(rèn)為科夫公司的外觀設(shè)計專利保護(hù)范圍僅限于座椅產(chǎn)品，因此駁回了科夫公司的訴訟請求?？品蚬静环⑾蛭挥谌A盛頓特區(qū)的聯(lián)邦巡回上訴法院提出上訴。2019年9月，聯(lián)邦巡回上訴法院做出裁決，維持了新澤西地區(qū)法院的判決。此案因涉及外觀設(shè)計專利說明書中權(quán)利要求的表述對最終專利保護(hù)范圍的限定作用而廣受關(guān)注。 

946專利涉及用于座椅的圖案，其權(quán)利要求記載了“如所示及所描述的用于座椅的圖案的裝飾性設(shè)計?！痹谠搶＠母綀D中，僅給出了設(shè)計圖案，沒有給出任何應(yīng)用該設(shè)計圖案的制品，參見下圖3。從下圖3可見，該圖案為“倒Y”形的連續(xù)重疊圖案。

圖3：946專利的附圖1

霍姆公司的產(chǎn)品為塑料籃筐，上有“正Y”形的連續(xù)重疊圖案，參見如下圖4。

圖4：霍姆公司的籃筐產(chǎn)品

科夫公司在一審中訴稱，霍姆公司的籃筐產(chǎn)品侵犯了其外觀設(shè)計專利。然而，霍姆公司在答辯時爭辯認(rèn)為，科夫公司的專利保護(hù)范圍應(yīng)僅限于座椅產(chǎn)品。一審法院認(rèn)同霍姆公司的觀點并駁回科夫的起訴。

聯(lián)邦巡回上訴法院贊同一審法院的觀點，并且認(rèn)為，該專利權(quán)利要求中所述的“用于座椅的圖案的裝飾性設(shè)計”對該專利的保護(hù)范圍有限定作用。回顧本專利在審批時的審查歷史可知，科夫公司在原始提交的申請文件的標(biāo)題、權(quán)利要求和附圖說明中所使用的表述是“用于家具的圖案”。在審查期間，審查員未對權(quán)利要求中這樣的表述提出疑義，但認(rèn)為標(biāo)題中這樣的表述過于模糊，并建議將標(biāo)題修改為“用于座椅的圖案”并對申請文件的其它部分進(jìn)行相應(yīng)的修改?？品蚬窘邮芰嗽摻ㄗh并做出了相應(yīng)的修改，但未補(bǔ)交任何體現(xiàn)用于座椅的圖案的實施方式的附圖。

在上訴審理中，科夫公司認(rèn)為本案不適用禁止反悔原則，因?qū)彶閱T在審批中接受了其權(quán)利要求中所用的“用于家具的圖案”的描述，其后來所做出的修改僅僅是為了依照審查員的意見進(jìn)行修改從而獲得授權(quán)，并不意味著對座椅以外的保護(hù)范圍的放棄。上訴法院認(rèn)為，美國專利法從未對抽象的表面裝飾物賦予過專利權(quán)從而使專利范圍涵蓋該裝飾物所能應(yīng)用的所有可能的制品上。雖然通常確定外觀設(shè)計的保護(hù)范圍要根據(jù)附圖中體現(xiàn)的實施方式來確定，但’946專利僅在其權(quán)利要求中描述了其圖案可應(yīng)用于座椅，而所有附圖中均不涉及圖案所能應(yīng)用的具體產(chǎn)品。最終，上訴法院沒有接受科夫公司的爭辯理由，認(rèn)為其在審批期間提交的修改即最終的授權(quán)文本構(gòu)成對授權(quán)專利的保護(hù)范圍的限制，支持了一審法院做出的判斷，即將’946專利的保護(hù)范圍僅限于在座椅這一種產(chǎn)品上的圖案，從而霍姆公司的產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)。

由此案可知，在申請美國外觀設(shè)計專利時，對標(biāo)題、權(quán)利要求及附圖說明的描述應(yīng)盡可能使用含義清晰、范圍寬泛的術(shù)語。同時，為了擴(kuò)大外觀設(shè)計專利的保護(hù)范圍，可以考慮增加可能的應(yīng)用有外觀設(shè)計的不同實施方式的附圖。對于圖案設(shè)計，還可以考慮采用局部外觀設(shè)計的方式來加以保護(hù)。

結(jié)語

近年來，美國國內(nèi)發(fā)生的與外觀設(shè)計專利有關(guān)的侵權(quán)訴訟案件數(shù)量有逐漸增加的趨勢，且涉案金額也越發(fā)龐大。因此，深入了解美國外觀設(shè)計專利法規(guī)，跟蹤美國法院的相關(guān)最新判決將有助于外觀設(shè)計權(quán)利人利用好美國專利法來保護(hù)自己的權(quán)益。

相關(guān)案件：

1. COLUMBIA SPORTSWEAR v. SEIRUS INNOVATIVE ACCESSORIES：18-1329.Opinion.11-13-2019；

2. CURVER LUXEMBOURG, SARL v. HOME EXPRESSIONS INC.：18-2214.Opinion.9-12-2019。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孫悅  中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的最新進(jìn)展：徽標(biāo)的影響及權(quán)利要求的限定作用（點擊標(biāo)題查看原文）

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