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專利法第三十三條“專利申請文件的修改”在發(fā)明專利行政案件的適用

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灣區(qū)知識產(chǎn)權(quán)5年前
專利法第三十三條“專利申請文件的修改”在發(fā)明專利行政案件的適用

專利法第三十三條“專利申請文件的修改”在發(fā)明專利行政案件的適用

#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#

 

原標(biāo)題:判決研讀 | 關(guān)于專利法第三十三條“專利申請文件的修改”的適用

 

IPRdaily消息:在北京知識產(chǎn)權(quán)法院近期審理的一起涉馬庫什化合物的發(fā)明專利行政案件中,專利權(quán)人在無效宣告程序中刪除了技術(shù)方案的部分內(nèi)容,判決中對于上述修改是否符合專利法第三十三條規(guī)定的問題進行了闡述。

 

專利法第三十三條“專利申請文件的修改”在發(fā)明專利行政案件的適用


專利法第三十三條規(guī)定

申請人可以對其專利申請文件進行修改,但是,對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

 

在北京知識產(chǎn)權(quán)法院近期審理的一起涉馬庫什化合物的發(fā)明專利行政案件中,專利權(quán)人在無效宣告程序中刪除了技術(shù)方案的部分內(nèi)容,判決中對于上述修改是否符合專利法第三十三條規(guī)定的問題進行了闡述。

 

01、背景知識小卡片

 

上述關(guān)于修改超范圍的法律適用重點在于對申請文件修改應(yīng)該限制在申請日完成的發(fā)明創(chuàng)造的范圍之內(nèi),背后的法理是先申請原則。

 

因?qū)@麢?quán)在公告授權(quán)后,產(chǎn)生了公眾對其公開范圍的信賴?yán)妫跓o效宣告程序中應(yīng)以不能擴大權(quán)利要求請求保護的范圍為前提,對修改的方式進行嚴(yán)格限定,因此,無效宣告程序中修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。

 

其中,技術(shù)方案的刪除是指從同一權(quán)利要求中并列的兩種以上技術(shù)方案中刪除一種或者一種以上技術(shù)方案。

 

如何正確理解“并列的技術(shù)方案”的刪除,在不同技術(shù)領(lǐng)域仍會有呈現(xiàn)出一定的特殊性,尤其是化學(xué)、醫(yī)藥、生物領(lǐng)域的馬庫什權(quán)利要求,最高法院在(2016)最高法行再41號行政判決書中對馬庫什權(quán)利要求定性為“馬庫什要素的集合,而不是眾多化合物的集合,具有共同性能和作用的一類化合物”,因此對其修改必須給予嚴(yán)格限制,允許對其進行修改但不能因為修改而產(chǎn)生新性能和作用的一類或單個化合物,但是同時也要充分考量個案因素。

 

02、案例

 

涉案專利授權(quán)公告時的權(quán)利要求書如下:

 

1.一種用于聚合物的添加劑組合物,其中包括:

 

組分A:80wt%-99.99wt%的具有式(I)所示結(jié)構(gòu)的二烷基次膦酸鹽,

 

專利法第三十三條“專利申請文件的修改”在發(fā)明專利行政案件的適用

 

其中,R1,R2相同或不同,表示為乙基、丙基和/或丁基;

M為Mg、Ca、Al、Zn、Fe;

m為2至4;

 

組分B:0wt%-20wt%具有式(Ⅱ)所示結(jié)構(gòu)的烷基膦酸鹽,

 

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其中,R3表示為乙基、丙基和/或丁基;

M為Mg、Ca、Al、Zn、Fe;

m為2至4;

 

組分C:0wt%-0.9wt%具有式(Ⅲ)所示結(jié)構(gòu)的膦酸鹽;

 

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其中,R3表示為H;

M為Mg、Ca、Al、Zn、Fe;

m為2至4;

 

組分B不為0wt%,且A、B和C組分的總和始終為100wt%。

 

原告在口審時提交修改文本:

 

1.將權(quán)利要求1和10中的“R1、R2相同或不同,表示為乙基、丙基和/或丁基”修改為“R1、R2相同,表示為乙基”;

 

2.將權(quán)利要求1中的組分C的含量改為大于0wt%-0.9wt%。

 

問題來了,專利權(quán)人在無效宣告程序中在本案中的馬庫什權(quán)利要求做上述修改是否符合專利法第三十三條的規(guī)定呢?

 

專利法第三十三條“專利申請文件的修改”在發(fā)明專利行政案件的適用

 

北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理后認(rèn)為:

 

首先,涉案專利的權(quán)利要求1中所限定化合物中的組分A、B、C均為由馬庫什方式限定的技術(shù)特征,其組合而成的化合物權(quán)利要求是典型的化學(xué)領(lǐng)域的馬庫什權(quán)利要求。

 

其次,對馬庫什權(quán)利要求進行修改時,亦原則上應(yīng)以整個權(quán)利要求,而非該權(quán)利要求中所包括的具體化合物作為修改對象。

 

權(quán)利要求1和10中對化合物的限定除了R1、R2以外,還有M、m、R3等多個變量,刪除其中某個變量的部分可選項,不僅不屬于并列技術(shù)方案的刪除,而且會形成在原有權(quán)利要求的保護范圍內(nèi)的新選擇。

 

因此,原告的該項主張中未將馬庫什權(quán)利要求視為一個技術(shù)方案,而是將其視為若干具體化合物的集合,該主張對馬庫什權(quán)利要求性質(zhì)的理解有誤,本院不予支持。

 

此外,0wt%-0.9wt%是一個完整的數(shù)值范圍,其端值與其他范圍之間并不構(gòu)成并列技術(shù)方案,放棄端點“0wt%”的取值也不屬于技術(shù)方案的刪除,而且導(dǎo)致了權(quán)利要求請求保護的范圍擴大,該修改不符合專利法第三十三條的規(guī)定。

 

故原告的上述主張沒有法律依據(jù),本院不予支持。

 

來源:知產(chǎn)北京

作者:朱蕾 審一庭

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君



注:原文鏈接:專利法第三十三條“專利申請文件的修改”在發(fā)明專利行政案件的適用(點擊標(biāo)題查看原文)


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