效果和用途特征對(duì)于不同類型的權(quán)利要求的新創(chuàng)性及保護(hù)范圍分別是否一定存在影響？

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作者：IP任亦清先森（任飛）

原標(biāo)題：效果和用途特征對(duì)于不同類型的權(quán)利要求的新創(chuàng)性及保護(hù)范圍分別是否一定存在影響？

在高質(zhì)量、高價(jià)值專利撰寫時(shí)，效果和用途特征使用起來要慎之又慎、精益求精。為追求較大的保護(hù)范圍時(shí)，有時(shí)不得不采用功能性限定（效果和用途特征）。但不能是純功能性限定，不然就得不到說明書或本領(lǐng)域技術(shù)人員的支持。效果和用途特征大多數(shù)時(shí)候就好比功能性限定（用途類方法權(quán)利要求除外），猶如一把雙刃劍，用得好時(shí)，往往輕描淡寫的一句效果和用途特征既能增大專利的保護(hù)范圍同時(shí)保護(hù)專利的新創(chuàng)性，在涉及侵權(quán)訴訟及無效宣告時(shí)不吝拔刀相助；用得差時(shí)，效果和用途特征就會(huì)縮小保護(hù)范圍，對(duì)手公司不構(gòu)成侵權(quán)行為，或甚至造成權(quán)利要求不清楚、得不到說明書支持從而無法授權(quán)。

在日常專利撰寫中，專利代理師經(jīng)常會(huì)為了讓權(quán)利要求更容易讓審查員、技術(shù)人員或其他讀者更容易清楚地讀懂技術(shù)方案，或者說讓其技術(shù)方案能夠一目了然地解決其所聲稱的技術(shù)問題，在權(quán)利要求中加入效果或用途特征。但是這種撰寫方式，有時(shí)會(huì)使得代理師在不知不覺中“花田里犯了錯(cuò)”，使得該權(quán)利要求的保護(hù)范圍存在爭(zhēng)議或新創(chuàng)性受到影響，這給我們專利代理師的撰寫水平提出了更高的要求，也可能會(huì)在侵權(quán)訴訟及無效宣告請(qǐng)求時(shí)對(duì)最終的審判結(jié)果直接構(gòu)成有利或不利的影響。

由于權(quán)利要求的類型多種多樣，那么問題來了，效果和用途特征對(duì)于不同類型的權(quán)利要求的新創(chuàng)性及保護(hù)范圍分別是否一定存在影響呢？我們?cè)谟龅竭@方面問題時(shí)，往往感到十分棘手、坐立不安，那有沒有一些可供參考的經(jīng)驗(yàn)或規(guī)律可循呢？筆者希望通過專利審查指南和一個(gè)現(xiàn)實(shí)案例對(duì)這兩個(gè)問題進(jìn)行探討。

首先，遵循“本本主義”原則，從專利審查指南入手。

權(quán)利要求按照性質(zhì)劃分類別，可分為產(chǎn)品類權(quán)利要求和方法類權(quán)利要求，為了使權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行清楚界定，《專利審查指南》第二部分第二章對(duì)于權(quán)利要求作出如下規(guī)定：權(quán)利要求的主題名稱應(yīng)當(dāng)與其技術(shù)內(nèi)容相適應(yīng)。產(chǎn)品類權(quán)利要求通常應(yīng)當(dāng)用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征來描述，而方法類權(quán)利要求則通常應(yīng)當(dāng)用工藝過程、操作條件、步驟或者流程等技術(shù)特征來描述。但是，在審查實(shí)踐中，仍然會(huì)出現(xiàn)以效果或用途表述技術(shù)特征的撰寫方式。

筆者認(rèn)為，由于產(chǎn)品類權(quán)利要求中的技術(shù)特征與方法類的在實(shí)質(zhì)上截然不同，效果或用途特征在兩主題的保護(hù)范圍上的限定作用應(yīng)當(dāng)區(qū)別對(duì)待。

產(chǎn)品類權(quán)利要求中的效果和用途限定

當(dāng)權(quán)利要求的主題為產(chǎn)品類時(shí)，在判斷其保護(hù)范圍時(shí)需要考慮效果和用途特征對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征有何實(shí)質(zhì)影響，從而思考其是否會(huì)對(duì)權(quán)利要求帶來新創(chuàng)性。當(dāng)然這里所說的結(jié)構(gòu)特征包括形狀、構(gòu)造及其他所有任何能夠構(gòu)成直接描述產(chǎn)品的特征。

產(chǎn)品中用途限定：如果用途隱含了產(chǎn)品具有特定的結(jié)構(gòu)和/或組成，則該用途作為產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成的限定特征必須予以考慮。舉《專利審查指南》第二部分第三章關(guān)于新穎性判斷活生生的例子，起重機(jī)的吊鉤與釣魚用的吊鉤，二者在結(jié)構(gòu)上不同，為不同的產(chǎn)品；一種用于注射的藥物組合物和一種用于口服的藥物組合物，其中“用于注射”和“用于口服”這樣的不同用途限定同樣可以隱含二者藥物組合物組成的不同，從而對(duì)產(chǎn)品加以區(qū)分。否則不應(yīng)考慮。

產(chǎn)品中效果限定：如果某種效果隱含了產(chǎn)品具有特定的結(jié)構(gòu)和/或組成，則該效果作為產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成的限定特征必須予以考慮。那就舉我們?nèi)粘Ｗ珜懼薪?jīng)常會(huì)看到“A零件可在B零件上滑動(dòng)”、“C零件可在D零件上轉(zhuǎn)動(dòng)”、“E零件穿過F零件可在G零件上內(nèi)進(jìn)行攪拌”，明顯根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)可以得知A零件與B零件之間形成滑動(dòng)副或A零件放置在B零件上，C零件與D零件之間通過鉸鏈連接、C零件套設(shè)和被套設(shè)于D零件，F(xiàn)零件上必然設(shè)有一個(gè)孔供E零件穿過，且這個(gè)孔的面積要么大于E零件的橫截面或孔的四周設(shè)有柔軟可變形材料讓E零件可以轉(zhuǎn)動(dòng)，當(dāng)然也可以結(jié)合說明書及附圖中的記載和發(fā)明動(dòng)機(jī)進(jìn)一步確認(rèn)。否則不應(yīng)考慮。

方法類權(quán)利要求中的效果和用途限定

同理可知，當(dāng)權(quán)利要求的主題為方法類時(shí)，在判斷其保護(hù)范圍時(shí)需要考慮效果和用途特征對(duì)方法中的特征有何實(shí)質(zhì)影響，從而思考其是否會(huì)對(duì)權(quán)利要求帶來新創(chuàng)性。

方法類權(quán)利要求大致可分為三種類型，第一種是制造加工方法，它作用于一定的物品上，其目的在于使之在結(jié)構(gòu)、形狀或者物理化學(xué)特性上產(chǎn)生變化。第二種是作業(yè)方法，這種方法不以改變所涉及物品本身的結(jié)構(gòu)、特性或功能為目的，而是尋求產(chǎn)生某種技術(shù)上的效果，例如測(cè)量、檢驗(yàn)、分析等。第三種方法是使用方法，即用途發(fā)明，它是對(duì)某種已知物品的一種新的應(yīng)用方式，其目的是產(chǎn)生某種技術(shù)效果或者社會(huì)效果，而不是改變被使用的產(chǎn)品本身。接著我們將效果和用途限定分別逐一與這三種類型進(jìn)行比對(duì)。

方法中用途限定：如果是前兩種，和產(chǎn)品類相同（用途限定不能構(gòu)成直接描述該類主題權(quán)利要求的技術(shù)特征），從而不能直接判斷是否對(duì)其保護(hù)范圍造成影響，還需要代入現(xiàn)有技術(shù)以及說明書中相關(guān)記載對(duì)該方法是否產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性影響。如果是第三種，即用途發(fā)明，那么用途限定構(gòu)成直接描述該類主題權(quán)利要求的技術(shù)特征，勢(shì)必會(huì)對(duì)保護(hù)范圍會(huì)造成一定影響。

方法中效果限定：筆者認(rèn)為，方法類權(quán)利要求本來就各式各樣、十分復(fù)雜，而效果限定中絕大部分是為說明該方法產(chǎn)生對(duì)應(yīng)技術(shù)效果的工作原理或基本機(jī)理的解釋，或直接描述技術(shù)效果、解決了什么樣的技術(shù)問題，本身不應(yīng)出現(xiàn)在方法類權(quán)利要求中，對(duì)其保護(hù)范圍及新創(chuàng)性也產(chǎn)生不了任何影響，從而造成撰寫的不規(guī)范性（除非該效果限定是對(duì)該方法中的某個(gè)使用對(duì)象或處理對(duì)象，會(huì)對(duì)該方法產(chǎn)生確定影響）。

其次，下面結(jié)合專利局復(fù)審和無效審理部的2018年度復(fù)審無效十大案件“評(píng)析‘滴眼液’發(fā)明專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求案”進(jìn)行具體案例實(shí)踐分析。

針對(duì)無效宣告請(qǐng)求人江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司對(duì)日本參天制藥株式會(huì)社、旭硝子株式會(huì)社的發(fā)明專利（專利號(hào)：ZL01815617.7）提出的無效宣告請(qǐng)求，原專利復(fù)審委員會(huì)經(jīng)審理后作出無效宣告請(qǐng)求審查決定，宣告專利權(quán)全部無效。隨后，一審法院撤銷審查決定，二審法院撤銷一審判決，維持審查決定。

在無效審查階段以及司法審判階段，案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)始終圍繞在表示效果技術(shù)特征對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍是否具有限定作用，以及具有怎樣的限定作用，其能否為權(quán)利要求帶來創(chuàng)造性的問題。

爭(zhēng)議點(diǎn)在于：該案專利權(quán)利要求的前序部分為“一種抑制滴眼液中他氟前列素含有率降低的方法”，并在特征部分限定了在滴眼液中加入聚山梨酯80能夠“抑制吸附”，加入乙二胺四乙酸或其鹽能夠“抑制分解”。而最接近的現(xiàn)有技術(shù)分別在兩部分內(nèi)容中公開在他氟前列素眼用溶液中可以加入聚山梨酯80，并根據(jù)制劑需要加入穩(wěn)定劑乙二胺四乙酸鈉（乙二胺四乙酸鹽的一種），但并未公開這兩種物質(zhì)具有“抑制吸附”和“抑制分解”的作用。專利權(quán)人始終強(qiáng)調(diào)，本專利的實(shí)質(zhì)改進(jìn)在于發(fā)現(xiàn)了這兩種物質(zhì)在特定前列素滴眼液制造中的新用途，而一審法院也認(rèn)為本專利屬于“方法權(quán)利要求中基于新性質(zhì)而提出的新手段、新用途”，但本專利所述方法權(quán)利要求是否確實(shí)屬于用途權(quán)利要求？

筆者認(rèn)為，申請(qǐng)人在一審中混淆“用途特征”和“效果特征”的基本概念，“在滴眼液中加入聚山梨酯80能夠抑制吸附，加入乙二胺四乙酸或其鹽能夠抑制分解”這明顯是在說明方案產(chǎn)生的效果或作用，屬于效果特征，跟新用途、新手段毫無關(guān)聯(lián)。

1.如何確定權(quán)利要求主題

復(fù)審委在二審中提出，涉案專利權(quán)利要求的前序部分并未出現(xiàn)“用于……”或類似用途權(quán)利要求的常見表達(dá)方式，同時(shí)本專利說明書記載“因?yàn)橐恍┣傲邢偎匮苌锶苡谒畷r(shí)易于分解，所以將這些前列腺素衍生物配制在滴眼液中還需要解決穩(wěn)定性的問題。因?yàn)樗幬镌诘窝燮魃系奈胶退幬镌诘窝垡褐械姆纸鈱?dǎo)致滴眼液中藥物濃度的降低，所以解決這些問題是制備滴眼液的一個(gè)重要課題”，縱觀說明書記載內(nèi)容，本專利始終致力于解決制備滴眼液過程中遇到的產(chǎn)品穩(wěn)定性問題，其所采用的技術(shù)手段是在制備滴眼液過程中加入吐溫80和乙二胺四乙酸或其鹽，從而得到一種穩(wěn)定的他氟前列素滴眼液產(chǎn)品。因此從本專利的發(fā)明目的、所要解決的技術(shù)問題以及技術(shù)手段判斷，權(quán)利要求所述方法即是作用于一定物品（即滴眼液）上，目的在于使其物理化學(xué)特性（即穩(wěn)定性）產(chǎn)生變化，屬于方法權(quán)利要求中“制造加工方法”類型，其并不屬于用途發(fā)明，顯然不是基于新性質(zhì)而提出的新手段和新用途。即使在用途權(quán)利要求中出現(xiàn)了新的功能、效果特征的限定，但這樣的限定并不必然會(huì)為權(quán)利要求帶來新穎性和創(chuàng)造性。

2.確定效果或用途特征是否實(shí)質(zhì)影響新創(chuàng)性

醫(yī)藥化學(xué)領(lǐng)域中較為常見的，如采用效果限定的制藥用途，如果其中效果的限定并未導(dǎo)致最終用途或者應(yīng)用領(lǐng)域等實(shí)質(zhì)不同時(shí)，則這樣的限定仍難以為權(quán)利要求帶來新穎性、創(chuàng)造性。

舉例而言，如果該案權(quán)利要求的主題修改為用途權(quán)利要求，即保護(hù)“一種用于抑制滴眼液中他氟前列素含有率降低的用途”，并在特征部分仍然限定吐溫80和乙二胺四乙酸或其鹽分別具有“抑制吸附”“抑制分解”的作用，其創(chuàng)造性該如何判斷？由于抑制滴眼液中活性成分含有率降低的本質(zhì)是解決產(chǎn)品的穩(wěn)定性問題，其中“抑制吸附”和“抑制分解”僅僅是為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品穩(wěn)定效果的機(jī)理或原因的闡釋，而無論最接近的現(xiàn)有技術(shù)是否解釋在滴眼液中加入各物質(zhì)的原因或機(jī)理與否，客觀上都已經(jīng)公開了權(quán)利要求所述抑制他氟前列素含有率降低的技術(shù)手段，并帶來了相應(yīng)的技術(shù)效果。權(quán)利要求所述用途與現(xiàn)有技術(shù)相比，在應(yīng)用領(lǐng)域、應(yīng)用方式、應(yīng)用效果或發(fā)明目的等方面非常類似，未產(chǎn)生任何實(shí)質(zhì)性差異，因此該權(quán)利要求仍將不具備創(chuàng)造性。

然后，筆者初心未改，要再來回答第二段所提出的兩個(gè)問題。問題1，筆者認(rèn)為，只有一種情況是必然存在一定影響的，那就是當(dāng)用途限定應(yīng)用于用途方法類權(quán)利要求時(shí)，構(gòu)成直接描述該類主題權(quán)利要求的技術(shù)特征，其保護(hù)范圍會(huì)減小，新創(chuàng)性程度得到加強(qiáng)。其他的情形具有不確定性，需要結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)、說明書所記載內(nèi)容來判斷效果和用途特征對(duì)各類權(quán)利要求中的技術(shù)特征有何實(shí)質(zhì)影響，從而思考其是否會(huì)對(duì)權(quán)利要求帶來新創(chuàng)性。

問題2，綜上所述、總而言之，筆者總結(jié)出以下四點(diǎn)規(guī)律：1、不管是什么類型的權(quán)利要求，心中一定要樹立一個(gè)觀點(diǎn)，首先重點(diǎn)關(guān)注“實(shí)質(zhì)性影響”、第二個(gè)是“特征”，即是否對(duì)其特征產(chǎn)生“實(shí)質(zhì)性影響”；2、首先判斷權(quán)要類別，其次確定對(duì)其特征是否實(shí)質(zhì)影響；3、效果特征中絕大部分是為說明該方法產(chǎn)生對(duì)應(yīng)技術(shù)效果的工作原理或基本機(jī)理的解釋，或直接描述技術(shù)效果、解決了什么樣的技術(shù)問題，對(duì)其保護(hù)范圍及新創(chuàng)性也產(chǎn)生不了任何影響；4、判斷影響時(shí)不要光只看現(xiàn)有技術(shù)，還有說明書；5、在醫(yī)藥化學(xué)領(lǐng)域判斷創(chuàng)造性時(shí)如果一篇最接近現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)完全公開了權(quán)利要求的核心技術(shù)方案，屬于同一領(lǐng)域，其他方案結(jié)合起來不算太難，就算現(xiàn)有技術(shù)沒說技術(shù)效果，客觀上已經(jīng)沒有創(chuàng)造性。

最后，回到專利撰寫中。

在對(duì)自己寫的權(quán)利要求書進(jìn)行檢查時(shí)，權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定，首先是由其主題決定考慮什么類型的特征，比如產(chǎn)品類就優(yōu)先考慮結(jié)構(gòu)特征，然后看效果和用途特征是否對(duì)主題特征產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

筆者認(rèn)為，在高質(zhì)量、高價(jià)值專利撰寫時(shí)，效果和用途特征使用起來要慎之又慎、精益求精。為追求較大的保護(hù)范圍時(shí)，有時(shí)不得不采用功能性限定（效果和用途特征）。但不能是純功能性限定，不然就得不到說明書或本領(lǐng)域技術(shù)人員的支持。在機(jī)械領(lǐng)域產(chǎn)品類發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛻?yīng)當(dāng)盡量少用，因?yàn)檎f明書是權(quán)利要求書的字典、大部分都能說得清，以免保護(hù)范圍無意中縮小。在電學(xué)領(lǐng)域類發(fā)明中，往往是計(jì)算機(jī)通訊控制類，經(jīng)常不得不采用對(duì)各種模塊進(jìn)行功能性限定，不然整個(gè)方案就不是清楚完整的，而且功能性限定也可以增大保護(hù)范圍。

效果和用途特征大多數(shù)時(shí)候就好比功能性限定（用途類方法權(quán)利要求除外），猶如一把雙刃劍，用得好時(shí)，往往輕描淡寫的一句效果和用途特征既能增大專利的保護(hù)范圍同時(shí)保護(hù)專利的新創(chuàng)性，在涉及侵權(quán)訴訟及無效宣告時(shí)不吝拔刀相助；用得差時(shí)，效果和用途特征就會(huì)縮小保護(hù)范圍，對(duì)手公司不構(gòu)成侵權(quán)行為，或甚至造成權(quán)利要求不清楚、得不到說明書支持從而無法授權(quán)。

以上觀點(diǎn)僅是筆者通過對(duì)審查指南以及2018年度復(fù)審無效十大案件“評(píng)析‘滴眼液’發(fā)明專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求案”案例中的一點(diǎn)理解與思考，如有理解不當(dāng)之處，歡迎批評(píng)指正。
 

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：IP任亦清先森（任飛）

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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