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創(chuàng)造性審查意見答復之降龍十八掌

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灣區(qū)知識產(chǎn)權(quán)6年前
創(chuàng)造性審查意見答復之降龍十八掌

創(chuàng)造性審查意見答復之降龍十八掌

#文章由作者授權(quán)發(fā)布,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載,不代表IPRdaily立場#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:姚宇吉 盛影影 裕陽知識產(chǎn)權(quán)集團

原標題:創(chuàng)造性審查意見答復之降龍十八掌


專利的創(chuàng)造性答復是專利代理工作中最具有挑戰(zhàn)性的一項工作之一,在答復的過程中會遇到各種問題,沒有一種方法能一勞永逸地解決所有的答復問題,這就如同金庸筆下的武俠江湖,高手層出不窮,沒有一種功夫敢號稱天下第一。但是,在諸多武功秘籍中,降龍十八掌作為金庸武俠中前十的武功秘籍還是公認的,今天我們也來叨叨創(chuàng)造性審查意見答復的“降龍十八掌”。


首先需要說明的是,創(chuàng)造性審查意見答復的“降龍十八掌”也不是萬能的,僅針對苦苦找不出答復點時采用的一種思維模型。如果讓一個內(nèi)力很弱甚至沒有內(nèi)力的人來使(比如幾乎沒有答復經(jīng)驗的代理人),就只能發(fā)揮其1% 的威力,但如果你本身是一個內(nèi)力雄厚的內(nèi)家武者(對三步法有較為清晰的理解,對答復的觀點能進行有理有據(jù)有邏輯的闡述),我相信會讓你如虎添翼。


創(chuàng)造性審查意見答復的“降龍十八掌”基于最基本的“三步法”展開,因此在正式展開“降龍十八掌”的武功秘籍之前,先對“三步法”的基本方法進行回顧(審查指南里所謂的三步法包括3個大步,其實包括4個小步):


步驟1:確定最接近的現(xiàn)有技術(shù),作為對比文件1;

步驟2:比較本專利申請(權(quán)利要求1)和最接近的現(xiàn)有技術(shù)(對比文件1),確定區(qū)別技術(shù)特征;

步驟3:根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征確定本專利申請實際要解決的技術(shù)問題;

步驟4:判斷區(qū)別技術(shù)特征是否是公知常識,或者該區(qū)別技術(shù)特征是否被其他對比文件公開;若該區(qū)別技術(shù)特征是公知常識,或者該區(qū)別技術(shù)特征被其他對比文件公開,則確定該區(qū)別技術(shù)特征在公知常識或現(xiàn)有技術(shù)中的作用是否與其在本專利申請中的作用相同;若相同,則具有技術(shù)啟示,沒有創(chuàng)造性。


因此本套 “降龍十八掌”的18式分別針對這四個步驟進行一一拆解,見招拆招。

 
針對步驟1:第一式


第一式——亢龍有悔

從最接近的現(xiàn)有技術(shù)與本申請領(lǐng)域不同突破


一般來說,最接近的現(xiàn)有技術(shù)這一點很難找到答復突破點,但如果發(fā)現(xiàn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)和本發(fā)明的應用領(lǐng)域不同,那么機會來了。為什么呢?


最接近的現(xiàn)有技術(shù),一般來說是與本專利申請的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同,所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最為接近和/或公開了本專利申請的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。如果審查員不以相同技術(shù)領(lǐng)域的對比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。


找到的卻是與本專利申請的技術(shù)領(lǐng)域不一致的,但公開了本專利申請的技術(shù)特征最多的、要解決的技術(shù)問題類似的現(xiàn)有技術(shù),其實這意味著在要求保護的技術(shù)領(lǐng)域中,本專利申請的技術(shù)方案應該是具有開創(chuàng)性的。


因此,答辯者可以重點圍繞最接近的現(xiàn)有技術(shù)與本專利申請的技術(shù)領(lǐng)域的不同展開。同時由于兩個技術(shù)領(lǐng)域的不同,哪怕被認為是類似的要解決的技術(shù)問題和技術(shù)手段它也會有所區(qū)別。由此可知,區(qū)別技術(shù)特征的認定往往也會有問題,若答辯者能夠從上述幾點進行答復,一般都能一招必勝。


針對步驟2:第二式到第五式


第二式——飛龍在天

對比文件1是否構(gòu)成一個完整的方案


審查員查找的對比文件1,有可能是論文,也有可能是包含多個實施例的專利文獻。當審查員將本專利申請(權(quán)利要求1)和最接近的現(xiàn)有技術(shù)(對比文件1)進行對比時,可能會忽略單一方案對比原則,將本專利申請和對比文件1中出現(xiàn)的所有技術(shù)特征進行比較,從而導致區(qū)別技術(shù)特征很少。因此對于將本專利申請和對比文件1的全文進行比較時,需要重點關(guān)注對應的特征是否屬于不同的實施例,是否能結(jié)合成一個完整的方案。如果我們能進一步地發(fā)現(xiàn)屬于不同實施例的幾個特征存在矛盾,不可能結(jié)合成一個方案,那樣勝利的曙光就出現(xiàn)了。


第三式——見龍在田

審查員是否對于技術(shù)特征的理解出現(xiàn)了偏差


由于不同的專業(yè)背景的限制,審查員也不可能對于審查的每一個領(lǐng)域都了如指掌,因此遇到一些特有的詞匯時,有可能會造成誤解,將其理解為一個通用的含義,或者通用的作用,從而認為本專利申請的特征和對比文件1的特征兩者“相當于”。但可能在專利申請對應的技術(shù)背景下,其實這個詞指代的是其他的含義,或者在此有獨特的作用,可能就是本發(fā)明的創(chuàng)新點。如果能發(fā)現(xiàn)審查員對于技術(shù)特征的理解出現(xiàn)了偏差,機會來了。
 

第四式——鴻漸于陸

審查員是否忽略掉了一些特征


審查員在比較本專利申請(權(quán)利要求1)和對比文件1時,尤其是一些比較復雜的權(quán)利要求時,可能會忽略權(quán)利要求1的一部分特征,例如限定詞、連接關(guān)系或順序等,僅僅對于主干的特征進行評述。但很多時候,專利申請的發(fā)明點往往體現(xiàn)在這種限定詞、連接關(guān)系或順序上,因此當發(fā)現(xiàn)審查員忽略了部分特征,也是我們答復的機會。


第五式——潛龍勿用

特征的拆分是否合理


不同的特征拆分會對于整個方案有不同的理解,會導致不同的技術(shù)效果。因此我們要重視特征的拆分。


審查員往往會將本專利申請的技術(shù)特征拆的很細,每一個技術(shù)特征只要在對比文件1中出現(xiàn),就認為不是區(qū)別技術(shù)特征。但很多情況下拆分很細的單獨的子特征是解決不了技術(shù)問題的,需要幾個子特征相結(jié)合才能解決技術(shù)問題,那對應的幾個子特征就不能拆分。


創(chuàng)造性審查意見答復之降龍十八掌


接下來,我們從三個情形分析什么情況下這些不能拆分的子特征是區(qū)別技術(shù)特征。


1)這些子特征中,可能被審查員全部評為不是區(qū)別技術(shù)特征。但如果本申請中這些子特征能構(gòu)成一個完整的方案,而對比文件1中出現(xiàn)的上述特征卻分別出現(xiàn)在多個實施例中,這些子特征構(gòu)成的整個技術(shù)特征就應該認為是區(qū)別技術(shù)特征。


2)這些子特征中,也可能是部分特征被審查員評為不是區(qū)別技術(shù)特征,部分特征被評為區(qū)別技術(shù)特征。但本申請中這些子特征能構(gòu)成一個完整的方案,因此,這些子特征構(gòu)成的整個母技術(shù)特征就應該認為是區(qū)別技術(shù)特征。


3)這些子特征中,還有可能被審查員全部評為是區(qū)別技術(shù)特征。但本申請中這些子特征能構(gòu)成一個完整的方案,所構(gòu)成的整個方案能對應解決一個整體的技術(shù)問題,可能這個整體的技術(shù)問題就是專利的發(fā)明點。但如果每一個子特征單獨引出要解決的技術(shù)問題,就容易降低創(chuàng)造性門檻了。當然這個也是步驟3中需要重點分析的問題。


針對步驟3:第六式到第八式


第六式——利涉大川

從最接近的現(xiàn)有技術(shù)與本申請領(lǐng)域不同突破


接著上面第5式的問題,當審查員找到了兩個或兩個以上的區(qū)別技術(shù)特征以后,需要判斷審查員是否分別將所述區(qū)別技術(shù)特征固有能解決的問題直接作為本專利要解決的技術(shù)問題,從而直接推導本專利申請沒有創(chuàng)造性。


當本申請存在多個區(qū)別技術(shù)特征時,結(jié)合本發(fā)明的背景,很多情況下是需要將上述多個區(qū)別技術(shù)特征相結(jié)合來解決一個新的技術(shù)問題,這個技術(shù)問題是新的,或者這種結(jié)合來解決技術(shù)問題的方式是新的,不是靠單獨一個區(qū)別技術(shù)特征就能想到和解決的,這樣相結(jié)合的方案是具有創(chuàng)造性的。但如果每一個子特征單獨引出要解決的技術(shù)問題,就容易降低創(chuàng)造性門檻了。


第七式——突如其來

判斷要解決的技術(shù)問題是否過于上位


基于區(qū)別技術(shù)特征,可能審查員提出要解決的技術(shù)問題會過于上位,比如區(qū)別技術(shù)特征是低溫加熱,要解決的技術(shù)問題就上位成節(jié)約能耗。因為這樣審查員就能擴大對比文件2、3的尋找范圍,所有需要節(jié)約能耗的解決方案都能用來對比區(qū)別技術(shù)特征。


對于這種審查意見,還是需要立足于區(qū)別技術(shù)特征和技術(shù)領(lǐng)域本身,有可能低溫加熱除了降低能耗以外,還具有整個設備降低耐高溫材料的使用量,降低成本的目的,因此需要將區(qū)別技術(shù)特征的效果完整描述。


當然,一般來說,單單“審查員提出要解決的技術(shù)問題會過于上位”這一個點,是很難說服審查員改變觀點的,但如果能夠把解決的技術(shù)問題的范圍縮小,則后續(xù)說明技術(shù)方案非顯而易見時,就不容易認為有結(jié)合的技術(shù)啟示。


創(chuàng)造性審查意見答復之降龍十八掌


第八式——震驚百里

判斷要解決的技術(shù)問題是否過于特征化


需要特別關(guān)注技術(shù)問題中是否包含技術(shù)特征,因為根據(jù)《審查指南》的規(guī)定,技術(shù)問題要體現(xiàn)的是技術(shù)效果,而不是技術(shù)特征。如果要解決的問題中包含了技術(shù)特征,意味著解決這個問題的技術(shù)手段也順理成章的推導出來了。舉個例子,發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題是氨綸的耐燃燒問題,本專利申請的技術(shù)方案是增加了一種阻燃劑,因為影響氨綸耐燃燒有很多種解決方案,增加阻燃劑僅僅是其中的一種,但審查員定義的要解決的技術(shù)問題是添加有阻燃劑的氨綸的耐燃燒問題,這樣的定義就是無形中降低了方案的創(chuàng)造性,這個就是要解決的技術(shù)問題是否過于特征化。
 

針對步驟4:第九式到第十七式


第九式——或躍在淵

當區(qū)別技術(shù)特征是公知常識,需要判斷在新的領(lǐng)域中相應技術(shù)是否是公知常識


當審查員認為區(qū)別技術(shù)特征是公知常識,首先是判斷其是否真的為公知常識,但一般不推薦從這個維度進行審查意見答復,因為成功的可能性極低。而應該首先去判斷在本專利涉及到的技術(shù)領(lǐng)域中,上述區(qū)別技術(shù)特征是否是公知常識。


在通常情況下,一般都是為了解決一個技術(shù)問題,發(fā)明人引入了其他領(lǐng)域中的現(xiàn)有技術(shù)。但需要注意的是,在一個領(lǐng)域中認為是公知常識,可以解決特定的技術(shù)問題,并不一定在其他領(lǐng)域中也是公知常識,在其他領(lǐng)域中也并不一定能解決完全相同的技術(shù)問題。


因為領(lǐng)域的不同,即使類似的技術(shù)應用在新的領(lǐng)域上,由于使用環(huán)境的變化,技術(shù)方案也會有所變化,進一步的,最終的效果也會有所變化。如果我們能抓住其中一些變化,這將成為答復的突破點。


第十式——雙龍取水

當區(qū)別技術(shù)特征是公知常識,判斷公知常識通常解決的技術(shù)問題和區(qū)別技術(shù)特征要解決的技術(shù)問題是否一致


當區(qū)別技術(shù)特征是公知常識,并不一定意味著在所有的應用環(huán)境中,上述區(qū)別技術(shù)特征產(chǎn)生的技術(shù)效果都是完全一致的。


舉個例子,有些情況下LED燈用來照明,有些情況下LED燈用來指示信號,有些情況下用于背光顯示,因此,并不是說只要認定LED燈為公知常識,就一定沒有創(chuàng)造性,還需要判斷公知常識通常解決的技術(shù)問題和區(qū)別技術(shù)特征要解決的技術(shù)問題是否完全一致。當發(fā)現(xiàn)不一致,該點就能成為答復的突破點。


第十一式——魚躍于淵

當區(qū)別技術(shù)特征是公知常識,需要判斷區(qū)別技術(shù)特征要解決的問題在這個領(lǐng)域中不公知


也許本申請文件和對比文件1相比的區(qū)別技術(shù)特征就是公知常識對應的特征,也許公知常識通常解決的技術(shù)問題和區(qū)別技術(shù)特征要解決的技術(shù)問題完全一致,這是否意味著這個專利就被判了死刑,還是未必。


我們可以看一下區(qū)別技術(shù)特征要解決的問題在這個領(lǐng)域中是否屬于常見,有可能因為應用領(lǐng)域的不同,本申請通常并不會出現(xiàn)公知常識能解決的技術(shù)問題。但因為應用在了一個特殊的技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)生了一個新的問題,或者該問題原來沒人發(fā)現(xiàn),哪怕應用公知常識,仍有答辯的空間。


第十二式——時乘六龍

當區(qū)別技術(shù)特征為對比文件1的其他實施例的特征,判斷區(qū)別技術(shù)特征和其他特征是否是并列的特征


當審查員認為區(qū)別技術(shù)特征為對比文件1的其他實施例的特征,肯定是在相同的領(lǐng)域,對于要求解決的技術(shù)問題的認知一般也不會發(fā)生偏差,只能從對比文件的特征是否可以相結(jié)合的角度來突破。


例如本專利包括A+B+C,對比文件的實施例1中公開了A+B,對比文件的實施例2中公開了A+C,審查員認為C是區(qū)別技術(shù)特征。但這種可能包括兩者情況:


1)如果兩個實施例是并列的,是為了解決一個問題的兩個并列的實施例,在對比文件的實施例中,有了B,就不可能在增加C的特征,因此對比文件B和C就沒有結(jié)合啟示。


2)如果實施例2中明確說為了改善某個特性而采用C特征,本申請沒有這個問題或者本申請是為了反向改善這個特性,對比文件B和C也就沒有結(jié)合啟示。


在這種情況下,為什么本專利申請包括B+C,肯定是其中的技術(shù)方案或技術(shù)效果并非簡單的1+1=2,如果可以在這個點作進一步的描述,我想這個案子應該就能通過審查了。


第十三式——密云不雨

當區(qū)別技術(shù)特征為對比文件2(或?qū)Ρ任募?)的特征,首先判斷對區(qū)別技術(shù)特征和對比文件2(或?qū)Ρ任募?)的特征是否完全相同


根據(jù)“三步法”,審查員是基于區(qū)別技術(shù)特征要解決的技術(shù)問題而找到的對比文件2,但審查員找到的對比文件2的比對技術(shù)特征不太可能和區(qū)別技術(shù)特征完全一致,我們需要找出其中的區(qū)別。


第一、需要特別注意對比文件2的比對技術(shù)特征的認定是否合理,對比文件2的比對技術(shù)特征是否是一個完整的特征,對比文件2的比對技術(shù)特征的拆分是否正確等,如果發(fā)現(xiàn)比對技術(shù)特征認定不正確,就可以直接認定審查員找到的對比文件2的比對技術(shù)特征和區(qū)別技術(shù)特征不一致,那么答復就很容易突破了。


第二、不管對比文件1和對比文件2的技術(shù)領(lǐng)域是否相同,對比文件2的比對技術(shù)特征和區(qū)別技術(shù)特征還是很可能有很多細節(jié)是不一致的,因此需要從產(chǎn)品原理、實現(xiàn)方式、應用背景等方面入手,一點一點地分析對比文件與本申請的實現(xiàn)方式,最終得出技術(shù)特征不同,解決的技術(shù)問題不同的結(jié)論,這樣答復也能突破了。


第十四式——損則有孚

當區(qū)別技術(shù)特征為對比文件2(或?qū)Ρ任募?)的特征,其次判斷對比文件2的技術(shù)領(lǐng)域和本申請是否相同,若不相同則從技術(shù)領(lǐng)域不同,推導到技術(shù)方案和技術(shù)效果有不同


當對比文件1和本申請的技術(shù)領(lǐng)域相同,但對比文件2和本申請的技術(shù)領(lǐng)域不同,也就是對比文件2和對比文件1的技術(shù)領(lǐng)域不同,兩者技術(shù)領(lǐng)域不同,本來就存在一定的結(jié)合的難度。


其次,因為不同領(lǐng)域,哪怕對比文件2的比對技術(shù)特征和區(qū)別技術(shù)特征完全相同,但實際要解決的問題也可能會有一些差別。同樣的攪拌結(jié)構(gòu),用于混凝土機攪拌水泥、豆?jié){機攪拌豆?jié){、化工廠攪拌原料,由于中間的原料大小、顆粒、目的等的不同,最終的技術(shù)方案肯定會有不同,將不同點重點凸現(xiàn)出來,就能推導到技術(shù)效果也不同,從而完成創(chuàng)造性的答復。


第十五式——龍戰(zhàn)于野

當區(qū)別技術(shù)特征為對比文件2(或?qū)Ρ任募?)的特征,再其次判斷對比文件1和2是否存在相結(jié)合的技術(shù)啟示


判斷對比文件1和對比文件2是否存在相結(jié)合的技術(shù)啟示,主要看對比文件2是否存在啟示解決區(qū)別技術(shù)特征對應的技術(shù)問題。


1、 首先,對比文件1和2是否存在矛盾的技術(shù)特征,導致對比文件1和2的特征不能相結(jié)合。


2、 其次,對比文件2的比對技術(shù)特征和區(qū)別技術(shù)特征一致,但對比文件2的比對技術(shù)特征所產(chǎn)生的技術(shù)效果和區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)效果不一致的,沒有技術(shù)啟示。


3、 因為某些特征的限定,根據(jù)對比文件1不會想到有區(qū)別技術(shù)特征產(chǎn)生的技術(shù)問題,導致對比文件2沒有技術(shù)動因去改進對比文件1。


第十六式——履霜冰至

當區(qū)別技術(shù)特征為對比文件2(或?qū)Ρ任募?)的特征,還需要判斷對比文件1和2相結(jié)合的難度


如果對比文件1和對比文件2的特征很容易結(jié)合的,且存在相結(jié)合的技術(shù)啟示,那專利肯定沒有創(chuàng)造性。但如果對比文件1和對比文件2相結(jié)合很麻煩,哪怕從要解決的技術(shù)問題層面存在結(jié)合啟示,也是有可能答復授權(quán)的。


例如,原來對比文件1和對比文件2相結(jié)合很復雜,但本專利申請方案經(jīng)過了怎么樣的調(diào)整,或者是在一個獨特的應用場景下面,結(jié)合就不復雜了,意想不到,從而獲得了一種新的結(jié)合方案,這個方案就是具有創(chuàng)造性。


再或者,直接描述為了對比文件1和對比文件2相結(jié)合而新增加的技術(shù)方案,也許這個方案沒有出現(xiàn)在權(quán)利要求中(那就需要修改權(quán)利要求),這個新增加的方案是比較復雜的,該專利申請也是具有授權(quán)可能性的。


第十七式——羝羊觸蕃

針對步驟4,當區(qū)別技術(shù)特征為對比文件2(或?qū)Ρ任募?)的特征,最后判斷技術(shù)效果是否可以達到1+1>2


對于發(fā)明專利而言,如果技術(shù)效果1+1=2是不具有創(chuàng)造性,只有1+1》2才有可能具備創(chuàng)造性。因此需要分析當對比文件2與對比文件1相結(jié)合,最終的效果是否大于單獨的對比文件1的特征和對比文件2的特征的效果之和,或者對比文件2與對比文件1相結(jié)合是否產(chǎn)生了一個新的功能或效果。如果有,意味著新的發(fā)明專利誕生了。


終極答復


第十八式——神龍擺尾

當本申請和對比文件的工作原理不同時,直接從工作原理入手答復


對于一部分開拓性發(fā)明,申請人花了巨大的人力或物力才研發(fā)成果,但審查員還是找了多篇對比文件進行比對和評述,為了盡快授權(quán),可以直接將整個新申請的原理進行系統(tǒng)的闡述,大部分時候效果非常好。


申請人可以從權(quán)利要求和要解決的技術(shù)問題,重點闡述本發(fā)明的工作原理,現(xiàn)有技術(shù)的幾篇專利他們是為了解決什么問題,工作原理是怎么樣的,兩者的工作原理有哪些本質(zhì)的區(qū)別,同時陳述一下區(qū)別技術(shù)特征帶來的優(yōu)點,這樣專利應該就很容易授權(quán)了。

 
以上就是鄙人在答復過程中的降龍十八掌,而每一招式的核心口訣就是“透過現(xiàn)象看本質(zhì)”,需要答辯者在答復的實戰(zhàn)中不斷的領(lǐng)悟與練習,一旦答辯者學會并熟練掌握這些招式,那么在答復的道路中就會所向披靡,逐步突破審查員的層層關(guān)卡,向授權(quán)的終點靠近。


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:姚宇吉 盛影影 裕陽知識產(chǎn)權(quán)集團

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君


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