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作者:Scott D. Stimpson;Trent S. Dickey;Tod. M. Melgar;Steven Z. Luksenberg【1】
原標(biāo)題:中國公司在美國主張專利權(quán)
近年來,中國公司在美國投入了越來越多的資源進(jìn)行專利保護(hù)。2017年,中國發(fā)明人在美國獲得了11,240項(xiàng)專利授權(quán),比2016年增加了28%。最近一項(xiàng)調(diào)查顯示,中國在美專利申請量在2017到2018年間又增長了12%。
美國專利保護(hù)為中國公司帶來一些好處。一種好處是以專利許可的方式將專利貨幣化,也就是向第三方進(jìn)行許可,該第三方可能侵權(quán)或者該第三方正好想利用專利技術(shù)。此外,擁有一項(xiàng)精心撰寫的專利可以有效遏制他人的侵權(quán)訴訟,因?yàn)閷@钟腥丝梢蕴崞鸱丛V。
專利權(quán)人還可以在美國地區(qū)法院對侵權(quán)者提起訴訟以實(shí)現(xiàn)其專利貨幣化。盡管訴訟相關(guān)的風(fēng)險和成本看起來很大,但專利訴訟的原告在美國的維權(quán)訴訟中可以獲得很多收益。事實(shí)上,由陪審團(tuán)裁定的專利損害賠償有上升的趨勢,其中位數(shù)賠償額從2016年的610萬美元上升到2018年的1,020萬美元。該額度還可能因?qū)Ψ焦室馇謾?quán)而增加(最多是三倍)。最近一份報告發(fā)現(xiàn),由陪審團(tuán)裁定的案件中有超過一半的案件被認(rèn)定為故意侵權(quán)。在某些情形下,律師費(fèi)用也有機(jī)會被判由被告承擔(dān)。
本文將討論近期美國法律對專利權(quán)人有利的一些變化。
一、故意與損害賠償增加
在補(bǔ)償性損害賠償基礎(chǔ)上,法院如發(fā)現(xiàn)“故意”侵權(quán)情形,可將“損害賠償金提升到發(fā)現(xiàn)或認(rèn)定的侵權(quán)額度三倍之多”。在2016年的裁決中,美國最高法院降低了專利權(quán)人故意侵權(quán)的證明標(biāo)準(zhǔn),摒棄了侵權(quán)者的行為必須是“客觀輕率”的觀念。相反,地區(qū)法院在認(rèn)定侵權(quán)行為是否基于“故意,肆意,有預(yù)謀,惡意,故意違法,知識產(chǎn)權(quán)盜竊”等而增加侵權(quán)賠償金額時擁有自由裁量權(quán)。美國最高法院也取消了原本認(rèn)定故意侵權(quán)所采用的“清晰且令人信服的”證據(jù)標(biāo)準(zhǔn),改為了較寬松的“優(yōu)勢證據(jù)”的證明標(biāo)準(zhǔn)。
這一變化發(fā)生以后,更多專利權(quán)人正主張故意侵權(quán)索賠并尋求更高的損害賠償。根據(jù)2018年的一項(xiàng)調(diào)查表明,上述主張的成功率從2016年的36%上升到當(dāng)年的54%。這些既減輕舉證責(zé)任又增加賠償金額的調(diào)整,對中國公司或美國公司將是一視同仁,為成功的專利維權(quán)帶來巨大潛在好處。
二、特殊案件與律師費(fèi)用
美國專利法授權(quán)法院在“特殊案件”中判決勝訴方獲賠合理律師費(fèi)用。直到最近,在“特殊案件”的認(rèn)定上需要“明確和令人信服”的證據(jù)以證明訴訟既是由于主觀的惡意導(dǎo)致,客觀上也毫無根據(jù)。在最近一項(xiàng)裁決中,最高法院推翻了這一標(biāo)準(zhǔn),并認(rèn)為一方的訴訟地位的實(shí)質(zhì)性力量或一方訴訟方式的不合理足以導(dǎo)致該案件成為區(qū)別于其他案件的情況,該案件便可以認(rèn)為是“特殊案件”。地區(qū)法院在認(rèn)定“特殊案件”時根據(jù)案件的整體情況,并進(jìn)行自由裁量。最高法院認(rèn)為“明確和令人信服”證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)沒有依據(jù)。因此采取較低的優(yōu)勢證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)來認(rèn)定。因此,對于專利強(qiáng)度較好的案件,除了可能以故意侵權(quán)求償外,中國公司也可就律師費(fèi)用進(jìn)行求償.
三、雙方復(fù)議請求和專利權(quán)人的潛在優(yōu)勢
被控侵權(quán)人可在訴訟發(fā)起一年內(nèi),請求美國專利局在其美國專利審查和上訴委員會提起雙方復(fù)議審查(“IPR”),以挑戰(zhàn)該專利的有效性。這是侵權(quán)訴訟被告常用的防御策略,該審查程序在有限證據(jù)批示的情況下提供了一種流程式的挑戰(zhàn)專利有效性的手段。同時,專利無效程序可導(dǎo)致地方法院訴訟審理的中止。
在上述程序?qū)嵤┑淖畛鯉啄辏绹鴮@麑彶楹蜕显V委員會獲得了“專利死亡小組”的綽號:在2015年9月之前,在完成最終書面決定的575項(xiàng)審判中,72%的權(quán)利要求在復(fù)審認(rèn)定中被認(rèn)定未達(dá)到授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。然而,隨著時間推移,統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明專利審查和上訴委員會開始尋求平衡。截至2019年4月,在達(dá)到最終書面決定的2,707項(xiàng)審判中,只有63%的權(quán)利要求在復(fù)審中被認(rèn)定未達(dá)到授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。這趨勢對專利權(quán)人而言意義重大,因?yàn)榻?jīng)專利審查和上訴委員會復(fù)審也未能被無效的權(quán)利要求,在后續(xù)的雙方復(fù)議審查程序或基于相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)的訴訟中被無效將更加困難。
雙方復(fù)議審查程序不僅可強(qiáng)化某一專利,而且還可為專利權(quán)人提供訴訟的戰(zhàn)術(shù)優(yōu)勢。雙方復(fù)議審查程序中的禁止反言是一個很好的例子。也就是說,如果雙方復(fù)議審查程序產(chǎn)生了最終書面決定,提出復(fù)審的被告不得在相關(guān)的地區(qū)法院訴訟中主張其在復(fù)審中已提出或理應(yīng)提出的任何無效理由。地區(qū)法院最近似乎傾向更廣泛地適用禁止反言,從而大大限制被控侵權(quán)人在訴訟中主張無效的理由。
四、結(jié)論
有力的美國專利組合可成為一項(xiàng)珍貴資產(chǎn),也是業(yè)務(wù)增長、持續(xù)發(fā)展和保駕護(hù)航的重要力量。但只有以行之有效和持續(xù)不倦的方式運(yùn)營,才能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
注:
本文作者是Sills Cummis和Gross P.C的Scott D. Stimpson(合伙人和知識產(chǎn)權(quán)部主席 sstimpson@sillscummis.com);Trent S. Dickey(合伙人 tdickey@sillscummis.com ); Tod. M. Melgar(法律顧問 tmelgar@sillscummis.com )和Steven Z. Luksenberg(助理 sluksenberg@sillscummis.com)。本文中表達(dá)的觀點(diǎn)和意見源于作者,并不一定反映Sills Cummis和Gross P.C的觀點(diǎn)和意見。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:Scott D. Stimpson;Trent S. Dickey;Tod. M. Melgar;Steven Z. Luksenberg【1】
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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