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作者: 康艷麗 集佳知識產(chǎn)權(quán)
原標題:知識產(chǎn)權(quán)公司董監(jiān)高是否屬于《商標法》十九條的商標代理機構(gòu)?
《商標法》第十九條第四款規(guī)定:“商標代理機構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標注冊外,不得申請注冊其他商標。”
《商標法實施條例》第八十四條規(guī)定:“商標法所稱商標代理機構(gòu),包括經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機構(gòu)和從事商標代理業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所。”
2018年發(fā)布的《商標代理機構(gòu)備案辦理須知》對于備案主體的規(guī)定如下:可以向商標局備案的商標代理機構(gòu)包括經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機構(gòu)以及從事商標代理業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所。經(jīng)工商登記的商標代理機構(gòu),其經(jīng)營范圍中應(yīng)當含有“商標代理”、“知識產(chǎn)權(quán)代理”、“商標代理服務(wù)”或者“知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)”項目。
自此,認定商標代理機構(gòu)以商標申請人的經(jīng)營范圍為準,即只要經(jīng)營范圍中包含“商標代理”、“知識產(chǎn)權(quán)代理”、“商標代理服務(wù)”或者“知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)”,不論是否在商標局進行代理機構(gòu)備案,均會被認定為商標代理機構(gòu)。此類商標申請人如果在其代理服務(wù)以外申請商標注冊,則依據(jù)《商標法》第十九條第四款規(guī)定,不予注冊。
因上述規(guī)定對于《商標法》十九條的商標代理機構(gòu)作出了明確限定,試圖規(guī)避上述規(guī)定的商標申請人就開始以更為隱蔽的方式進行商標申請。近日,筆者接觸到一起以知識產(chǎn)權(quán)公司監(jiān)事名義進行商標申請的案件。
2017年03月17日,李楠、李紀軍在第20類申請注冊第23202287號“飛雕”商標,2017年12月06日在1578號《商標公告》初審公告,異議期內(nèi),該商標被提出異議。
2019年,《商標異議決定書》認為:李楠為咸陽無憂知網(wǎng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司的監(jiān)事,其申請注冊商標的行為違反了《商標法》第十九條第四款之規(guī)定,依據(jù)《商標法》第十九條第四款規(guī)定,決定第23202287號“飛雕”商標不予注冊。
本案中,申請人之一李楠作為知識產(chǎn)權(quán)代理公司的監(jiān)事,為商標代理機構(gòu)的高層管理人員,理應(yīng)了解《商標法》十九條對于商標代理機構(gòu)的限定,但其為了規(guī)避商標申請階段的審查,采用了以個人名義進行商標注冊的方式。面對實務(wù)中層出不窮、不斷變化的更加隱蔽的商標搶注行為,司法機關(guān)在實踐中也作了進一步的規(guī)范。2019年4月24日,北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭發(fā)布《北京市高級人民法院商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》,其中,14.1對于【商標代理機構(gòu)的認定】規(guī)定為:已經(jīng)備案的從事商標代理業(yè)務(wù)的主體、工商營業(yè)執(zhí)照中記載從事商標代理業(yè)務(wù)的主體、以及雖未備案但實際從事商標代理業(yè)務(wù)的主體,屬于商標法第十九條第四款規(guī)定的“商標代理機構(gòu)”,一般工商營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營事項不能作為排除認定“商標代理機構(gòu)”的依據(jù)。
“飛雕”商標異議案中,李楠以個人名義進行商標申請,在商標申請時提供的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍中無商標代理等服務(wù),從而使其順利規(guī)避了《商標法》十九條的審查,予以初審公告。在異議案件中,通過工商查詢獲悉,李楠為咸陽無憂知網(wǎng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司的監(jiān)事,其作為公司的監(jiān)事,是知識產(chǎn)權(quán)公司的高層管理人員,負責知識產(chǎn)權(quán)公司的管理經(jīng)營,對于公司的決策、運營以及商標行業(yè)的相關(guān)規(guī)定理應(yīng)具有相應(yīng)的認知水平,對于這種惡意規(guī)避《商標法》的搶注行為,在適用《商標法》第十九條時,應(yīng)對商標代理機構(gòu)做擴大解釋,本案中的監(jiān)事應(yīng)作為廣義上的“商標代理機構(gòu)”,由此可推,商標代理機構(gòu)的董事、監(jiān)事以及其他高層管理人員也應(yīng)屬于廣義上的“商標代理機構(gòu)”。同時,該情形亦符合《北京市高級人民法院商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》中“……雖未備案但實際從事商標代理業(yè)務(wù)的主體,屬于商標法第十九條第四款規(guī)定的‘商標代理機構(gòu)’,一般工商營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營事項不能作為排除認定‘商標代理機構(gòu)’的依據(jù)”的規(guī)定。
以商標代理組織董監(jiān)高名義進行商標申請是一種更為隱蔽的商標搶注方式,官方在審查階段較難發(fā)現(xiàn),這就需要商標權(quán)人及時進行商標監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)搶注商標,再通過商標異議、無效宣告等程序撤銷商標。實踐中,商標搶注的方式多種多樣,但萬變不離其宗,在商標維權(quán)之路上,穩(wěn)定及時的商標監(jiān)測,細致深入的案件分析是企業(yè)商標維權(quán)的基礎(chǔ)工作,也是最為核心的工作。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:康艷麗 集佳知識產(chǎn)權(quán)
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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