對技術方案的知識產權保護 — 商業(yè)秘密 vs. 專利

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原標題：對技術方案的知識產權保護 — 商業(yè)秘密 vs. 專利

在我們協(xié)助客戶處理商業(yè)秘密案件時，經常會發(fā)現(xiàn)一些原本可以通過申請專利得到更好保護的技術方案，由于案發(fā)時已經遭到泄露成為公開技術信息，從而造成既無法申請專利，也因為各種原因無法獲得商業(yè)秘密保護的尷尬局面。另一方面，對于一些核心技術秘密，如果通過申請專利的方式保護則必須公開技術方案；但基于商業(yè)方面的考慮，客戶也不愿意過早公開這些技術方案。

經歷這些案件后，我們覺得預防遠遠比案發(fā)后臨時找救濟方案重要。因此，對企業(yè)技術研發(fā)過程中具有一定經濟價值的技術早期介入，和研發(fā)人員及管理層共同討論究竟通過何種法律方式對該技術方案進行保護，不僅能起到事先防范的作用，而且能為事發(fā)后的法律救濟措施提供扎實的前期法律和事實基礎。

商業(yè)秘密與專利保護方式對比

要針對技術方案恰當使用不同的保護方法，首先要理解兩種保護方法的區(qū)別于利弊：

1. 權利取得方式

專利需要依法定程序申請并獲得授權；對技術方案而言，主要是通過申請實用新型或發(fā)明專利進行保護。當然，為了高效實現(xiàn)保護，實踐中也可以同時申請發(fā)明和使用新型；因為實用新型獲得授權比較快，而發(fā)明保護時間久且力度大；因此可以先用實用新型進行保護，等發(fā)明授權之后再用發(fā)明進行保護。對商業(yè)秘密而言，無需經過特別程序和審批，主要依靠公司內部保密措施。

2.  對技術方案的要求

根據(jù)專利法的要求，對技術方案以實用新型或發(fā)明進行保護，都需要其具有新穎性、創(chuàng)造性和實用性的特征。按照商業(yè)秘密的保護要求，需要技術信息不為公眾所知悉，采取保密措施并具有實用性，能夠為企業(yè)帶來經濟效益；但對技術本身的創(chuàng)造性程度并沒有硬性要求。

3.  權利維護成本

對專利而言，權利的取得和維護成本主要有官費、代理費和年費。對商業(yè)秘密而言，則主要是企業(yè)采取保密措施的成本。從表面上看，貌似專利需要更多維護成本；但實際上，企業(yè)保密措施包括合同、制度、文本、計算機系統(tǒng)、局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、現(xiàn)場保密標識和措施及維護人員等等方面，實際維護成本一般遠大于專利權的維護成本。

4.  保護期限

對以技術方案申請的專利而言，若申請為發(fā)明專利，其有效期20年；若申請為實用新型，其有效期為10年（均自申請日起算）。商業(yè)秘密在保護期限上有優(yōu)勢明顯，如果保護得當，則可以獲得無限期的保護。

5.  公開性

要想獲得專利權，則技術方案必須公開，否則也無從保護。但如果將技術方案作為商業(yè)秘密保護，則必然是不公開的。

6.  權利穩(wěn)定性

技術方案一旦獲得專利權保護，非經法定程序（如被無效、未繳納年費、書面申明放棄、權利到期等）專利權不會喪失；就專利權本身而言，基于授權審查機制的不同，發(fā)明的穩(wěn)定性要高于實用新型。但作為商業(yè)秘密保護的技術方案，一旦被任何人公開（甚至因遭受侵權被公開），權利就無法以商業(yè)秘密方式得到法律保護。

7.  維權難度

考慮到目前國內的司法實踐及兩種保護方式性質的不同，以專利方式保護技術方案難度相對較低（只要專利權利穩(wěn)定，有充足證據(jù)證明他人未經許可實施了專利方案，則勝訴率還是比較高的）。但對商業(yè)秘密而言，無論民事案件還是刑事案件對原告/報案人要求均非常高（需證明權利人對秘密信息享有所有權、秘密信息的內容、技術方案的價值，對信息采取了具體的保密措施、他人使用或泄露了商業(yè)秘密，必要時還需委托第三方對商業(yè)秘密進行鑒定），而且勝訴率遠低于專利侵權案件。

商業(yè)秘密與專利保護的利弊分析

了解了商業(yè)秘密和專利兩種保護方式的異同，就比較容易對比這兩種方式對技術方案保護的利弊之處了。

 
對技術方案采用專利保護的主要有利之處是，權利相對明確（申請專利的權利要求書、說明書、摘要都對技術本身有明確記載和限定），申請效率相對較高（發(fā)明和實用新型可以同時申請，之后先用實用新型保護；等發(fā)明授權時再放棄實用新型并以發(fā)明進行保護），在發(fā)生侵權時救濟路徑相對清晰且保護難度相對較低（勝訴率較高）。以專利方式保護的不利之處是，首先技術方案需要公開；對不愿意公開技術方案的企業(yè)來說，這可能是一個最大的問題。其次，保護周期有限（發(fā)明20年，實用新型10年），之后技術方案就進入公共領域，無法得到法律保護了。

 
若對技術方案以商業(yè)秘密進行保護，其有利之處一方面是技術方案可以保密，企業(yè)不必公開技術信息；另一方面體現(xiàn)在保護期限上，若保護措施得當則技術方案可以長期得到保護。但同樣，以商業(yè)秘密方式保護也有其不利之處：從司法實踐看，目前國內總體保密情況欠佳，公司技術方案被泄密情況時有發(fā)生；而技術秘密一旦被泄露，無論是自己泄露還是因被侵權而泄露，都將無法再以商業(yè)秘密的方式進行法律保護；而且因為技術已被公開，也不能再去申請專利。其次，目前在司法實踐中對商業(yè)秘密案件權利人要求過高，但商業(yè)秘密侵權行為本身又存在隱蔽性的特點，因此在受到侵權后保護難度較大；民事案件勝訴率低（自2002年至2011年，上海浦東法院共受理商業(yè)秘密案件62件，判決28件，獲得法院全部支持僅2件，部分支持的僅有10件。），刑事案件因對立案證據(jù)要求很高而導致難以立案（實踐中公安機關通常要求侵權的全部主要證據(jù)及司法鑒定結論，而這些證據(jù)有些本身是需要刑事調查才能取得的，在立案前由被害人自行取得難度非常大）。

保護方式的選擇建議

了解對技術方案的商業(yè)秘密及專利兩種法律保護方式，就可以針對公司已有或準備開發(fā)的技術方案選擇相應的保護方式了。下面幾點可以作為選擇時的參考：

1. 保密措施和期限

對有能力采取有效保密措施，防止技術方案泄露，且對技術方案希望長期得到保護的，可以考慮以商業(yè)秘密方式保護。若企業(yè)不能保證有效保密措施，或保密措施無法保障技術方案不被泄露，則盡量以申請專利的方式進行保護。

2. 技術先進程度

若技術方案本身先進性程度不高，同樣或類似的技術也可能被他人（特別是競爭者）研發(fā)出來，則時間上優(yōu)先保護更為重要，建議采用專利方式保護。若技術方案本身先進性程度較高，在一定時期內難以被他人研發(fā)出來，可考慮采用商業(yè)秘密進行保護。

3.  反向工程難度

若該技術方案容易通過反向工程而獲得關鍵技術信息，則應考慮通過專利保護（例如：簡單的機械領域技術）。若該技術方案很難進行反向工程，則可以考慮商業(yè)秘密的保護方式。

4.  技術方案的商業(yè)價值期限

若該技術方案具有較長期的商業(yè)價值，則可以采用商業(yè)秘密進行保護（如可口可樂配方）。若該技術方案處于更新?lián)Q代較快的領域，則可以考慮專利保護（如部分通訊、IT領域技術方案）。

5. 獲得專利授權的可能性

若該技術難以符合授予專利權的條件（新穎性、創(chuàng)造性、實用性），則要考慮采取商業(yè)秘密保護。

6. 商業(yè)秘密+專利相結合的保護方式

結合上面5點，也可以考慮綜合保護方案：如將希望得到保護的核心技術采用商業(yè)秘密的方式保護，嚴格限制范圍并采取有效保密措施；對周邊技術采用專利方式保護。此外，對核心技術申請專利（若屬于更新?lián)Q代快的領域或技術難度本身不高容易被反向工程方式獲得技術方案），對周邊技術采取商業(yè)秘密（若技術難以符合專利授權條件），也是一種可行的方案。

企業(yè)的保護措施建議

對企業(yè)而言，需要從技術研發(fā)階段就著手技術方案可能的保護模式及保護方式的研究和決策。從人員上，需要技術人員、法律人員和管理人員的共同介入。以下幾個方面可以參考：

1. 內部培訓

對企業(yè)內部進行相關培訓，讓公司高管、核心技術人員了解什么是商業(yè)秘密，以及如何進行保護；從而在意識層面加強對技術方案的重視，并為將來的保護措施及行動打好基礎。

2. 保密措施的實施

對采取商業(yè)秘密方式保護的技術方案，需要從公司保密制度、保密協(xié)議、限制知悉和防止泄露的措施、計算機系統(tǒng)分級授權管理制度、保密合規(guī)性審查、現(xiàn)場保密標識的安置及完善等方面著手，建立嚴密的保護體系，防止信息外泄及支持將來可能采取的法律責任追究措施。

3. 技術保護方式評估

由于大多數(shù)技術方案涉及的技術點不止一個，所以商業(yè)秘密+專利的綜合保護方式相對較好。在這種情況下，就需要技術人員、管理人員和法律專業(yè)人員緊密配合，在采取保密措施前認真評估分析采用專利和商業(yè)秘密的優(yōu)劣勢，選擇恰當?shù)谋Ｗo方式。

4. 維權措施

商業(yè)秘密一旦被泄露，則既無法繼續(xù)用商業(yè)秘密方式保護，也無法再申請專利，對客戶造成的損失是巨大的，只能通過有效的訴訟策略積極維權以減少損失并追究侵權人的法律責任。專利被侵犯后專利仍然有效，但還是需要分析制定恰當策略，以最大限度保護企業(yè)的市場競爭優(yōu)勢。

總而言之，企業(yè)的核心技術方案是企業(yè)的重要資產，需要對其認真分析并以最恰當?shù)姆煞绞奖Ｗo，以最大限度地降低可能的法律風險，維護客戶的權益。

來源：拾柴科技成果轉化
編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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