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原標題：專利侵權訴訟中產品委托加工方的責任——福建高院判決李某訴廈門爾升山公司侵害外觀設計專利權糾紛案

裁判要旨

委托加工的產品涉嫌侵犯他人外觀設計專利權，雖然委托方并不參與該產品的直接生產，產品的外觀亦是由加工方所提供，但由于該產品上印制有委托方的商標，產品合格證上亦只載明了委托方的信息，仍應認定委托方的身份屬于產品生產商。

案情

原告李某擁有一項“背包”外觀設計專利權，其發(fā)現(xiàn)市面上的一款背包產品外觀與專利產品相似。經查，該產品合格證上標明的廠家信息為廈門爾升山貿易有限公司，產品上的商標亦為該公司所有。李某遂以該公司構成專利侵權為由提起訴訟。被告辯稱，被訴產品是在專利授權日前所生產，不構成專利侵權。被告還主張，自己是一家貿易公司，并無生產資質，提交了合同證明被訴產品系其委托其他公司貼牌生產，產品的外觀樣式也是由加工方設計，故其并非被訴產品的實際生產商，而是銷售商，有權主張合法來源抗辯。

裁判

福建省福州市中級人民法院經審理認為，被告為被訴侵權產品的銷售商，雖然該產品落入專利保護范圍，但由于是在專利授權日前所生產，故其行為并不構成專利侵權。遂判決駁回原告的訴訟請求。案件宣判后，原告不服提起上訴。福建省高級人民法院經審理后認為，被告實施了生產行為，一審認定被告為銷售商不當，予以糾正，但判決結果并無不當，予以維持。

評析

本案雖然最終是以被訴產品在專利授權日前生產為由，認定被告不構成專利侵權，但關于被告的行為是生產行為還是銷售行為的定性仍然是爭議的一個焦點，一、二審對此認定并不相同。對被告的行為進行準確定性，將涉及到被告能否援引合法來源抗辯免除賠償責任這一關鍵問題。

1.產品上展示的信息可以用來認定生產商身份。《最高人民法院關于產品侵權案件的受害人能否以產品的商標所有人為被告提起民事訴訟的批復》指出，任何將自己姓名、名稱、商標或者可資識別的其他標識體現(xiàn)在產品上，表示其為產品制造者的企業(yè)或個人，均屬于民法通則第一百二十條規(guī)定的“產品制造者”和產品質量法規(guī)定的生產者。因此，在一般的知識產權侵權案件中，如果被控侵權產品已經在銘牌、合格證等產品標識上明確標注了諸如生產企業(yè)名稱、商標等能夠據(jù)以確定制造者身份信息的，則在無充分相反證據(jù)的情形下，通?？梢哉J定該對外標注信息的企業(yè)即為專利法所界定的被控侵權產品的制造者，如果該產品構成知識產權侵權，則由該廠家對此承擔相應的侵權法律責任。具體到本案，被訴侵權產品上印制的商標權利人為被告，產品合格證上標注的也僅僅是被告的相關信息，無論是從一般消費者還是從產品質量管理的角度來說，都應認定被告就是法律意義上的生產商。

2.委托加工關系體現(xiàn)了委托方的生產意思。被告在庭審中辯稱，專利法意義上的制造者應當對被控侵權產品已具備專利技術方案這一客觀事實，具有主觀上的意愿或客觀上的行為。而本案中雖然被訴產品對外所公示的信息均指向被告，但在被告能夠提供充分的證據(jù)，證明其只是委托他人進行貼牌生產，產品的外觀并非由其設計的情況下，應當認為被告的行為并不構成實施涉案外觀設計專利的行為。筆者認為，被告的理由實際上混淆了物理意義上的生產行為與法律意義上的生產行為的區(qū)別。隨著社會分工精細化的需求和發(fā)展，委托加工、定牌加工相當普遍，這種生產模式下，委托方雖然沒有直接進行產品的生產，但仍然在主觀上體現(xiàn)了生產的意思表示，只不過直接的生產行為是由加工方在接受委托方的指示后所實施。特別是本案中，被訴侵權產品上印制了被告的商標，產品合格證上也載明了被告的企業(yè)信息，這也可以進一步佐證被告具有對外顯示其就是該產品的生產者的意思表示。另外，根據(jù)二審查明，雖然被訴產品的外觀是由加工方設計提供，但對于最終選用何種產品外觀進行生產，則仍然是由被告在加工方提供的多種方案的基礎上選擇確定的。這進一步證明了被告雖然沒有直接參與物理生產，但以其主導性間接參與了生產過程。

3.內部約定不能成為免責的抗辯理由。本案中被訴產品的外觀設計方案或技術要求雖然來源于加工方，但這屬于被告與受其委托進行貼牌加工生產的加工方之間的內部的合同約定，只對貼牌委托方、加工方內部分擔責任時具備法律意義，不能據(jù)此成為被告主張其并非生產商的抗辯理由，作為委托方的被告不能以其未直接制造專利產品而主張自己不是制造者。如果按照被告的觀點，委托方只要能夠證明被訴產品并非由其生產，其與加工方之間存在特別約定就可以免責，則可能造成委托方疏于盡到合理的審查義務，不當減免其知識產權防范風險。

另外，如果委托方不承擔直接侵權責任，權利人還需另行提起對加工方的訴訟，這在客觀上增加了權利人的訟累，不利于權利人正當維權。綜上分析，二審認為本案中被告并非被訴侵權產品的銷售者而是生產者并無不當。

本案案號：（2018）閩01民初414號，（2018）閩民終1369號

案例編寫人：福建省高級人民法院蔡偉張丹萍

來源：人民法院報
作者：蔡偉張丹萍福建省高級人民法院
編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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專利侵權訴訟中“產品委托加工方”的責任

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