發(fā)明構思在論述“創(chuàng)造性”方面的作用

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作者：張建鵬  北京連和連知識產(chǎn)權代理有限公司代理人

原標題：簡述發(fā)明構思在論述創(chuàng)造性方面的作用

摘要：審查員在評價創(chuàng)造性過程中常通過“三步法”找出本發(fā)明與對比文件之間的區(qū)別技術特征，然后或進一步檢索到其他對比文件并通過多篇對比文件的結(jié)合，或干脆將區(qū)別技術特征歸類為本領域的常規(guī)技術手段，從而否定本發(fā)明的創(chuàng)造性。通過論述本發(fā)明與對比文件之間，或?qū)Ρ任募g在發(fā)明構思方面的根本性不同從而徹底否定本領域技術人員尋找現(xiàn)有技術者進行多篇對比文件之間的結(jié)合的動機對于本發(fā)明的創(chuàng)造性論述往往具有“奇效”。

關鍵詞：發(fā)明構思 技術啟示 創(chuàng)造性

一、引言

能不能得到審查員對本發(fā)明的創(chuàng)造性的認可往往是本發(fā)明能不能獲得順利授權的關鍵，在審查實踐中審查員通常采用“三步法”來評判本發(fā)明的創(chuàng)造性，從而實現(xiàn)“化整為零”，將本發(fā)明與作為最接近的現(xiàn)有技術的對比文件1從整體技術方案的比較置換為兩個技術方案的各個技術特征的比較。如果雙方能夠?qū)崿F(xiàn)各技術特征的完全等價化，則否定本發(fā)明的新穎性；如果存在區(qū)別技術特征，則借助與其他對比文件的結(jié)合或者將該區(qū)別技術特征歸結(jié)為“本領域的公知常識”或者“通過有限次試驗能夠獲得的”，從而否定本發(fā)明的創(chuàng)造性。

在這種情況下，有的代理人或者申請人陷入了審查員的陷阱，忙于爭辯這些區(qū)別技術特征不可能從對比文件得到任何技術啟示，不是容易想到的，需要進行大量實驗等等。實際上，從本發(fā)明與對比文件之間在發(fā)明構思方面的根本性差異，以及多篇對比文件之間因發(fā)明構思的根本性不同導致本領域技術人員無動機參考改進對比文件或者無法進行對比文件之間的結(jié)合往往對發(fā)明的順利授權，特別是一些技術方案相對簡單的改進型發(fā)明的順利授權特別有效。

在此，筆者舉出親身經(jīng)歷的兩個技術方案比較容易理解，并通過論述本申請與對比文件的技術方案在發(fā)明構思上的不同順利實現(xiàn)授權的案例來對基于發(fā)明思路的不同來論述創(chuàng)造性的思路進行歸納總結(jié)，以期與同仁教學相長。

二、具體案例分析

案例一

在對比文件僅一篇的情況下：

申請?zhí)枮?01510771208.8，發(fā)明名稱為“一種用于螺絲的碳氮共滲熱處理的方法”，其原始權利要求1公開了：

“一種用于螺絲的碳氮共滲的熱處理方法，其特征在于，包括以下步驟：

1）將待熱處理的螺絲進行清洗；

2）調(diào)整上料機速度；

3）調(diào)整連續(xù)爐的主速進行連續(xù)預熱，預熱處理為兩段式預熱，第一段預熱溫度為600℃，保溫時間為10-15分鐘，第二段預熱溫度為860-890℃，保溫時間為20-25分鐘；

4）預熱后對螺絲進行碳氮共滲處理，其中碳氮共滲溫度控制在860-890℃，碳氮共滲時間控制在10-15分鐘，碳勢為1%-1.2%，氨氣流量為0.2-0.5 nm3/h；

5）進行一次淬火，其中淬火溫度控制在820-850℃；

6）采用快速光亮油進行二次淬火，其中光亮油溫度控制在60-75℃，淬火時間控制在3-10秒；

7）對螺絲進行表面清洗；

8）回火，回火溫度控制在370-420℃，回火時間為70-90分鐘” 。

審查員在OA1中引用了對比文件1（“自攻螺釘碳氮共滲黑色組織的產(chǎn)生及防止”，盧國輝等，金屬熱處理，第30-31頁、第43頁，2000年12月31日），認為，其對比文件1與本發(fā)明的區(qū)別技術特征在于：本發(fā)明對待熱處理的螺絲進行清洗，調(diào)節(jié)上料機速度；還包括預熱工藝；采用兩次淬火，對工藝參數(shù)就行了限定。

分析：

從個人經(jīng)驗來說，代理人認為審查員通常更加傾向于首先采用專利文獻來否定本發(fā)明的創(chuàng)造性，針對本發(fā)明，審查員檢索到的對比文件僅一篇且為學術論文，可見審查員沒有檢索到否定本發(fā)明的具體工藝的現(xiàn)有技術文獻，因此授權前景較大。同時，對審查員所認可的區(qū)別技術特征不宜平均用力，尤其是容易被認為“可通過有限次試驗獲得的”上料機速度和淬火的工藝參數(shù)和無法帶來“預料不到的技術效果”的清洗步驟的設置，而是應該從技術思路上否定本領域技術人員在對比文件1的基礎上設置預熱工藝和二次淬火的動機。

因此，代理人采用了如下策略：

采用從屬權利要求的技術特征“在此步驟中碳氮共滲設備中具有保護氣氛，所述保護氣體為經(jīng)過了預處理的氣化甲醇，所述氣化甲醇的流量為6000-9000 CC/h”對權利要求1作了進一步的限定，但在意見陳述中強度該技術特征的加入僅僅是為了加速審查進程，主要基于以下方面否定了本領域技術人員在對比文件1中采用預熱處理和二次淬火的可能性：預熱處理主要針對于導熱性能較差的待處理工件，而對比文件1針對的是具有良好導熱性的金屬制品，即使需要預熱從技術目的角度出發(fā)也無需采用本發(fā)明的兩段式預熱工藝；淬火是一種能夠?qū)⒏邷叵碌南唷袄鋬觥钡匠叵碌奶幚砉に?，而不是用于防止碳氮共滲黑色組織產(chǎn)生的方法。

答復OA1審查意見后，本發(fā)明獲得順利授權。

思考：

“全面覆蓋”是專利侵權判定中的重要原則，根據(jù)《北京市高院專利侵權判定指南（2017）》，寫入權利要求書的技術特征不區(qū)分必要技術特征和非必要技術特征都將對權利要求保護范圍構成限定，因此，通常代理人在撰寫權利要求書時秉持盡可能避免寫入非必要技術特征的原則，但某些情況下適當寫入一些非必要技術特征可以“引導”審查員的檢索范圍，盡可能避免發(fā)明核心“暴露于”最接近的現(xiàn)有技術中，從而將其作為區(qū)別技術特征“凸顯”出來，有利于后續(xù)答復審查意見時創(chuàng)造性的論述，從而提高授權前景。

以本案為例，發(fā)明點在于熱處理工藝中預熱處理和二次淬火步驟的設置，如果單純?yōu)榱藬U大保護范圍僅僅將該兩項必要技術特征寫入權利要求，則在實際上在熱處理工藝非常成熟的今天，審查員要檢索到同時包含這兩項技術特征的現(xiàn)有技術實際上并不困難，這種情況下代理人即使進一步補入“清洗”、“調(diào)節(jié)上料機速度”往往很難說服審查員。而將這些非必要技術特征寫入權利要求書，審查員出于尋找公開了本發(fā)明最多的技術特征的技術文獻作為對比文件1的考慮，使得本發(fā)明的核心得以區(qū)別技術特征的形式凸顯，從而為論證本發(fā)明與對比文件在技術思想發(fā)明的不同創(chuàng)造了條件。實際上，由于“清洗”、“調(diào)節(jié)上料機速度”這樣的非必要技術特征可以說是實施本發(fā)明工藝的必經(jīng)之路，即使侵權者有意繞開也難以規(guī)避，實際上對本發(fā)明的保護范圍的影響并不大。

案例二：

當對比文件為多篇的情況下申請?zhí)枮?01510695641.8，發(fā)明名稱為“一種狀態(tài)檢測裝置和冷卻控制裝置”，其涉及一種在大型鋁合金壓鑄模具生產(chǎn)中對冷卻水管路內(nèi)流動的冷卻水的的狀態(tài)進行檢測的裝置，具體地，提交新申請時的獨立權利要求1內(nèi)容如下：

“一種用于冷卻水水管的狀態(tài)檢測裝置，其特征在于，包括用于貼合設置于冷卻水水管的出水口外部的銅管、以及設置用于與外部報警系統(tǒng)相連接的檢測勾和絕緣套，其中，

所述絕緣套貼合在所述銅管的邊緣；

所述檢測勾設置在冷卻水水管外部并從所述絕緣套中間穿過且置于所述銅管的管口下方；以及所述檢測勾設置用于檢測冷卻水水管的水流狀態(tài)，并當檢測到冷卻水水管中沒有水流時，通過所述外部報警系統(tǒng)發(fā)出警報”（如附圖1所示）。

圖1 冷卻水水管的狀態(tài)檢測裝置的結(jié)構示意圖

其中，9銅管、10冷卻水水管、11螺紋接口、12導線、13絕緣套、14檢測勾。

在第一次審查意見中審查員共引用了對比文件1（JPH01321060）、對比文件2（CN204067387U）、對比文件3（CN103525321A）和對比文件4（CN204247940U），其中以前三篇對比文件的結(jié)合否定了權利要求1-8的創(chuàng)造性，以四篇對比文件的結(jié)合否定了從屬權利要求9的創(chuàng)造性。具體地，審查員認為對比文件1公開了一種壓鑄模具冷卻水的檢測方法和裝置，其與權利要求1的區(qū)別特征在于：①本發(fā)明中一檢測極的形狀為銅管，另一檢測極是安裝在銅管出水口下方的檢測勾；②檢測勾安裝在冷卻水管外，上述區(qū)別技術特征①和②已經(jīng)被對比文件2和3分別公開。

分析：

本發(fā)明實質(zhì)上是通過在冷卻水管外一處設置銅管，另一處設置檢測勾，通過二者配合實現(xiàn)了檢測冷卻水管中有無冷卻水，本質(zhì)上就是在冷卻水管外側(cè)某位置設置了傳感器，技術方案簡單，且說明書沒有充分記載其工作原理和具體實驗數(shù)據(jù)，因此后續(xù)進一步通過原理上論述其“非顯而易見性”或者通過具體數(shù)據(jù)對比論證取得了“預料不到的技術效果”都很困難。鑒于此，代理人決定聚焦于對比文件之間因發(fā)明思路導致其不可能結(jié)合，并做好了“持久戰(zhàn)”的準備，為了給后續(xù)修改留有余地，OA1答復時沒有修改權利要求書，也沒有討論不涉及權利要求1的對比文件4。

答復策略：

本發(fā)明與對比文件1發(fā)明目的都是避免出現(xiàn)冷卻水管中沒有冷卻水的情況下熱炸裂，因此檢測的反常情況是冷卻水管中無水，與此不同，對比文件2所公開的是一種太陽能熱水器水滿溢報警裝置，其要檢測的反常情況是熱水器中的水溢出，其被設置為在水溢出的情況下報警電路接通；對比文件3要檢測的是水壓過低故障，防止單位時間內(nèi)獲得的水量不足，與此不同，對比文件1與本發(fā)明并不要求水壓，而聚焦于冷卻水管中有無水，這是因為雖然水流速度越快，單位時間內(nèi)通過冷卻水管的水量越大，但水壓過大反而導致單位量的水的吸熱能力不能被充分利用，成本額外增加。本領域技術人員不會將對比文件2和3與對比文件1進行結(jié)合。

審查員下發(fā)了第二次審查意見通知書，反駁了代理人的觀點，認為對比文件均是利用兩個檢測極檢測某個檢測位是否有水流通過并發(fā)出報警，區(qū)別僅在于是有水流通過還是無水流通過時發(fā)出報警，這對于本領域技術人員來說屬于常規(guī)選擇，因此本領域技術人員有動機進行對比文件的結(jié)合。

答復策略：

對此，代理人在OA2意見陳述中采用從屬權利要求的技術特征“所述檢測勾設置為根據(jù)冷卻水水管中水流量的不同調(diào)節(jié)其與所述銅管的管口之間的距離”對權利要求1作了進一步的限定，但仍然堅持首先重點論述各對比文件之間的發(fā)明思路的不同：

對比文件2所要解決的技術問題是監(jiān)測太陽能熱水箱是否發(fā)生溢水事故，采用的技術手段是通過溢出的水流使連接在溢水開關兩端的導線連接，報警器報警，從而提醒使用者及時關閉水源，這與對比文件1技術目的相反；對比文件2的技術原理存在內(nèi)在缺陷導致本領域技術人員無動機參考，對比文件2在發(fā)生溢水時溢水與報警電路構成閉合回路，由此電流通過，報警器發(fā)出警報，而本領域技術人員公知，銅的電導率為約5.9×107S/m，是標準海水的107倍，更遠高于普通日用水，這勢必導致這種方案實施時要求的電流較大，實際上可行性相當有限，且存在較大安全隱患；如果強行結(jié)合對比文件1和2帶來的不利后果：結(jié)合對比文件2附圖，如果對比文件2要設置為如本發(fā)明的有水流通過則不報警，沒有水流通過則報警，這意味著對比文件2的回路需要進行根本性改變，這本身需要付出創(chuàng)造性的勞動。

對比文件3中采用了水平射出水流以檢測水壓，如果其要實現(xiàn)如本發(fā)明的冷卻水循環(huán)通路，則勢必需要設計比本發(fā)明中的集水槽更大的集水裝置，否則，很可能出現(xiàn)在水壓變化時水不能進入集水槽這種最危險的情況發(fā)生。這導致了本領域技術人員根本沒有任何動機參考對比文件3。

審查員下發(fā)第三次審查意見，針對代理人的意見陳述指出，“創(chuàng)造性評價過程中并不需要各現(xiàn)有技術之間發(fā)明目的及技術手段完全相同，僅僅需要對比文件給出了相應的技術啟示，本領域技術人員即可有動機去在現(xiàn)有技術中尋找相應的技術手段，從而將上述對比文件之結(jié)合，例如對比文件3雖然發(fā)明目的與本發(fā)明不同，其用于檢測水壓是否過低，但公開了檢測探頭安裝于水管出水口下方和采用探針狀電極的技術啟示”。

答復策略：

代理人首先依據(jù)《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)“判斷方法”之“（3）判斷要保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見”的具體規(guī)定對審查員的觀點進行了法理上的反駁，指出即使對比文件公開了某些區(qū)別技術特征，但存在對該區(qū)別技術特征的記載并不意味著本領域技術人員即有動機將對比文件進行結(jié)合。

申請人采用從屬權利要求的技術特征“調(diào)節(jié)所述檢測勾與所述銅管的管口之間的距離的范圍為2mm-50mm”對權利要求1作了進一步的限定，但同時堅持避免落入可以“通過有限次試驗獲得的”上述具體參數(shù)的非顯而易見性的討論，而是從強行將技術思路不同的對比文件之間的結(jié)合可能帶來的不利后果進行論述，甚至進行了一定程度上的“開腦洞”。

具體地，比文件2所要解決的技術問題是監(jiān)測太陽能熱水箱是否發(fā)生溢水事故，采用的技術手段是通過溢出的水流使連接在溢水開關兩端的導線連接，報警器報警，從而提醒使用者及時關閉水源。存在這樣的生活場景：緩緩向杯子中注水，在杯子中的水面明顯高于杯子邊緣的情況下水仍然可以維持不溢出，這是因為水的分子間作用力產(chǎn)生的黏滯效應抵消力水自身的重力，但是一旦這種平衡被打破，水會突然劇烈明顯地溢出。而且，這種效應隨著盛水容器的體積擴大而明顯增強，所以有過太陽能熱水器溢水經(jīng)歷的人會更傾向于在熱水器內(nèi)部設立警戒水位線和報警裝置以避免在熱水器外部設置報警裝置導致的滯后效應。因此本領域技術人員不可能從對比文件2得到如本發(fā)明那樣將檢測勾設置于冷卻水管外更加優(yōu)選的技術啟示。

對比文件3要解決的技術問題是“當水管從傳感器后端破裂后，傳感器無法檢測到”，采取的手段是根據(jù)水壓越大出水距離越遠的原理，在出水管出水端的下前方設置過水檢測探頭，當水壓正常時，出水拋物線落下，探頭不起作用，當出水低于一定值時，流出的水落到探頭上，探頭之間的電阻迅速變小，從而觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)電路，立刻切斷主電路電源并報警。對比文件3存在的一個顯著問題，如果水壓迅速下降到零，即水源完全切斷的狀態(tài)，這是最危險狀態(tài)，這種情況下反而由于沒有“流出的水落在探頭上”無法及時報警，由此本領域技術人員為了確保工作安全，會在傳感器后端的水管段上設置另一個傳感器，該位置與本發(fā)明的檢測電極的設置位置依然明顯不同。

代理人認為，對比文件2與對比文件1在發(fā)明思路方面差別更明顯，與其平均用力不如重點突破，專利申請授權本質(zhì)上是一種“依申請進行的具體行政行為”，審查員如果駁回申請必須有理有據(jù)形成證據(jù)鏈，而整個環(huán)節(jié)只要有一處被突破審查員就沒有理由駁回。此次意見陳述后本案獲得授權，同時指出，審查員針對從屬權利要求的創(chuàng)造性評述中引用了對比文件4，代理人自始至終沒有著墨于對比文件4的分析。

思考：

對于技術方案比較簡單的發(fā)明，特別是改進型的發(fā)明，不要輕易丟失發(fā)明構思方面的不同這塊陣地，否則很容易因拘泥于某具體結(jié)構設置或數(shù)據(jù)范圍的論述而陷入“通過有限次試驗獲得的”陷阱中；審查員引用多篇對比文件的情況下看似增加了答復的難度，實際上任何兩篇對比文件的技術目的和技術思想都不可能完全相同，這反而為代理人論述利用技術思想的不同導致對比文件不能互相結(jié)合創(chuàng)造了發(fā)揮空間；代理人沒有面面俱到地答復，而是有所重點用力，特別是最后一次OA中聚焦于各對比文件均因為技術思想的不同導致其沒有給出檢測勾的位置設置的技術啟示，從而為授權創(chuàng)造了條件。

三、總結(jié)

專利授權是一個多方互動和博弈的過程，審查員審查過程需要“依法授權”，當然也需要“依法駁回”，對于能否授權，審查員是存在一定的自由裁量空間，因此，看似技術方案簡單的申請并不一定不能授權，代理人充分和合乎邏輯的論述能夠盡可能將授權可能性盡可能提高，這就是代理人價值所在；

代理人應該盡可能避免完整的技術方案被審查員“化整為零，各個擊破”，從而陷入?yún)^(qū)別技術特征是本領域公知常識或者通過有限次試驗能夠得到的陷阱，而要盡可能從發(fā)明思路的不同點上根本否定本領域技術人員這樣做的動機；

即使是同樣從發(fā)明構思角度出發(fā)論述創(chuàng)造性，也應該結(jié)合本發(fā)明的創(chuàng)造性的高度和審查員的具體檢索情況，針對不同的申請制定不同的答復策略，而不可懷抱“一招鮮吃遍天”的想法，如果授權前景較好，即可“一鼓作氣”，如果前景不明朗，不妨爭取申請人的同意和配合，寧可采用迂回戰(zhàn)術，盡可能不要一上來就修改權利要求，導致后期無后退余地；

代理人利用發(fā)明構思論述創(chuàng)造性最好在專利文件撰寫階段就做好布局，例如在獨立權利要求1中適當寫入一些侵權者難以規(guī)避而不會對保護范圍造成實質(zhì)性限制的非必要技術特征以“引導”審查員的檢索范圍，盡可能避免發(fā)明核心“暴露于”最接近的現(xiàn)有技術中，而是將其作為區(qū)別技術特征“凸顯”出來，從而提高授權前景；

審查員的“依法駁回”原則上應該形成一個閉環(huán)邏輯鏈，因此代理人或申請人不需要面面俱到，而是可以重點突破一個環(huán)節(jié)，以破壞審查員完整的邏輯鏈，為盡可能授權留下空間。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：張建鵬  北京連和連知識產(chǎn)權代理有限公司代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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