「商標審判」對歷史因素的考量必然拋棄「商標近似」的判斷標準嗎？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海  北京市長安律師事務所律師 合伙人

原標題：商標審判對歷史因素的考量必然拋棄商標近似的判斷標準 —以稻香村、鱷魚、張小泉、狗不理四案為視角

本文主旨

允許高度近似商標的共存，并非因其共存不會造成消費者混淆誤認，而是基于對歷史因素的考量，以及對雙方商業(yè)利益的慎重權衡。絕對的保護其中一方，而禁止另一方對相關標識的擴展使用，必然會徹底否定另一方的商業(yè)利益。但無論司法裁判如何干預，作為經(jīng)營者，都應盡量附加區(qū)別性標識，不斷強化商標識別要素之間的差異性。

引文

1、南北“稻香村”之爭，繼商標行政訴訟由最高人民法院定紛止爭之后，又拉開了民事侵權之爭。北京稻香村食品有限責任公司起訴蘇州稻香村食品有限公司商標侵權案，尤其是中秋節(jié)之前訴前停止銷售行為保全裁定的作出與解除，更引起了商標領域同行的關注。

2、不久前，在一個商標業(yè)務領域交流群中，有同行問大家怎么看稻香村案？我沒過腦子的回答說：蘇州稻香村應附加區(qū)別性標識。此言一出，立刻招來一位律師的反對：蘇州稻香村注冊在先，憑什么加區(qū)別性標識？

我無言以對。我為自己在對案件基本事實知之甚少的情況下而妄加評論感到羞愧，同時也深深的意識到，在商標領域，如我這般想當然、跟著感覺走、情緒化思維甚至情緒化審判者，想必不在少數(shù)。就如有人想當然的認為“IPHONE”就應該是美國的、“拉菲”就應該是法國的，我想當然的認為“稻香村”就應該是北京的。

3、2012年中秋前，我在一號店購買了一盒稻香村月餅。月餅送到之后，我看生產(chǎn)廠家是保定稻香村食品科技有限公司，品牌是“一品稻香”?；趯ζ放频拿舾幸约奥殬I(yè)病，我立刻跟一號店溝通說：我從你們品牌欄中選擇的“稻香村”，我要買的是北京“稻香村”，但你們賣的卻不是這個品牌的產(chǎn)品，這是欺詐消費者，我要求退貨。一號店答復：產(chǎn)品沒有質量問題就不能退貨。

溝通無果，我起訴了一號店，以消費欺詐為由。這是我為自己打的第一場官司，不過不是以律師的名義，而是作為一名普通的消費者。

4、在起訴一號店的同時，我給北京稻香村公司打電話，而得到的答復更令我失望：保稻、蘇稻、北稻是歷史問題，我們也沒辦法。當時我就想，北京稻香村公司簡直沒有商標維權意識，對方用的“一品稻香”品牌，你怎么就不能起訴呢？當時我猜測這是北京稻香村公司企業(yè)體制的問題?，F(xiàn)在想想，并沒有那么簡單。

5、我起訴一號店的案件，標的額幾百塊錢，自2012年9月提起訴訟，至2014年10月案件調解，歷經(jīng)三個中秋。最后的結果是：我把保存了兩年多的月餅還給了一號店，一號店返還我月餅錢，并補償800塊錢損失[1]。

6、回想當時的法庭之上，一號店代理人也給我講保稻、蘇稻、北稻的歷史，并提供了蘇稻的注冊商標。而我當時只是確認了一件事：保定稻香村公司沒有注冊“稻香村”商標，其注冊的“一品稻香”也被駁回，因此，其生產(chǎn)的產(chǎn)品在一號店銷售時不能出現(xiàn)在“稻香村”品牌之下。我當時甚至都沒有查詢北京稻香村公司有沒有注冊商標，而只是因為在北京呆了幾年，憑感覺認為月餅、糕點應該歸屬于北京稻香村公司。

蘇州“稻香村”擴展注冊受阻

1、保定稻香村食品廠于1983年7月5日獲準注冊第184905號商標（圖1），核定使用的商品為“餅干”,3006群組。于1989年6月30日獲準注冊第352997號商標（圖1），核定使用的商品為“果子面包,糕點”，3006群組。蘇州稻香村食品有限公司（簡稱：蘇州稻香村公司）于2004年11月14日受讓了這兩件商標。

圖1

2、北京稻香村食品有限責任公司（簡稱：北京稻香村公司）第1011610號“稻香村”商標（圖2）于1997年5月21日獲準注冊，核定使用的商品為第30類的餡餅、烘餡餅（意大利式）、餃子、小包子、春卷、炒飯、粥、年糕、粽子、元宵、煎餅、八寶飯、豆沙、醪糟、火燒、大餅、饅頭、花卷、豆包、盒飯，3007群組。

圖2

3、蘇州稻香村公司于2006年7月18日申請注冊第5485873號商標（圖3），指定使用的商品為第30類的糖果、餅干、面包、糕點、年糕、米果、冰淇淋、谷類制品、面粉制品、含淀粉食品商品。

圖3

4、第5485873號商標于2009年5月20日初步審定并公告。北京稻香村公司提出異議申請，商標局裁定異議理由不成立。北京稻香村公司提出異議復審申請，商標評審委員會裁定復審理由成立，不予核準第5485873號商標注冊。案件歷經(jīng)北京市第一中級人民法院一審、北京市高級人民法院二審、最高人民法院再審[2]，三級法院意見一致，維持了商標評審委員會的裁定。

5、最高人民法院認為：對因歷史原因形成不同市場主體各自擁有相同字號，以及在同一種或者類似商品上各自擁有相同或者近似商標的情形下，當其中一方主體主張其申請注冊被異議商標系對其字號及在先注冊商標的延續(xù)時，人民法院審查判斷被異議商標是否應予核準注冊，除應當依據(jù)商標法的規(guī)定，亦應尊重歷史和現(xiàn)狀，尊重業(yè)已形成的市場秩序，全面、審慎、客觀地考量各種因素，以盡量劃清商業(yè)標識之間的界限為指針，公平合理地作出裁判。

考慮到蘇州稻香村公司與北京稻香村公司各自的發(fā)展歷史、現(xiàn)狀以及業(yè)已形成的較為穩(wěn)定的市場格局，兩在先注冊商標和引證商標一在被異議商標申請注冊日之前的實際使用情況和知名度，被異議商標與引證商標一標識更為相似而與在先注冊商標標識有一定差異等因素，原審法院認定被異議商標不應予以核準注冊并無不妥。尤其考慮到如果予以注冊被異議商標，一方面，將會破壞業(yè)已穩(wěn)定的市場共存格局，導致稻香村標識之間的混淆或誤認，最終損害消費者的利益；另一方面，也不利于蘇州稻香村公司和北京稻香村公司劃清彼此商標標識之間的界限，不利于各自企業(yè)的發(fā)展壯大以及稻香村品牌的進一步提升。

在市場經(jīng)濟條件下，蘇州稻香村公司和北京稻香村公司只有誠信經(jīng)營，彼此互相尊重，才能增強和提升各自企業(yè)的核心競爭力，煥發(fā)稻香村老字號的生命和活力，才能得到廣大消費者的認同和贊譽，使稻香村老字號基業(yè)長青。而任何投機取巧，希望通過不誠信經(jīng)營而獲取他人商譽的行為都是短視的商業(yè)行為，同時，也不為法律所支持和保護，最終也會損害稻香村老字號的利益。

6、至此，蘇州稻香村公司意圖擴展注冊“稻香村”商標的努力宣告失敗，這一失敗也必然會對其之前及之后對該擴展商標的使用行為可能面臨的侵權風險埋下伏筆。

北京“稻香村”逆襲注冊成功

1、北京稻香村公司第1011610號“稻香村”商標具有天生的缺陷，即其核定使用的商品不包括3006群組“糕點”等商品，而蘇州稻香村公司受讓的兩件商標卻是注冊在了3006群組商品之上。造成這種局面的原因，可能跟各自早期經(jīng)營的商品有關。

2、2008年1月18日，北京稻香村公司在“月餅”等商品上申請注冊6517496號商標（圖4），商標網(wǎng)顯示該商標尚處于實質審查階段，未初步審定并公告。

（圖4）

3、2010年3月9日，北京稻香村公司在“月餅”等商品上申請注冊8104706號商標（圖5），商標網(wǎng)顯示該商標在2015年4月21日注冊公告。

（圖5）

4、2014年1月14日，北京稻香村公司在“糕點”等商品上申請注冊13907103號商標（圖6），商標網(wǎng)顯示該商標在2015年2月28日注冊公告。

（圖6）

5、北京稻香村公司2008年在3006群組注冊的“稻香村”商標擱置未審，而之后申請的卻已經(jīng)獲準注冊，既不正常，又很正常。之所以出現(xiàn)這種局面，和蘇州稻香村公司擴展注冊“稻香村”商標一案結果有著必然的聯(lián)系。

蘇州稻香村公司對北京稻香村公司在“糕點”等商品上獲準注冊“稻香村”商標必然不能接受，相關的無效宣告程序也正在進行。北京稻香村公司曾與蘇州稻香村公司簽訂商標許可使用合同，雖然從客觀上北京稻香村公司并沒有在糕點等商品上使用蘇州稻香村公司的商標，但這一事實依然能說明北京稻香村公司自認為其在沒有“糕點”等商品上的“稻香村”商標權的情況下，其在“糕點”等商品上使用“稻香村”并不具有當然的合法性。北京稻香村公司雖然沒有使用蘇州稻香村公司的商標，但對于其使用自己特有字體的“稻香村”商標而不被追究侵權責任提供了合法的依據(jù)?？傊?，北京稻香村公司是在裸奔多年之后，才終于在“糕點”等商品上有了正式的名分。

類似案件的裁判要旨

01、鱷魚案

上訴人（法國）拉科斯特股份有限公司（LACOSTE）（簡稱拉科斯特公司）因與被上訴人（新加坡）鱷魚國際機構私人有限公司（CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD）（簡稱鱷魚國際公司）以及被上訴人上海東方鱷魚服飾有限公司北京分公司（簡稱上海東方鱷魚公司）侵犯商標專用權糾紛一案二審[3]，最高人民法院認為：認定商標近似除通常要考慮其構成要素的近似程度外，還可以根據(jù)案件的具體情況，綜合考慮其他相關因素，在此基礎上認定訴爭商標是否構成混淆性近似。訴爭商標雖然在構成要素上具有近似性，但綜合考量其他相關因素，仍不能認定其足以造成市場混淆的，不認定其構成侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標。

就本案而言，在拉科斯特公司主張權利的注冊商標中，其鱷魚頭朝右，嘴巴大張，軀干及尾部上布滿塊狀鱗片或裝飾有橫向條紋（圖7，筆者注），其中第213407號注冊商標鱷魚圖形下還顯著標有LACOSTE文字（圖8，筆者注）；鱷魚國際公司使用的被訴標識一、二中的鱷魚頭朝左，被訴標識一中的鱷魚圖形軀干上的鱗片呈立體狀，被訴標識二中的鱷魚圖形整體顏色為黃綠色或黃色，嘴巴張開露出紅色，軀干上有斜向排列的條紋（圖9，筆者注）。被訴標識一、二與拉科斯特公司的系列注冊商標相比，其均為鱷魚圖形，具有一定的近似性，但被訴標識一、二中的鱷魚頭部朝向、體型、鱗片、顏色均與拉科斯特公司主張權利的鱷魚圖形不同。

特別是，雙方之間的訴爭商標在相關市場中具有特殊的形成歷史和發(fā)展歷程，有特殊的使用和共存狀況，在本案中認定訴爭商標是否構成侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標，既不能割裂各自形成和發(fā)展的歷史，又不能無視相互之間的共存過程和使用狀態(tài)，否則，就難以作出公平合理的裁判。因此，就本案訴爭商標具體情況而言，在認定其是否近似時，僅僅比對標識本身的近似性是不夠的，還必須綜合考量鱷魚國際公司的主觀意圖、雙方共存和使用的歷史與現(xiàn)狀等因素，結合相關市場實際，進行公平合理的判斷。

02、張小泉案

原告杭州張小泉集團有限公司與被告上海張小泉刀剪總店、上海張小泉刀剪制造有限公司商標侵權及不正當競爭糾紛一案[4]，上海市第二中級人民法院認為：原告的注冊商標、馳名商標與兩被告的企業(yè)名稱雖然客觀上存在沖突，但是，本案權利沖突的產(chǎn)生有其特定的歷史背景和原因，故不能簡單套用現(xiàn)有的法律制度來處理本案?！皬埿∪逼放频男纬梢延袛?shù)百年歷史，其品牌知名度和聲譽的產(chǎn)生有著長期的歷史原因。原告與被告均對“張小泉”品牌聲譽的形成作出過一定的貢獻。因此，應當在考慮特定的歷史背景的前提下，根據(jù)公平、誠實信用以及保護在先取得的合法權利的原則來處理本案。

原告于1964年注冊“張小泉牌”商標，被告“刀剪總店”的企業(yè)名稱于1956年登記，原告的注冊商標與被告“刀剪總店”的企業(yè)名稱的使用時間均達數(shù)十年之久。由于原告注冊商標的取得晚于被告“刀剪總店”企業(yè)名稱的使用，因此，根據(jù)保護在先權利的原則，被告“刀剪總店”的企業(yè)名稱不構成對原告注冊商標的侵犯。同樣，根據(jù)誠實信用和保護在先權利的原則，原告不能以在后取得的馳名商標對抗“刀剪總店”使用在先的企業(yè)名稱，故被告“刀剪總店”的企業(yè)名稱不構成對原告馳名商標的侵害。

被告“刀剪總店”在產(chǎn)品及包裝上突出使用“張小泉”或“上海張小泉”的行為伴隨著其企業(yè)名稱的使用一同發(fā)生，有一個歷史演變過程?！暗都艨偟辍辈⒎窃谠娴纳虡笋Y名后,為爭奪市場才故意在產(chǎn)品及包裝上突出使用“張小泉”，并且行政法規(guī)、規(guī)章允許企業(yè)使用簡化名稱和字號。特別是被告“刀剪總店”被評為中華老字號的事實，證明了“刀剪總店”使用“張小泉”字號已被廣大消費者認同，且使用已長達數(shù)十年之久，在相關消費群體中形成了一定的知名度。因此,“刀剪總店”突出使用“張小泉”不具有主觀惡意。考慮到原告的注冊商標與“刀剪總店”的企業(yè)名稱產(chǎn)生時的特定歷史背景，從公平和誠信原則出發(fā)，不認定被告“刀剪總店”突出使用“張小泉”或“上海張小泉”的行為構成對原告的注冊商標的侵犯和不正當競爭。但是，為了規(guī)范市場，營造良好的公平競爭秩序，避免造成相關消費群體對原、被告產(chǎn)品產(chǎn)生混淆，被告“刀剪總店”今后應在商品、服務上規(guī)范使用其經(jīng)核準登記的企業(yè)名稱，以便使普通消費者能夠正確區(qū)分“張小泉”注冊商標和企業(yè)名稱。

判斷被告“刀剪公司”的企業(yè)名稱是否構成對原告注冊商標和馳名商標的侵害，應當考慮被告“刀剪總店”成立和發(fā)展的歷史過程，應當考慮被告“刀剪公司”產(chǎn)生的歷史背景。根據(jù)被告“刀剪總店”的歷史沿革及保護在先權利的原則，應當認定被告“刀剪公司”的企業(yè)名稱不構成對原告的注冊商標和馳名商標的侵犯。但是，為避免相關消費者對原、被告產(chǎn)品發(fā)生混淆，被告“刀剪總店”、“刀剪公司”今后在企業(yè)發(fā)展過程中，應當充分尊重原告的注冊商標和馳名商標，不得在企業(yè)轉讓、投資等行為中再擴展使用其“張小泉”字號，被告“刀剪總店”對“刀剪公司”不持有股份時，“刀剪公司”不得在企業(yè)名稱中再使用“張小泉”文字。

03、狗不理案

上訴人狗不理集團有限公司與被上訴人濟南市大觀園商場天豐園飯店侵害商標權糾紛一案[5]，山東省高級人民法院認為：上訴人狗不理集團公司所有的“狗不理”注冊服務商標與被上訴人天豐園飯店的“狗不理豬肉灌湯包”商品名稱，客觀上存在權利沖突，一種權利是注冊商標專用權，另一種權益是商品名稱權。但權利沖突的產(chǎn)生有其特定的歷史背景和原因。

根據(jù)一、二審查明的事實，天豐園飯店在濟南這一特定地域內(nèi)經(jīng)營“狗不理”豬肉灌湯包的歷史由來已久，自20世紀40年代即已在濟南扎根，1956年公私合營后，天豐園飯店的營業(yè)面積擴大，在其原址上不斷發(fā)展，成為今天的天豐園飯店。雖然天豐園飯店的經(jīng)營效益不穩(wěn)定，但一直經(jīng)營“狗不理”豬肉灌湯包這一食品。而狗不理集團公司取得“狗不理”注冊服務商標的時間是1994年10月。綜上可見，天豐園飯店對于“狗不理”風味豬肉灌湯包的經(jīng)營，具有一個歷史承襲演變的過程，并非是在狗不理集團公司所有的“狗不理”商標經(jīng)過注冊并馳名后，為爭奪市場才故意使用“狗不理”三字，并沒有違背市場公認的商業(yè)道德，不存在搭他人便車、利用狗不理集團公司的“狗不理’’注冊服務商標聲譽的主觀惡意。因此，天豐園飯店對于“狗不理”豬肉灌湯包這一商品名稱的使用是善意的，而且屬于在先使用。只要天豐園飯店規(guī)范使用這一商品名稱，即不存在侵犯狗不理集團公司所有的“狗不理”注冊服務商標專用權的問題。

對“稻香村”商標侵權案的一點思考

1、鱷魚案中，一只鱷魚頭朝左，一只鱷魚頭朝右，消費者混淆、誤認是必然的結果。雖然雙方標識亦包含其他因素，但終究是鱷魚，兩條鱷魚的聽覺傳播效果會加大混淆的可能性。張小泉案中，上海張小泉刀剪總店這一企業(yè)名稱的使用也必然讓消費者摸不著頭腦。狗不理案中，亦會是相同的結果。這三個案件，之所以最后認定被訴侵權行為不構成侵權，無一例外的都考慮了歷史因素。

2、在處理此類案件時，對歷史因素的考慮，實際上是對特定歷史背景下訴爭標識使用歷史的尊重，是對被訴侵權人主觀善意使用意圖的肯定。在此情況下，如果中規(guī)中矩的依據(jù)《商標法》對訴爭標識的使用現(xiàn)狀與權利商標進行比對，必然導致對訴爭標識權利人不公平的裁判結果。因此，即便訴爭標識的使用具有現(xiàn)實混淆可能性，也不能禁止該標識的繼續(xù)使用。雖然司法判決最終回歸到了混淆要件，并進一步進行理論闡述，以期說明不會導致混淆誤認，但這只是對法律適用進行的技術性處理，究其本質，是對《商標法》的適用給予了一定的限制。

3、回歸到“稻香村”商標之爭：北京稻香村公司因其傳統(tǒng)制作工藝的限制以及公司體制的局限性，使其在現(xiàn)代商業(yè)競爭中必然處于裹足前行的狀態(tài)。而與之相反，蘇州稻香村公司的快速擴張，則無疑在南北“稻香村”競爭中更具優(yōu)勢。尤其是蘇州稻香村公司對北京市場的大舉進入，一定讓北京稻香村公司有種被打入大本營的感覺。此次北京稻香村公司在北京起訴蘇州稻香村公司，可能正是基于此。

4、北京稻香村公司對“稻香村”商標在“糕點”等商品上作為未注冊商標使用并最終逆襲注冊成功，實際上已經(jīng)在先侵入了蘇州稻香村的領地范圍。這種使用以及獲準注冊，很難說具有絕對的合理性以及合法性。蘇州稻香村受讓的上世紀八十年代的標識，顯然已經(jīng)不符合當前的審美，其基于在先注冊商標而進行在后的擴展，雖然必然會加重混淆的發(fā)生，但本身具有正當?shù)睦碛伞?br/>

在蘇州稻香村擴展注冊“稻香村”商標案件中，最高人民法院“而任何投機取巧，希望通過不誠信經(jīng)營而獲取他人商譽的行為都是短視的商業(yè)行為，同時，也不為法律所支持和保護，最終也會損害稻香村老字號的利益?！边@一評價內(nèi)容，恐怕就是在否定蘇州稻香村公司擴展注冊的主觀善意。但筆者認為，之所以造成“稻香村”的混亂，北京稻香村公司對此負有不可推卸的責任。

5、南北“稻香村”之爭，表面上看是標識是否近似、商品是否類似的判斷，但案件處理的結果，實質上是對雙方商業(yè)利益的平衡。從個人感情、對北京“稻香村”的熟悉程度以及先入為主的觀念來說，我傾向于給予北京稻香村公司更多的保護。這種傾向，恐怕也是蘇州稻香村公司客場應訴的劣勢所在。但為了劃清彼此商業(yè)標識的界限，絕對的保護北京稻香村公司，而完全限制蘇州稻香村公司對商業(yè)標識的擴展，無疑有失公允。

無論司法如何裁判，筆者認為：北京稻香村公司在“糕點”等商品上取得“稻香村”商標權的事實恐怕已經(jīng)難以改變。雖然蘇州稻香村公司會不遺余力的反對，但木已成舟的結果恐怕難以改變?；貧w到市場，在北京稻香村公司在“稻香村”文字之前附加“北京”及“三禾”標志的情況下，蘇州稻香村公司在“稻香村”文字基礎上附加“蘇州”及其他顯著性標識，既是其對劃清彼此商業(yè)標識界限的努力、對消費者的負責，又是對老字號文化健康傳承的貢獻，還可以彰顯其品牌自信。南北“稻香村”之爭的解決路徑，以此為上。

注釋：

[1]北京市海淀區(qū)人民法院（2013）海民初字第06717號民事調解書

[2]最高人民法院（2014）知行字第85號行政裁定書

[3]最高人民法院（2009）民三終字第3號民事判決書

[4]上海市第二中級人民法院（1999）滬二中知初字第13號民事判決書

[5]山東省高級人民法院（2006）濟民三初字第229號民事判決

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海  北京市長安律師事務所律師 合伙人

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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