在中國定牌加工「PEAK SEASON」商標的商品是否屬于商標使用？

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原標題：判定全出口產(chǎn)品商標侵權(quán)是否算是“多管閑事”

在網(wǎng)絡(luò)這個特殊空間下，現(xiàn)有的法律適用捉襟見肘，傳統(tǒng)商標侵權(quán)理論有待重新解釋和發(fā)展，商標的地域性及商標侵權(quán)的司法管轄基礎(chǔ)遇到了新的挑戰(zhàn)和困難。期待相關(guān)司法部門能夠盡快對相關(guān)法律做出適時的調(diào)整，力求在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下為商標權(quán)提供更加完善的保護。

案件引入

上海知識產(chǎn)權(quán)法院就福建泉州匹克體育用品有限公司（下稱匹克公司）起訴伊薩克莫里斯有限公司（下稱伊薩克莫里斯）、無錫市振宇國際貿(mào)易有限公司（下稱振宇公司）侵犯商標權(quán)一案作出終審判決，判令兩被告立即停止侵權(quán)，伊撒克莫里斯賠償匹克公司經(jīng)濟損失2萬余元，振宇公司承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

案件背景

在中國定牌加工「PEAK SEASON」商標的商品是否屬于商標使用？

匹克公司于2007年8月通過受讓方式獲得“PEAK”商標，并于2009年9月在第25類“服裝，鞋”等核定使用商品注冊該商標。

伊薩克莫里斯于2010年11月在美國專利與商標局核準注冊“PEAKSEASON”商標，商標核定使用范圍為國際分類第25類針織類、T恤衫、制服等產(chǎn)品。

2014年6月，伊薩克莫里斯向振宇公司發(fā)送訂單，且訂單的標簽和吊牌為 “PEAKSEASON”。

2014年8月，匹克公司收到上海海關(guān)告知，查獲振宇公司以一般貿(mào)易方式申報出口美國的標有“PEAKSEASON”標識針織男式T恤8000余件，商品上標有“PEAK”標識，涉嫌侵犯匹克公司在海關(guān)總署備案的知識產(chǎn)權(quán)。

2014年11月，匹克公司將振宇公司和伊薩克莫里斯訴至上海市浦東新區(qū)人民法院，請求法院判令兩被告立即停止侵權(quán)，并賠償經(jīng)濟損失20萬元人民幣等。此外，匹克公司還提出訴訟保全，扣押該批振宇公司的出口貨物。

浦東法院經(jīng)審理認為，振宇公司出口服裝的行為系受伊薩克莫里斯的委托生產(chǎn)，所生產(chǎn)的服裝全部銷往美國，并未投入中國國內(nèi)市場流通，國內(nèi)市場的相關(guān)公眾沒有機會接觸到該批服裝，故該標志在國內(nèi)市場無法發(fā)揮標識商品來源的功能。涉案服裝標貼“PEAKSEASON”標識在國內(nèi)市場上不會起到標識商品來源的作用，不是商標法意義上的商標使用。據(jù)此判定伊薩克莫里斯和振宇公司未侵犯匹克公司的注冊商標專用權(quán)，駁回匹克公司的訴訟請求。此外，匹克公司需賠償伊薩克莫里斯經(jīng)濟損失13萬元人民幣。

匹克公司不服一審判決，隨后向上海知識產(chǎn)權(quán)法院提起上訴。

二審法院經(jīng)審理認為，首先，本案有別于典型的涉外定牌加工。被上訴人振宇公司接受被上訴人伊薩克莫里斯有限公司委托，生產(chǎn)并出口的服裝上貼附的“PEAKSEASON”標識與被上訴人伊薩克莫里斯有限公司在美國注冊的“PEAKSEASON”商標雖然文字相同，但兩者相比較，在樣式和字體大小上均有變化，且明顯突出“PEAK”，從而使“PEAK”成為該標識的主要識別部分，與上訴人泉州匹克公司的注冊商標構(gòu)成近似，從視覺效果上易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆。

其次，根據(jù)上訴人匹克公司在二審中提供的公證保全證據(jù)所呈現(xiàn)的消費模式，國內(nèi)消費者通過“亞馬遜中國”官方網(wǎng)站可以搜索在美國市場的商品并進行網(wǎng)購，“亞馬遜”上傳的照片可以放大從而較為清晰地看到商品標識。被上訴人伊薩克莫里斯有限公司亦確認其在美國是“亞馬遜”網(wǎng)站的客戶，可能將從中國等地加工的服裝賣給“亞馬遜”，由“亞馬遜”進行分銷。由此可見，即便出口商品不在境內(nèi)銷售，也難以避免通過各類電子商務(wù)網(wǎng)站使國內(nèi)消費者得以接觸到已出口至境外的商品及其標識，必然涉及是否會造成相關(guān)公眾混淆和誤認的問題。

最后，根據(jù)上訴人匹克公司提交的證據(jù)，匹克公司的“PEAK”商標在全世界范圍內(nèi)的具有知名度，上訴人亦持續(xù)維護“PEAK”在國內(nèi)外市場的影響力，故難以排除被上訴人伊薩克莫里斯有限公司的主觀故意。故判定伊薩克莫里斯在相同商品上使用近似商標的行為構(gòu)成對匹克公司涉案商標專用權(quán)的侵犯，應(yīng)立即停止侵權(quán)。伊撒克莫里斯賠償匹克公司經(jīng)濟損失2萬余元，振宇公司為其幫助侵權(quán)行為承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

案件評述

涉外定牌加工是指境外定作方提供商標，委托我國境內(nèi)加工方加工貼附商標的全出口產(chǎn)品，產(chǎn)品全部返回境外銷售，境內(nèi)加工方獲取加工費的貿(mào)易方式。涉外定牌加工行為是否侵犯我國境內(nèi)注冊商標專用權(quán)，曾經(jīng)在理論界和司法實踐中爭議頗大。

商標保護能否突破地域性？

商標權(quán)具有地域性——即通常所說的“屬地原則”是指該商標注冊人所享有的商標權(quán)只能在授予該項權(quán)利的國家領(lǐng)域內(nèi)受到保護，在其他國家不發(fā)生法律效力。注冊商標專用權(quán)作為一種專有權(quán)，具有嚴格的領(lǐng)土性，其效力只限于注冊國境內(nèi)。在注冊國本國境內(nèi)享有專用權(quán)，相互獨立。

就本案而言，本文中涉案產(chǎn)品為承攬加工、全出口產(chǎn)品，其所標識商標“PEAK SEASON”為定作人伊薩克莫里斯在美國核準注冊所得，伊薩克莫里斯擁有該商標在美國的合法使用權(quán)。中國法院無權(quán)根據(jù)中國的相關(guān)法律對其在美國的商標使用行為進行管轄。而另一方面，根據(jù)商標權(quán)的地域性原則，注冊商標專用權(quán)僅在商標注冊國享受法律保護，非注冊國沒有保護的義務(wù)。所以同樣，“PEAK SEASON”商標在美國進行注冊，未在中國申請注冊，便也無法受到中國法律的保護。

換言之，商標保護不能突破地域性限制，本案亦并非突破了商標保護地域性限制，而是以“PEAK SEASON”在中國使用為前提，對其是否侵犯中國注冊商標“PEAK”進行判定。

在中國定牌加工「PEAK SEASON」商標的商品是否屬于商標使用？

在中國定牌加工“PEAK SEASON”商標的商品是否屬于商標使用？

由于“PEAK SEASON”與“PEAK” 注冊商標應(yīng)屬近似商標，未構(gòu)成相同商標，因此如果判斷是否侵權(quán)，適用《商標法》第五十七條第一款第二項規(guī)定，未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導(dǎo)致混淆的構(gòu)成商標侵權(quán)。

何為商標使用？

根據(jù)《商標法》第四十八條規(guī)定：本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。

商標使用至少包含兩個要素

1、使用要件，即將商標用于商標包裝或者廣告宣傳中

2、識別要件，即上述使用是用于識別來源

其中識別要件是判斷商標性使用的關(guān)鍵要件，如果僅是使用而并非用于識別來源則不構(gòu)成商標使用。

例如：“六個核桃”是一個注冊商標，如果在一款飲料的介紹中說明，本飲料有至少六個核桃的營養(yǎng)成分，這種表述不能認定為商標使用，因為它并不是用來標識商品來源的，僅僅是描述商品的質(zhì)量、成分等客觀內(nèi)容。

還有例如：“BORDEAUX波爾多”是紅酒的注冊商標，但是如果葡萄酒確實來源于BORDEAUX地區(qū)且符合使用“BORDEAUX”地理標志條件的自然人、法人或其他組織，也可以正當(dāng)使用該地理標志。

因此判斷“PEAK SEASON”是否構(gòu)成上商標意義上的使用，關(guān)鍵就在于它是不是在起到一個識別來源的作用。

2010年7月1日，最高法辦公廳在回復(fù)海關(guān)總署《關(guān)于對〈“貼牌加工”出口產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)問題〉的復(fù)函》中明確指出：“（涉外定牌）產(chǎn)品所貼商標只在我國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能，我國的相關(guān)公眾在國內(nèi)不可能接觸到涉案產(chǎn)品，不會造成國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆誤認……此種情形不屬于商標法第52條規(guī)定的侵犯注冊商標專用權(quán)的行為。”（2013年商標法修改將原商標法第52條規(guī)定修改為現(xiàn)行商標法57條。）

2015年，最高人民法院就“PRETUL”涉外定牌加工商標侵權(quán)再審一案作出終審判決，認定浙江省浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司（下稱亞環(huán)公司）OEM產(chǎn)品上的相關(guān)標識不屬于《商標法》意義上的商標使用。

最高法院在該案件的第（2014）民提字第38號判決中指出，《商標法》保護商標的基本功能，是保護其識別性。判斷是否構(gòu)成商標相同或相近，要以商標發(fā)揮或者可能發(fā)揮識別功能為前提。在商標并不能發(fā)揮識別作用，并非商標法意義上的商標使用的情況下，判斷是否混淆侵權(quán)不具有實際意義。

根據(jù)上述法律規(guī)定和司法判例，我們能夠得出一個結(jié)論，“PEAK SEASON”商標的定牌加工行為并不構(gòu)成上商標法意義上的商標使用。

我們再來回顧一下上海知識產(chǎn)權(quán)法院的判決“本案有別于典型的涉外定牌加工。被上訴人振宇公司接受被上訴人伊薩克莫里斯有限公司委托，生產(chǎn)并出口的服裝上貼附的“PEAK SEASON”標識與被上訴人伊薩克莫里斯有限公司在美國注冊的“PEAK SEASON”商標雖然文字相同，但兩者相比較，在樣式和字體大小上均有變化，且明顯突出“PEAK”，從而使“PEAK”成為該標識的主要識別部分，與上訴人泉州匹克公司的注冊商標構(gòu)成近似，從視覺效果上易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆?！?br/>

既然根本不構(gòu)成商標法意義上的使用，那么去討論兩商標是否近似是否有價值？

最高法院在第（2014）民提字第38號判決中指出：本案中，一、二審法院以是否相同或者近似作為判斷是否構(gòu)成侵犯商標權(quán)的要件，忽略了該訴爭行為是否構(gòu)成《商標法》意義上的商標使用之前提，適用法律錯誤，應(yīng)予以糾正。

最高法院明確說明，商標是否近似以商標使用為前提，前提不存在，討論是否近似并無意義。

本案有別于典型的涉外定牌加工

本案確實有別于典型的涉外定牌加工，但是區(qū)別并不在于定牌加工乃至出口這個環(huán)節(jié)上。關(guān)鍵的區(qū)別在于，“PEAK SEASON”商標的服裝出口后，對“PEAK SEASON”商標的使用可能滿足中國《商標法》第四十八條的規(guī)定中的識別來源要件。

因為 “PEAK SEASON”在海外會通過亞馬遜進行銷售，由于互聯(lián)網(wǎng)的無國界性，導(dǎo)致中國消費群體也能夠通過亞馬遜購買，因而形成在中國境內(nèi)的商標侵權(quán)。

到此為止，我們發(fā)現(xiàn)本案的確有別于典型的涉外定牌加工案件，因為這是一件網(wǎng)絡(luò)平臺銷售引發(fā)的商標侵權(quán)案件。

網(wǎng)絡(luò)平臺銷售引發(fā)的商標侵權(quán)案件的管轄權(quán)問題

理論上有三種觀點

第一種觀點：被侵權(quán)人住所地法院有管轄權(quán)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二十條規(guī)定：“以信息網(wǎng)絡(luò)方式訂立的買賣合同，通過信息網(wǎng)絡(luò)交付標的的，以買受人住所地為合同履行地；通過其他方式交付標的的，收貨地為合同履行地。”第二十五條規(guī)定：“信息網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)行為實施地包括實施被訴侵權(quán)行為的計算機等信息設(shè)備所在地，侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地包括被侵權(quán)人住所地?！?br/>

案例：浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司與蘇寧云商集團股份有限公司侵害商標權(quán)糾紛管轄權(quán)異議案，裁定書編號：（2014）寧知民轄終字第8號

第二種觀點：被侵權(quán)人住所地法院有管轄權(quán)，理由是中國境內(nèi)是收貨地，對于整個銷售行為來說，應(yīng)該包括從在網(wǎng)絡(luò)上下單直至收到貨物止。沒有收貨行為，真?zhèn)€銷售行為無法完成，因此收貨地也是侵權(quán)行為實施地，中國作為收貨地，中國境內(nèi)也是侵權(quán)行為實施地，因而中國法院具有管轄權(quán)。

此觀點缺少依據(jù)。

第三種觀點：被侵權(quán)人住所地法院沒有管轄權(quán)，本案為侵害商標權(quán)糾紛，屬于普通知識產(chǎn)權(quán)民事侵權(quán)案件，應(yīng)當(dāng)按照商標法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，由侵權(quán)行為實施地或者被告住所地法院進行管轄。

《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二十條所規(guī)定的是買賣合同關(guān)系，而主張被告銷售的商品涉嫌侵害其商標權(quán)，其主張的法律關(guān)系為民事侵權(quán)關(guān)系，而非合同關(guān)系，故該條規(guī)定并不適用本案。而《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二十五條規(guī)定的適用對象是關(guān)于利用信息網(wǎng)絡(luò)侵害人身權(quán)益民事糾紛案件的管轄和侵害信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)民事案件的管轄，與通過網(wǎng)絡(luò)銷售涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品引起商標權(quán)侵權(quán)糾紛的情形亦不同。

此類案件應(yīng)適用《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定：“因侵犯注冊商標專用權(quán)行為提起的民事訴訟，由商標法第十三條、第五十二條所規(guī)定侵權(quán)行為實施地、侵權(quán)商品的儲藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管轄。”

非網(wǎng)絡(luò)銷售的情況下，銷售地就是侵權(quán)行為地。但是在網(wǎng)絡(luò)銷售的情況下收貨地與銷售地的關(guān)系如何界定就成為判斷管轄連接點的關(guān)鍵。但是若隨意擴大《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二十條和第二十五條的適用，可能導(dǎo)致權(quán)利人濫用知識產(chǎn)權(quán)訴權(quán)，通過惡意的方式制造連接點，選擇管轄權(quán)的情況，從而導(dǎo)致“以被告住所地確定管轄”的制度設(shè)計形同虛設(shè)。

案例：（2015）京知民立初字第2454號裁定

根據(jù)上海知識產(chǎn)權(quán)法院對于本案的審理，可以看出上海知識產(chǎn)權(quán)法院認同第一種觀點。既然構(gòu)成在中國的銷售，亦構(gòu)成在中國的商標性使用，在此基礎(chǔ)上進行商標近似性判斷，從而得出商標侵權(quán)的判定。

在中國定牌加工「PEAK SEASON」商標的商品是否屬于商標使用？

此案也引發(fā)了對于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下商標侵權(quán)問題的探討：

在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的今天，電子商務(wù)以我們無法想象的速度普及到我們的生活。2016年雙11的天貓購物狂歡節(jié)全天總交易額達到了1207.49億，交易覆蓋235個國家和地區(qū)。我們再放眼阿里巴巴、京東等大型購物網(wǎng)站，無不在人們?nèi)粘Ｉ罾锇l(fā)揮著重大的作用。近些年來的全球網(wǎng)絡(luò)平臺的興起，讓中國商品走出去，外來商品走進來成了極其簡單的小事兒，由此引發(fā)的大量新的商標侵權(quán)形式出現(xiàn)。由于網(wǎng)絡(luò)使用商標則意味著在全球范圍內(nèi)使用這個商標，這就使得司法管轄的界限變得形同虛設(shè)，尤其是當(dāng)出現(xiàn)管轄權(quán)沖突的情況時則更為復(fù)雜。在網(wǎng)絡(luò)這個特殊空間下，現(xiàn)有的法律適用捉襟見肘，傳統(tǒng)商標侵權(quán)理論有待重新解釋和發(fā)展，商標的地域性及商標侵權(quán)的司法管轄基礎(chǔ)遇到了新的挑戰(zhàn)和困難。如本文上述，即便各地知識產(chǎn)權(quán)法院對于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的商標侵權(quán)案件的管轄仍存在諸多爭議。

我國現(xiàn)行的規(guī)制商標侵權(quán)的立法主要有《商標法》、《商標法實施條例》、《反不正當(dāng)競爭法》、《民法通則》、《最高人民法院關(guān)于審理涉及計算機網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、以及《我國互聯(lián)網(wǎng)域名管理辦法》。但這些我國現(xiàn)行的法律法規(guī)中除了少數(shù)的司法解釋對網(wǎng)絡(luò)商標權(quán)的保護有所規(guī)定外，其他的相關(guān)法律大多是原有商標侵權(quán)形式的內(nèi)容。

本案對于全球網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的商標權(quán)保護問題的研究具有一定意義，在網(wǎng)絡(luò)商標權(quán)保護問題如此重要性和急迫性的情況下，也期待相關(guān)司法部門能夠盡快對相關(guān)法律做出適時的調(diào)整，力求在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下為商標權(quán)提供更加完善的保護。

在中國定牌加工「PEAK SEASON」商標的商品是否屬于商標使用？

來源：三友知識產(chǎn)權(quán)

作者：小e

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君

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