淺談「小黃車」商標(biāo)案涉及的顯著性問(wèn)題

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作者：倉(cāng)頡

原標(biāo)題：淺談“小黃車”商標(biāo)案涉及的顯著性問(wèn)題

近日，原告數(shù)人（上海）智能科技有限公司（原名為“咔撲（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”），以自己的第9類（第17541750號(hào)）和第38類（第17541835號(hào)）“小黃車”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)被侵害為由，將被告北京拜克洛克科技有限公司起訴到海淀法院。本案與海淀法院之前審理的滴滴打車案有部分類似之處，案件后續(xù)進(jìn)展如何令人期待，本文就該案件可能涉及的商標(biāo)顯著性問(wèn)題作以分析。

一、原告商標(biāo)的顯著性

（一）原告商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)情況

1、本案原告的第9類和第38類商標(biāo)均于2015年7月29日提出申請(qǐng)，于2016年6月20日初審公告，2016年9月21日獲得注冊(cè)。

2、原告名下除了“小黃車”商標(biāo)，還包括“”、“”、“KURENT”、“搜拼車”、“（指定顏色）”、“（指定顏色）”等商標(biāo)，主要分布在第9類、第12類、第37類、第38類、第42類5個(gè)類別，第9類軟件5個(gè)，第38類只有2個(gè)。

（二）原告商標(biāo)使用情況

原告目前未披露自己商標(biāo)具體使用情況，通過(guò)從原告的工商登記信息看，原告成立于2013年5月22日，屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，于2013年11月對(duì)“咔撲Android拉拉拼車軟件”進(jìn)行了著作權(quán)登記，2015年10月左右關(guān)聯(lián)公司取得了“xiaohuangche.com”域名（域名內(nèi)容不完整，沒(méi)有投入實(shí)際使用）。

（三）原告商標(biāo)顯著性不高

判斷商標(biāo)是否具有顯著性，應(yīng)當(dāng)綜合考慮商標(biāo)標(biāo)志的本身（如“文化”一詞在很多類別缺乏顯著性等）、商標(biāo)指定使用商品、商標(biāo)指定使用商品的相關(guān)公眾認(rèn)知習(xí)慣（如對(duì)牌匾的從左至右和從右至左的認(rèn)讀方式等）、商標(biāo)指定商品所屬行業(yè)的實(shí)際使用情況等因素。    

1、“小黃車”商標(biāo)指定使用在第9類商品和第38類服務(wù)上，“小黃車”商標(biāo)的字面含義雖與指定商品和服務(wù)內(nèi)容特點(diǎn)無(wú)關(guān)，但是原告商標(biāo)“小黃車”實(shí)際使用在拼車軟件上，顯著性不高。

2、從以上公開(kāi)信息可以側(cè)面還原出，原告提供的商品主要是制作汽車拼車軟件，現(xiàn)有的證據(jù)證明原告對(duì)“小黃車”商標(biāo)在第9類和第38類上的使用不多。

綜上，“小黃車”商標(biāo)如被法院認(rèn)定為顯著性弱（海淀法院曾在滴滴打車商標(biāo)案中將顯著性作為是否混淆的重要參考因素），則原告又無(wú)法通過(guò)使用獲得較高的顯著性，案件前途未卜。

二、被告商標(biāo)的顯著性

（一）被告商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)情況

1、“OFO”商標(biāo)

被告最早于2015年11月13日在第9類申請(qǐng)“OFO”商標(biāo)，2016年9月20日初審公告，2016年12月21日獲得注冊(cè)，不過(guò)該商標(biāo)不包括“0901可下載的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件”商品，而側(cè)重于“0920電鎖”等商品。

被告后于2016年10月24日才在“0901可下載的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件”商品上申請(qǐng)“OFO單車”，目前處于待審中，根據(jù)申請(qǐng)審查期限，在近一個(gè)月將出初審結(jié)果。

2016年10月10日在第38類申請(qǐng)“OFO”商標(biāo)，目前處于待審中，根據(jù)申請(qǐng)審查期限，在近兩周將出初審結(jié)果。

2、“OFO小黃車”商標(biāo)

被告于2016年11月4日在第9類和第38類申請(qǐng)“OFO小黃車”商標(biāo)，目前處于待審中，根據(jù)申請(qǐng)審查期限，在近一個(gè)月左右將出初審結(jié)果。

（二）被告商標(biāo)使用情況

根據(jù)媒體報(bào)道，2015年5月，超過(guò)2000輛共享單車出現(xiàn)在北大校園。而自2015年6月啟動(dòng)以來(lái)，ofo小黃車已連接了650萬(wàn)輛共享單車，累計(jì)向全球150座城市、超過(guò)1億用戶提供了超過(guò)10億次的出行服務(wù)。

在被告商標(biāo)（英文商標(biāo)）使用過(guò)程中，由于與英文商標(biāo)對(duì)應(yīng)的中文商標(biāo)的缺位，加上單車顏色的獨(dú)特性，被告的產(chǎn)品被動(dòng)有了“小黃車”的名稱。2017年5月17日，共享單車平臺(tái)ofo宣布將品牌名稱更改為“ofo小黃車”。

從被告以上商標(biāo)使用和注冊(cè)情況可知，被告“OFO”商標(biāo)最早使用時(shí)間為2015年6月，而原告兩件商標(biāo)的批準(zhǔn)時(shí)間為2016年9月，均晚于被告商標(biāo)的使用時(shí)間。

（三）被告商標(biāo)具有較高的顯著性

被告使用的商標(biāo)先后經(jīng)歷了“OFO”和“OFO小黃車”。

其中“OFO”商標(biāo)從2015年6月開(kāi)始使用，不僅因獨(dú)創(chuàng)性的詞匯具有較強(qiáng)的顯著性，而且經(jīng)過(guò)實(shí)際的使用，具有較高的市場(chǎng)格局和穩(wěn)定的消費(fèi)群體，因此具有較高顯著性和知名度。

而“OFO小黃車”包括“OFO”和“小黃車”兩部分，“小黃車”部分從2017年5月才開(kāi)始主動(dòng)使用，從“小黃車”使用的目的（描述商品顏色，尊重消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知）及表現(xiàn)方式（在被告提供服務(wù)的過(guò)程中，“小黃車”會(huì)和“OFO”一起使用在黃車單車上），“小黃車”部分不具有單獨(dú)區(qū)別商品或服務(wù)來(lái)源的作用，即非商標(biāo)性使用，含有“小黃車”的“OFO小黃車”商標(biāo)不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。

因此，被告的“OFO”和“OFO小黃車”商標(biāo)與原告的“小黃車”商標(biāo)相比，具有較高的顯著性。

三、共享單車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者

2016年年底，有人統(tǒng)計(jì)了25個(gè)品牌：永安行、小鳴單車、小藍(lán)單車、智享單車、北京公共自行車、騎點(diǎn)、奇奇出行、CCbike、7號(hào)電單車、黑鳥單車、hellobike、酷騎單車、1步單車、由你單車、踏踏、Funbike單車、悠悠單車、騎唄、熊貓單車、云單車、優(yōu)拜單車、電電Go單車、小鹿單車、小白單車、快兔出行、摩拜單車。

綜上，從被告所屬行業(yè)的角度看，雖然有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者也以顏色名稱（如小藍(lán)和小白）作為商標(biāo)識(shí)別來(lái)源（顏色名稱與服務(wù)提供者形成穩(wěn)定對(duì)應(yīng)關(guān)系），但是根據(jù)單一顏色名稱的識(shí)別能力（顏色名稱和提供的商品顏色相同，很難起到商標(biāo)識(shí)別作用）及同行業(yè)其他單車對(duì)顏色的使用情況（行業(yè)中其他共享單車也涉及到黃色），單一顏色名稱面臨先天的顯著性的問(wèn)題，很難在共享單車行業(yè)被作為商標(biāo)排他權(quán)禁止他人使用。

結(jié)語(yǔ)

原告商標(biāo)的使用情況及被告已有的市場(chǎng)知名度，即商標(biāo)顯著性問(wèn)題可能會(huì)成為被告商標(biāo)侵權(quán)案的主要抗辯理由，另外被告自己的“OFO”商標(biāo)和“OFO小黃車”商標(biāo)將在近期有初審結(jié)果，初審結(jié)果也將影響案件的審理。

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作者：倉(cāng)頡

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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