淺談「小黃車」商標案涉及的顯著性問題

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：倉頡

原標題：淺談“小黃車”商標案涉及的顯著性問題

近日，原告數(shù)人（上海）智能科技有限公司（原名為“咔撲（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”），以自己的第9類（第17541750號）和第38類（第17541835號）“小黃車”注冊商標專用權(quán)被侵害為由，將被告北京拜克洛克科技有限公司起訴到海淀法院。本案與海淀法院之前審理的滴滴打車案有部分類似之處，案件后續(xù)進展如何令人期待，本文就該案件可能涉及的商標顯著性問題作以分析。

一、原告商標的顯著性

（一）原告商標申請注冊情況

1、本案原告的第9類和第38類商標均于2015年7月29日提出申請，于2016年6月20日初審公告，2016年9月21日獲得注冊。

2、原告名下除了“小黃車”商標，還包括“”、“”、“KURENT”、“搜拼車”、“（指定顏色）”、“（指定顏色）”等商標，主要分布在第9類、第12類、第37類、第38類、第42類5個類別，第9類軟件5個，第38類只有2個。

（二）原告商標使用情況

原告目前未披露自己商標具體使用情況，通過從原告的工商登記信息看，原告成立于2013年5月22日，屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，于2013年11月對“咔撲Android拉拉拼車軟件”進行了著作權(quán)登記，2015年10月左右關(guān)聯(lián)公司取得了“xiaohuangche.com”域名（域名內(nèi)容不完整，沒有投入實際使用）。

（三）原告商標顯著性不高

判斷商標是否具有顯著性，應(yīng)當綜合考慮商標標志的本身（如“文化”一詞在很多類別缺乏顯著性等）、商標指定使用商品、商標指定使用商品的相關(guān)公眾認知習(xí)慣（如對牌匾的從左至右和從右至左的認讀方式等）、商標指定商品所屬行業(yè)的實際使用情況等因素。    

1、“小黃車”商標指定使用在第9類商品和第38類服務(wù)上，“小黃車”商標的字面含義雖與指定商品和服務(wù)內(nèi)容特點無關(guān)，但是原告商標“小黃車”實際使用在拼車軟件上，顯著性不高。

2、從以上公開信息可以側(cè)面還原出，原告提供的商品主要是制作汽車拼車軟件，現(xiàn)有的證據(jù)證明原告對“小黃車”商標在第9類和第38類上的使用不多。

綜上，“小黃車”商標如被法院認定為顯著性弱（海淀法院曾在滴滴打車商標案中將顯著性作為是否混淆的重要參考因素），則原告又無法通過使用獲得較高的顯著性，案件前途未卜。

二、被告商標的顯著性

（一）被告商標申請注冊情況

1、“OFO”商標

被告最早于2015年11月13日在第9類申請“OFO”商標，2016年9月20日初審公告，2016年12月21日獲得注冊，不過該商標不包括“0901可下載的計算機應(yīng)用軟件”商品，而側(cè)重于“0920電鎖”等商品。

被告后于2016年10月24日才在“0901可下載的計算機應(yīng)用軟件”商品上申請“OFO單車”，目前處于待審中，根據(jù)申請審查期限，在近一個月將出初審結(jié)果。

2016年10月10日在第38類申請“OFO”商標，目前處于待審中，根據(jù)申請審查期限，在近兩周將出初審結(jié)果。

2、“OFO小黃車”商標

被告于2016年11月4日在第9類和第38類申請“OFO小黃車”商標，目前處于待審中，根據(jù)申請審查期限，在近一個月左右將出初審結(jié)果。

（二）被告商標使用情況

根據(jù)媒體報道，2015年5月，超過2000輛共享單車出現(xiàn)在北大校園。而自2015年6月啟動以來，ofo小黃車已連接了650萬輛共享單車，累計向全球150座城市、超過1億用戶提供了超過10億次的出行服務(wù)。

在被告商標（英文商標）使用過程中，由于與英文商標對應(yīng)的中文商標的缺位，加上單車顏色的獨特性，被告的產(chǎn)品被動有了“小黃車”的名稱。2017年5月17日，共享單車平臺ofo宣布將品牌名稱更改為“ofo小黃車”。

從被告以上商標使用和注冊情況可知，被告“OFO”商標最早使用時間為2015年6月，而原告兩件商標的批準時間為2016年9月，均晚于被告商標的使用時間。

（三）被告商標具有較高的顯著性

被告使用的商標先后經(jīng)歷了“OFO”和“OFO小黃車”。

其中“OFO”商標從2015年6月開始使用，不僅因獨創(chuàng)性的詞匯具有較強的顯著性，而且經(jīng)過實際的使用，具有較高的市場格局和穩(wěn)定的消費群體，因此具有較高顯著性和知名度。

而“OFO小黃車”包括“OFO”和“小黃車”兩部分，“小黃車”部分從2017年5月才開始主動使用，從“小黃車”使用的目的（描述商品顏色，尊重消費者對產(chǎn)品的認知）及表現(xiàn)方式（在被告提供服務(wù)的過程中，“小黃車”會和“OFO”一起使用在黃車單車上），“小黃車”部分不具有單獨區(qū)別商品或服務(wù)來源的作用，即非商標性使用，含有“小黃車”的“OFO小黃車”商標不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認。

因此，被告的“OFO”和“OFO小黃車”商標與原告的“小黃車”商標相比，具有較高的顯著性。

三、共享單車行業(yè)的競爭者

2016年年底，有人統(tǒng)計了25個品牌：永安行、小鳴單車、小藍單車、智享單車、北京公共自行車、騎點、奇奇出行、CCbike、7號電單車、黑鳥單車、hellobike、酷騎單車、1步單車、由你單車、踏踏、Funbike單車、悠悠單車、騎唄、熊貓單車、云單車、優(yōu)拜單車、電電Go單車、小鹿單車、小白單車、快兔出行、摩拜單車。

綜上，從被告所屬行業(yè)的角度看，雖然有同業(yè)競爭者也以顏色名稱（如小藍和小白）作為商標識別來源（顏色名稱與服務(wù)提供者形成穩(wěn)定對應(yīng)關(guān)系），但是根據(jù)單一顏色名稱的識別能力（顏色名稱和提供的商品顏色相同，很難起到商標識別作用）及同行業(yè)其他單車對顏色的使用情況（行業(yè)中其他共享單車也涉及到黃色），單一顏色名稱面臨先天的顯著性的問題，很難在共享單車行業(yè)被作為商標排他權(quán)禁止他人使用。

結(jié)語

原告商標的使用情況及被告已有的市場知名度，即商標顯著性問題可能會成為被告商標侵權(quán)案的主要抗辯理由，另外被告自己的“OFO”商標和“OFO小黃車”商標將在近期有初審結(jié)果，初審結(jié)果也將影響案件的審理。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：倉頡

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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