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原標(biāo)題：注冊(cè)商標(biāo)“變形記”——對(duì)一起不規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)引發(fā)侵權(quán)案的分析與思考
圖1
圖2
在商標(biāo)行政執(zhí)法和司法實(shí)踐中，一些當(dāng)事人通過(guò)將獲得核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)變形使用的方式，達(dá)到“傍名牌”、搭便車(chē)的目的。在發(fā)生糾紛時(shí)，他們往往會(huì)拿出商標(biāo)注冊(cè)證作為“擋箭牌”。按照《商標(biāo)法》規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人必須嚴(yán)格按照核準(zhǔn)注冊(cè)的標(biāo)志圖樣與核定使用的商品或服務(wù)類(lèi)別使用商標(biāo)，“變形”使用不僅不規(guī)范，而且極有可能侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。文中所述案例就是“變形”使用商標(biāo)被法院認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)的典型，值得相關(guān)執(zhí)法機(jī)關(guān)和商標(biāo)注冊(cè)人關(guān)注。
◎基本案情
2014年11月4日，愛(ài)世克私公司以QL公司、徐某侵犯其商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)為由，向泉州市中級(jí)人民法院提起訴訟。泉州市中院在一審中認(rèn)為，QL公司、徐某未經(jīng)愛(ài)世克私公司授權(quán)許可，在生產(chǎn)、銷(xiāo)售的運(yùn)動(dòng)鞋上使用與愛(ài)世克私公司 注冊(cè)商標(biāo)相近似的 標(biāo)志，侵犯了愛(ài)世克私公司的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，判令二被告立即停止侵權(quán)行為，并分別承擔(dān)50萬(wàn)元、5萬(wàn)元的賠償責(zé)任。
QL公司不服一審判決，提起上訴，福建省高級(jí)人民法院于2016年10月26日作出終審判決，維持侵權(quán)認(rèn)定和一審法院大部分判項(xiàng)，僅將QL公司的賠償金額一項(xiàng)由50萬(wàn)元調(diào)整到40萬(wàn)元。
因徐某缺席審理，二審法院對(duì)判決結(jié)果進(jìn)行公告送達(dá)。公告期屆滿(mǎn)后，判決書(shū)在2017年6月正式生效。
◎法院觀點(diǎn)
關(guān)于此案的定性處理，二審法院進(jìn)行了深入細(xì)致的分析：
（一）被控侵權(quán) 標(biāo)志與愛(ài)世克私公司 注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似，容易引起相關(guān)公眾混淆
首先，愛(ài)世克私公司的 商標(biāo)在世界多個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行了注冊(cè)，該商標(biāo)在專(zhuān)業(yè)跑步運(yùn)動(dòng)鞋領(lǐng)域具有較高知名度和識(shí)別度。其次，將被控侵權(quán) 標(biāo)志與 商標(biāo)比較，二者的圖案和線(xiàn)條構(gòu)成基本相似，區(qū)別僅在于被控侵權(quán)標(biāo)志沒(méi)有閉合，但二者在整體視覺(jué)效果上并無(wú)明顯差異。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋﹝2002﹞32號(hào)）規(guī)定，認(rèn)定商標(biāo)近似，應(yīng)當(dāng)考慮涉案商標(biāo)的顯著程度、市場(chǎng)知名度等具體情況，在考慮和對(duì)比圖形的構(gòu)圖和顏色，或者各構(gòu)成要素的組合結(jié)構(gòu)等基礎(chǔ)上，對(duì)其整體或者主要部分是否具有市場(chǎng)混淆的可能性進(jìn)行綜合分析判斷，故被控侵權(quán) 標(biāo)志與愛(ài)世克私公司 注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似。
（二）QL公司主張其在出口商品上使用被控侵權(quán) 標(biāo)志是對(duì)莊某已注冊(cè)商標(biāo) 的使用的抗辯理由，不能成立
《商標(biāo)法》第五十六條規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限。”在 商標(biāo)與愛(ài)世克私公司的商標(biāo)合法共存的情況下，QL公司作為 商標(biāo)的被許可使用人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《商標(biāo)法》的規(guī)定規(guī)范使用商標(biāo)。經(jīng)過(guò)比對(duì)可以發(fā)現(xiàn)，QL公司實(shí)際使用的被控侵權(quán)的 標(biāo)志，與其被許可使用的商標(biāo)相去甚遠(yuǎn)，更為接近愛(ài)世克私公司的商標(biāo)。該公司既未做到規(guī)范使用，也未對(duì)注冊(cè)商標(biāo)作合理的區(qū)分和避讓?zhuān)势湫袨闃?gòu)成對(duì)愛(ài)世克私公司注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的侵犯。
◎案件評(píng)析
福建省高院的判決書(shū)對(duì)注冊(cè)商標(biāo)不規(guī)范使用的行為作出明確界定：
1.注冊(cè)商標(biāo)如果僅僅是不規(guī)范使用，應(yīng)當(dāng)按照《商標(biāo)法》第四十九條之規(guī)定予以改正。
2.如果不規(guī)范使用的同時(shí)，還構(gòu)成與他人注冊(cè)商標(biāo)近似，未對(duì)合法注冊(cè)的商標(biāo)作合理區(qū)分和避讓?zhuān)瓜嚓P(guān)公眾對(duì)商品或服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)品混淆，則構(gòu)成《商標(biāo)法》第五十七條第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
追溯《商標(biāo)法》的立法本意可知，《商標(biāo)法》旨在為商標(biāo)使用、商標(biāo)注冊(cè)行為提供良好的秩序規(guī)范?！?a href='http://m.jupyterflow.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)法》對(duì)于商標(biāo)的保護(hù)是以“注冊(cè)”為原則的，除非法律另有規(guī)定?！?a href='http://m.jupyterflow.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)法》對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)是以注冊(cè)圖樣、核定使用的商品項(xiàng)目為限的。超出核定范圍，或擅自改變注冊(cè)商標(biāo)的圖樣，均不再享有商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。
故在此種情況下，是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，應(yīng)以商標(biāo)實(shí)際使用形態(tài)與他人注冊(cè)商標(biāo)之間進(jìn)行比較。擅自改變注冊(cè)商標(biāo)圖樣，與他人注冊(cè)商標(biāo)近似，容易造成相關(guān)公眾混淆的，屬于商標(biāo)侵權(quán)行為，需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。對(duì)于不規(guī)范使用商標(biāo)的行為，行政機(jī)關(guān)在執(zhí)法時(shí)，應(yīng)當(dāng)將被控侵權(quán)商品上的實(shí)際使用商標(biāo)形態(tài)與投訴人商標(biāo)進(jìn)行比對(duì)，如果構(gòu)成近似，可能導(dǎo)致相關(guān)公眾（不限于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者）混淆的，作出侵權(quán)認(rèn)定。
實(shí)際上，在行政執(zhí)法中，不規(guī)范使用商標(biāo)，如果與他人注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成相同近似，也會(huì)被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)行為。
2011年5月，QL公司在廣交會(huì)上展出下列圖二中的鞋品。圖一商標(biāo)所有人愛(ài)世克私公司以QL公司使用在鞋子的標(biāo)志與其注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似為由，向廣交會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易糾紛投訴站投訴，大會(huì)投訴站對(duì)涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品進(jìn)行了下架處理。
2013年11月10日，福建省南安市工商局在徐某的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所檢查時(shí)，再度查獲圖二的鞋子700雙。根據(jù)徐某的供述以及徐某所提供的授權(quán)委托書(shū)、下單合同，這些產(chǎn)品是QL公司委托其加工生產(chǎn)的。南安市工商局認(rèn)為徐某在鞋子上使用的商標(biāo)侵犯了愛(ài)世克私公司的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，對(duì)其作出行政處罰。
來(lái)源：中國(guó)工商報(bào)網(wǎng)
作者：羅亞菲 肖宴明 廣東敦和律師事務(wù)所
編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對(duì)：IPRdaily 縱橫君
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