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專利入股,你應(yīng)該知道的「三大步驟」

專利
豆豆8年前
專利入股,你應(yīng)該知道的「三大步驟」

專利入股,你應(yīng)該知道的「三大步驟」


原標題:專利入股,你應(yīng)該知道些什么?


專利入股,是指以專利技術(shù)作為財產(chǎn)作價后,以出資入股的形式與其他形式的財產(chǎn)(如貨幣、實物、土地使用權(quán)等)相結(jié)合,按法定程序組建有限責(zé)任公司或股份有限公司的一種經(jīng)營行為。近年,在國家政策對創(chuàng)業(yè)的支持推動下,以專利權(quán)進行入股投資顯示出前所未有的生命力。


那么,專利入股的具體流程是什么?繳納多少個稅?在面對創(chuàng)業(yè)合伙人以專利技術(shù)入股,作為非技術(shù)出資一方應(yīng)注意什么法律風(fēng)險?且看小編為您一一總結(jié)。


相關(guān)法律規(guī)定


《公司法》第二十七條“股東可以用貨幣出資,也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資;但是,法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外。對作為出資的非貨幣財產(chǎn)應(yīng)當評估作價,核實財產(chǎn),不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的,從其規(guī)定?!?br/>


出資入股流程


以專利出資入股,需要對資產(chǎn)進行評估。專利作為一種知識產(chǎn)權(quán),可以通過貨幣估價作為企業(yè)設(shè)立的一種出資形式,必須按照規(guī)定的流程辦理。


1、股東共同簽訂公司章程,約定彼此出資額和出資方式。


2、由專利所有權(quán)人依法委托經(jīng)財政部門批準設(shè)立的資產(chǎn)評估機構(gòu)進行評估,并辦理專利權(quán)變更登記及公告手續(xù)。


3、申請人或者其委托的代理人向登記機關(guān)提出申請,出具相應(yīng)的評估報告,專利權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。


4、登記機關(guān)作出準予變更登記,換(頒)發(fā)營業(yè)執(zhí)照。


5、法律、法規(guī)規(guī)定的其他登記程序。


個稅政策規(guī)定


關(guān)于完善股權(quán)激勵和技術(shù)入股有關(guān)所得稅政策的通知財稅[2016]101號,企業(yè)或個人選擇技術(shù)成果投資入股遞延納稅政策的,經(jīng)向主管稅務(wù)機關(guān)備案,投資入股當期可暫不納稅,允許遞延至轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,按股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減去技術(shù)成果原值和合理稅費后的差額計算繳納所得稅。同時規(guī)定,無論投資者選擇適用哪一項政策,被投資企業(yè)均可按技術(shù)成果評估值入賬并在稅前攤銷扣除。上述優(yōu)惠政策將大幅降低企業(yè)和個人技術(shù)成果投資入股稅收負擔(dān),積極促進科技成果轉(zhuǎn)化。


在面對創(chuàng)業(yè)合伙人以專利技術(shù)入股,作為非技術(shù)出資一方應(yīng)注意什么法律風(fēng)險了?


首先,做好出資前


1. 主體資格審查


(1)應(yīng)當要求專利權(quán)人提供:專利權(quán)屬證書、專利說明書、權(quán)利要求書、最新交納年費憑證等文件,以確定其擁有所出資專利。通常,專利證書上登記的權(quán)利人為真正的專利權(quán)利人,但是,專利證書是根據(jù)專利登記簿頒發(fā),在發(fā)生專利權(quán)主體變更時只對底簿進行更改,僅僅依據(jù)證書認定專利權(quán)主體風(fēng)險較大。故在審查專利證書的同時,也通過國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局做進一步審查(國家知識產(chǎn)權(quán)局出具的專利登記薄副本可體現(xiàn)當時的專利權(quán)人)。


(2)是否存在履行職務(wù)行為、接受委托或與他人合作情形。


在現(xiàn)實生活中,公民對專利技術(shù)研究往往具有投資的介入,尤其是發(fā)明領(lǐng)域,需要進行的投資可能更大。專利權(quán)歸屬于個人還是投資方,都需要明確界定。例如我國《專利法》規(guī)定,發(fā)明人在執(zhí)行職務(wù)期間,利用單位的物質(zhì)資源開發(fā)的專利技術(shù)歸單位所有;經(jīng)兩者合作完成或者接受委托而完成的發(fā)明創(chuàng)造,申請專利的權(quán)利屬于共同完成的單位或個人,當事人另有協(xié)議約定的除外。故建議在主體審查過程中,應(yīng)明確專利技術(shù)開發(fā)者之間的關(guān)系,以及中間有無相關(guān)協(xié)議,并要求專利權(quán)人做出相關(guān)書面陳述。


(3)若專利是受讓而來,不能只看其轉(zhuǎn)讓合同,還要查明該專利是否已經(jīng)向國務(wù)院專利行政部門登記,否則出資人還沒有成為真正的專利有人。


2. 客體資格審查


(1)專利權(quán)是否被終止。


有些專利權(quán)可能因沒有按照規(guī)定繳納年費等原因被依法終止,被終止的專利進入公有領(lǐng)域,不需花費金錢即可利用。因此,查明該專利是否被終止,對非技術(shù)出資方意義重大。


(2)專利權(quán)的地域效力。


依一國法律取得的專利權(quán)只在該國領(lǐng)域內(nèi)受到法律保護,而在其它國家則不受該國家的法律保護,除非兩國之間有雙邊的專利(知識產(chǎn)權(quán))保護協(xié)定,或共同參加了有關(guān)保護專利(知識產(chǎn)權(quán))的國際公約。因此,若利用該專利技術(shù)制造的產(chǎn)品擬銷往外國,建議應(yīng)接受專利入股前,專利權(quán)在產(chǎn)品擬銷售地是否有效,否則出口的產(chǎn)品極有可能將受到專利侵權(quán)的指控。


(3)專利權(quán)的有效期。


發(fā)明專利權(quán)的期限為20年,實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)的期限為10年,均自申請日起計算。超過保護期后,專利技術(shù)就進入公有領(lǐng)域,不能獨占其利。因此,作為非技術(shù)出資一方應(yīng)調(diào)查專利權(quán)的剩余有效期,同時專利剩余的有效期限越短,專利的商業(yè)價值也就越低。


(4)專利權(quán)是否進行過專利許可——這是專利入股盡職調(diào)查的重中之重!


專利許可,包括三種方式:獨占許可、排他許可和普通許可。


A.獨占許可,是指除被許可人之外,包括權(quán)利人在內(nèi)的第三方均不得在許可期限內(nèi)實施專利。


B.排他許可,是指除被許可人、許可人之外,任何第三方不得在許可期限內(nèi)實施專利。


C.普通許可,是指被許可人有權(quán)在許可期限內(nèi)實施專利,許可人在許可期限可以自行實施專利,也有權(quán)許可第三方在許可期限內(nèi)實施專利。


關(guān)于專利許可的方式,如果約定不明,則視為普通許可。因此應(yīng)當事先了解專利權(quán)是否進行過專利許可,這對接受專利入股的公司意義重大:


——如果已經(jīng)對外發(fā)放獨占許可或排他許可,并已備案可以對抗第三人時,建議不能再接受專利權(quán)人的任何形式的許可,否則即使已付費也不能使用該專利,只能去追究專利權(quán)人的違約責(zé)任;


——而若是對外已經(jīng)發(fā)放過普通許可,則需要評估前面的專利許可,是否會影響自己的商業(yè)利益。


(5)專利權(quán)是否被是否質(zhì)押。


如果專利已被質(zhì)押,一旦專利權(quán)人無法清償債務(wù),債權(quán)人有權(quán)以該專利折價或者以拍賣、變賣該專利的價款優(yōu)先受償。因此,建議接受專利入股的公司應(yīng)調(diào)查清楚是否存在專利質(zhì)押的情況。


(6)專利權(quán)是否正在發(fā)生法律爭議。


應(yīng)調(diào)查清楚專利權(quán)是否存在下述情形:A.該專利是否有第三人基于各種原因,正在請求宣告該專利無效;B.第三人正在指控專利權(quán)人的此項專利侵犯其專利權(quán)等在先權(quán)利;C.第三人正在請求確認他為此項專利權(quán)的所有人等諸如此類的情況。


(7)用以入股的專利權(quán)內(nèi)容。


究竟以專利權(quán)所有權(quán)出資,或者專利使用權(quán)或?qū)@暾垯?quán)出資?目前,關(guān)于專利權(quán)使用權(quán)和專利申請權(quán)的出資是否可行,理論上有不同的觀點。實踐中,以專利權(quán)所有權(quán)出資最為常見,也更為保險。


(8)專利是否欠缺授權(quán)的實質(zhì)條件。


可委托專業(yè)機構(gòu),檢索目標專利是否存在新穎性、創(chuàng)造性、實用性等方面的缺陷,從而評估專利是否有被宣告無效的可能性。


(9)涉及“組合專利”時。


有的專利池里面,看似存在幾個不同的專利,但實際上是同一個技術(shù)主題內(nèi)容的專利,只是使用了不同的名稱,或者只是在專利申請文件上表達上的差異而已,而專利技術(shù)出資一方很可能把這些“名為數(shù)個、實為一個”的專利權(quán)作為資產(chǎn)投資到公司,以達到增加投資額的目的。


其次,做好專利出資過程中的風(fēng)險防范措施


1. 訂立嚴密的專利權(quán)出資協(xié)議


(1)在簽署專利權(quán)出資協(xié)議時,一定要在協(xié)議中明確專利權(quán)名稱,專利號,專利附帶技術(shù)資料,比較重要的一點是關(guān)于約定辦理轉(zhuǎn)讓登記等手續(xù)的時間以及移交專利權(quán)權(quán)屬有關(guān)的各種文檔、資料的時間。建議在完成專利權(quán)權(quán)利的有效讓渡前,非技術(shù)出資一方應(yīng)在出資協(xié)議中明確約定辦理轉(zhuǎn)讓登記等手續(xù)的時間以及移交專利權(quán)權(quán)屬有關(guān)的各種文檔、資料,同時設(shè)置相應(yīng)的違約責(zé)任條款。


(2)若是以專利權(quán)使用權(quán)出資的,因出資人仍保留專利權(quán)所有權(quán),故繳納專利權(quán)年費的義務(wù)仍然由出資方承擔(dān),因此對于非技術(shù)出資一方,應(yīng)注意防范因?qū)@麢?quán)人不按時繳納年費導(dǎo)致專利權(quán)失效的風(fēng)險。關(guān)于這一點,建議非技術(shù)出資一方可在專利權(quán)出資協(xié)議設(shè)置相關(guān)知情權(quán)條款、違約責(zé)任條款。


(3)明確約定專利權(quán)出資所占的比例及相應(yīng)的分紅條款,公司接受專利權(quán)出資,往往依賴的是評估機構(gòu)對專利權(quán)出資進行的專利權(quán)價值的評估結(jié)果,然而在大多數(shù)專利權(quán)出資項目中,專利權(quán)出資所預(yù)期的效益和實際情況相差很大。因此,建議非技術(shù)出資一方在明確約定專利權(quán)出資所占的比例的前提下,設(shè)置公平合理各方都能接受的利益分配或股份調(diào)整的條款,以免出資專利權(quán)人的專利因各種影響而使其價值大幅度降低,但卻須按出資比例進行分紅的僵局。


(4)須明確約定專利技術(shù)改進成果的分配,接受專利權(quán)出資的公司往往不滿足出資專利權(quán)技術(shù)的使用,而專利權(quán)出資人由于對該專利權(quán)的了解與熟知也更容易通過相同原理創(chuàng)造出更為先進的技術(shù)并借此獲取專利。


(5)須在協(xié)議中明確約定專利權(quán)權(quán)利瑕疵擔(dān)保責(zé)任的承擔(dān)問題,專利權(quán)出資人將專利出資,其目的是通過其所有的專利權(quán)資本代替貨幣資本向公司出資,獲得股份,并在公司運營發(fā)展的同時獲得相應(yīng)份額的股權(quán)分紅。建議可在協(xié)議中明確約定,若因出資專利權(quán)權(quán)利問題而使得公司面臨的侵權(quán)糾紛,出資人承擔(dān)所有賠償責(zé)任。


2. 處理好專利權(quán)資本不穩(wěn)定性與公司資本穩(wěn)定原則之間的矛盾


按照物權(quán)法規(guī)定,專利權(quán)已經(jīng)出資,專利權(quán)出資人按照法律的規(guī)定合法履行出資義務(wù),且出資的專利權(quán)在出資時真實有效,無權(quán)利瑕疵。那么專利權(quán)人對專利權(quán)資本在公司日后的業(yè)務(wù)開展產(chǎn)生的風(fēng)險(如資本縮水風(fēng)險)都無須承擔(dān)責(zé)任。但由于專利權(quán)資本經(jīng)濟壽命較短,公司對專利權(quán)資本商業(yè)化運營的難度較大,若讓接受專利權(quán)出資的公司承擔(dān)該風(fēng)險,明顯對公司和其他股東不公平。又由于新修訂的《公司法》取消了要求以專利權(quán)出資須經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資的規(guī)定,亦即在專利權(quán)價值進行評估的基礎(chǔ)上,非貨幣出資財產(chǎn)的價值只要其他股東認可即可申請注冊登記。


根據(jù)《公司法》之規(guī)定,有限責(zé)任/股份有限公司成立后,發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財產(chǎn)的實際價額顯著低于公司章程所定價額的,應(yīng)當由交付該出資的股東補足其差額;公司設(shè)立時的其他股東承擔(dān)連帶責(zé)任。因此,作為非技術(shù)出資一方,為解決專利權(quán)資本的不穩(wěn)定性與公司資本穩(wěn)定原則之間的矛盾,可設(shè)置對專利權(quán)資本確立年度評估制度,在必要時調(diào)整相應(yīng)的專利權(quán)資本的份額。在遇到專利權(quán)資本價值發(fā)生重大變化時,賦予公司其他股東重新評估以調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)的請求權(quán)。比如:作為非技術(shù)出資一方可在出資協(xié)議中約定,一定期限內(nèi)(一般兩年內(nèi)),專利權(quán)出資人對專利權(quán)資本價值的縮水承擔(dān)無限的資本補充責(zé)任,兩年后,對專利權(quán)資本價值的縮水承擔(dān)過錯責(zé)任。


此外,如果專利權(quán)出資人實際繳付出資的時間點與其認繳出資的時間點超過一定時限(如一年),還應(yīng)該對專利權(quán)價值再次進行評估,以確認專利權(quán)在此期間是否遭遇大幅減值。如果此時的專利權(quán)價值與認繳時的價值相差太多,可要求專利權(quán)出資人承擔(dān)補足出資的責(zé)任,或扣減其相應(yīng)出資的份額,同時也需要辦理公司減資手續(xù)。


第三,做好出資后的風(fēng)險防范措施


1. 盡快依法辦理出資專利權(quán)的權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)。


《專利法》第10條規(guī)定,轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的,當事人應(yīng)當訂立書面合同,并向國務(wù)院專利行政部門登記,由國務(wù)院專利行政部門予以公告。專利申請權(quán)或者專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。因此,以專利權(quán)出資的,須在專利行政部門登記后才發(fā)生權(quán)利的轉(zhuǎn)移,出資程序才算完成。


2. 簽訂相關(guān)保密協(xié)議


目前的專利技術(shù),一般都是需要專利加技術(shù)訣竅一起轉(zhuǎn)移才能實施的,因此與專利權(quán)出資人簽訂競業(yè)禁止協(xié)議、與掌握這些技術(shù)秘密的技術(shù)人員簽訂內(nèi)部保密協(xié)議,可以有效避免因技術(shù)人員辭職、跳槽等導(dǎo)致的商業(yè)秘密外泄,降低專利權(quán)的資本化風(fēng)險。



來源:WEPLUS

作者:仁良律師事務(wù)所

編輯:IPRdaily 趙珍  /   校對:IPRdaily   縱橫君


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