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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：舍神 “一周一例話IP”微信公眾號
原標題：由格力美的商標訴訟案解析商標侵權(quán)抗辯事由
筆者曾與朋友討論學習格力美的“五谷豐登”商標訴訟案，圍繞“被訴侵權(quán)標識是否屬于商標法意義上的使用？”、“被訴侵權(quán)標識是否侵害注冊商標專用權(quán)？”、“一審法院判美的賠償格力380萬經(jīng)濟損失是否有事實與法律依據(jù)？”等焦點問題展開了激烈辯論。
本案件被訴侵權(quán)方美的集團在兩審過程中綜合運用“在先使用抗辯”、“正當使用抗辯”、“不相同或不相近似抗辯”、“注冊商標未實際商業(yè)化使用抗辯”、“訴訟時效抗辯”等手段積極應訴，最終美的雖被認定為商標侵權(quán)，但免于承擔380萬賠償責任。
筆者以此案例為切入點，全面總結(jié)了商標侵權(quán)訴訟中被訴侵權(quán)方的抗辯事由，分享給大家，希望各位在面對商標侵權(quán)案件時不僅游刃有余，更能“霸氣”十足。
商標侵權(quán)訴訟中被訴侵權(quán)方的抗辯事由主要有：
原告訴訟主體不適格抗辯
商標法所保護的商標專用權(quán)都是由主體行使的，行使不同的權(quán)利形成不同的權(quán)利主體。
商標侵權(quán)訴訟的訴訟主體包括：注冊商標所有權(quán)人或者利害關(guān)系人。2002年《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定利害關(guān)系人包括：注冊商標使用許可合同的被許可人、注冊商標財產(chǎn)權(quán)利的合法繼承人等。在發(fā)生注冊商標專用權(quán)被侵害時，獨占許可的被許可人可向法院提起訴訟；排他許可的被許可人可以和商標注冊人共同提起訴訟，也可在商標注冊人不起訴的情況下，自行提起訴訟；普通許可的被許可人經(jīng)商標注冊人明確授權(quán)，可以提起訴訟。
由此可見，原告的主體應當符合上述規(guī)定，如果原告不符合上述規(guī)定，被告可以提出原告訴訟主體不適格抗辯。
訴訟時效抗辯
《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條規(guī)定：侵犯注冊商標專用權(quán)的訴訟時效為二年，自商標注冊人或者利害權(quán)利人知道或者應當知道侵權(quán)行為之日起計算。商標注冊人或者利害關(guān)系人超過二年起訴的，如果侵權(quán)行為在起訴時仍在持續(xù)，在該注冊商標專用權(quán)有效期限內(nèi)，人民法院應當判決被告停止侵權(quán)行為，侵權(quán)損害賠償數(shù)額應當自權(quán)利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。
訴訟時效超期，一般是被告的絕對抗辯事由。對于超過兩年訴訟時效的侵權(quán)及賠償起訴，原告必須證明被告侵權(quán)的持續(xù)狀態(tài)。在此前提下，可以判決被告侵權(quán)成立，但是賠償數(shù)額則由起訴之日起向前倒推兩年為限計算原告的損失或被告的獲利情況。
通用名稱等正當使用抗辯
通用名稱抗辯的法律依據(jù)為《商標法》第五十九條第一款：注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。北京高院《審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》進一步規(guī)定了通用名稱抗辯三要件：使用出于善意；不是作為自己商品的商標使用；使用只是為了說明或描述自己的商品。
眾所周知，我國商標法保護商標的標識功能旨在防止商品來源混淆或誤認，進而保護消費者和生產(chǎn)者的利益，因此，只有起到區(qū)別商品來源作用的符號，才有可能構(gòu)成商標。商標注冊人對其商標享有的權(quán)利，僅是對構(gòu)成商標的符號在商標意義上的控制權(quán)，對于他人在非商標意義上使用相同或近似符號的行為，商標注冊人無權(quán)干涉。在商標侵權(quán)糾紛案件中，以通用名稱等正當使用抗辯是被告經(jīng)常援引的抗辯事由。在具體區(qū)分正當使用與侵權(quán)使用時，應從主、客觀兩方面進行分析：一是被告在主觀上是否是善意的，使用訴爭標識的目的何在；二是客觀上可能產(chǎn)生的后果，被告對訴爭標識的使用是否會起到標識商品來源的作用，是否足以造成混淆和誤認。
三維標志的正常使用抗辯
三維標志抗辯的法律依據(jù)為《商標法》第五十九條第二款：三維標志注冊商標中含有的商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。
在先使用抗辯
在先使用抗辯的法律依據(jù)為《商標法》第五十九條第三款：商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識。
由此可見，對于在先使用并具有一定影響的未注冊商標，在注冊商標權(quán)利穩(wěn)定的情況下，其因使用而形成的商譽以及在特定消費者中建立的信賴利益，仍應予保護，可作為不侵犯他人注冊商標專用權(quán)的抗辯。對于在先使用抗辯，應準確把握“有一定影響”的證據(jù)審查和判斷標準，同時應從使用的形態(tài)、主體、項目、地域等方面對其繼續(xù)使用的范圍進行限制。
商標權(quán)權(quán)利用盡抗辯
商標權(quán)權(quán)利用盡主要指商標權(quán)利人在商品合法投放市場之后即不能對該商品的進一步流通如轉(zhuǎn)銷、分銷等進行干預。該理論的基本考慮在于，商標作為識別商品來源的標識，只需在首次投放市場的時候受到商標權(quán)利人的控制，之后的繼續(xù)流通并不會改變這一事實，如果在商品尚未到達最終用戶之前仍然允許商標權(quán)利人對商品的流通渠道進行控制，則可能使其獲得不合理的權(quán)利，甚至會妨礙商品的自由流通。
在商標侵犯糾紛中，若被控侵權(quán)人能夠證明其所售商品來自于商標權(quán)人或合法的被許可人，其商業(yè)宣傳及營銷方式符合市場運行的基本規(guī)則，并未超出合理范疇，且不存在主觀惡意，未對注冊商標的商譽產(chǎn)生負面、消極的影響，亦未導致相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆等情形，被控侵權(quán)人的相關(guān)行為不應認定構(gòu)成侵害商標權(quán)。但是，上述原則也是有限制的，商標權(quán)人的商品售出后，其并非絕對的失去了對該商品的控制，受讓人在購入商品后，在對商品進行后續(xù)處置時，仍應尊重商標權(quán)人的合法權(quán)益，如不得將商品上的商標撤掉以后換上其他商標再行銷售。
不相同或不相近似抗辯
《商標法》第五十七條規(guī)定：有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權(quán)：未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的。
以此理由進行抗辯需將被控侵權(quán)對象與注冊商標和該注冊商標所核定使用的商品進行比較，認定被控侵權(quán)商標所使用的商品與該注冊商標所核定使用的商品不屬于同一種類或者相類似，以及被控侵權(quán)的商標與注冊商標不相同或者不相近似。
注冊商標未實際商業(yè)化使用抗辯
《商標法》第六十四條第一款規(guī)定：注冊商標專用權(quán)人請求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標專用權(quán)人未使用注冊商標提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實際使用該注冊商標的證據(jù)。注冊商標專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔賠償責任。
商標的根本作用在于區(qū)分商品或服務的來源，請求保護的注冊商標未實際投入商業(yè)使用的，注冊人或者受讓人并無實際使用意圖，僅將注冊商標作為索賠工具的或已連續(xù)三年停止使用情形的，可以不支持其損害賠償請求。
合法來源抗辯
《商標法》第六十四條第二款規(guī)定：銷售不知道是侵犯注冊商標專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，不承擔賠償責任。此抗辯理由要求銷售者主觀上不知、無過錯，客觀上具有來源合法的證據(jù)。
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作者：舍神 “一周一例話IP”微信公眾號
編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君
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