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作者:劉興彬 廣州專利律師
原標(biāo)題:專利侵權(quán)律師函,切勿自擺烏龍
專利侵權(quán)律師函(以下稱“律師函”或“函件”)也不是誰想發(fā)就能輕易發(fā)的,弄不好就很有可能自擺烏龍,不但起不到預(yù)期的發(fā)函效果,還有可能適得其反。所以:找專業(yè)人,做專業(yè)事。
近日看到一份公開的外觀設(shè)計(jì)專利無效宣告請求審查決定書(第31994號,案件編號:6W107776),引起筆者注意的是請求人提交給專利復(fù)審委員會的一份無效證據(jù)是來自專利權(quán)人的律師函,在該法律函件中,專利權(quán)人指控請求人于2015年開始生產(chǎn)并銷售兩個系列的產(chǎn)品,而所述產(chǎn)品所使用的外觀設(shè)計(jì)專利已由現(xiàn)權(quán)利人于2016年向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出申請并獲得授權(quán),遂要求請求人立即停止侵害其專利權(quán)的行為。
很明顯,撰寫這份律師函的律師應(yīng)非專利業(yè)內(nèi)人士,否則在其專業(yè)知識結(jié)構(gòu)中不可能沒有專利“新穎性”的概念,以致其在律師函中直接承認(rèn)己方專利方案已在申請日之前就公開了,根據(jù)我國專利法第二十三條第一款對外觀設(shè)計(jì)新穎性的規(guī)定,該外觀設(shè)計(jì)方案是不符合授予專利權(quán)條件的。
實(shí)際上,在我國外觀設(shè)計(jì)專利數(shù)據(jù)庫中有著相當(dāng)一部分授權(quán)專利屬于這種情況,即申請人在專利方案被公開后才申請專利,根據(jù)法律規(guī)定,這種缺乏新穎性的方案是不能獲得授權(quán)的,但由于我國現(xiàn)行對外觀設(shè)計(jì)只進(jìn)行形式審查的制度,往往使這類專利得以獲得授權(quán),又因?yàn)樵谙裙_的證據(jù)或者線索通常由專利申請人掌握,他人即使想無效掉該不應(yīng)授權(quán)的專利,往往也是苦于不能搜集到合適的、充足的在先公開證據(jù)而束手無策。
這次倒好,專利權(quán)人在發(fā)送律師函警告他人侵害其專利權(quán)的同時也給對方送上無效己方專利的有力證據(jù),因?yàn)楦鶕?jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》,這種情況應(yīng)屬自認(rèn),無需對方提供證據(jù)予以證明。這就好比專利權(quán)人高舉砍刀,口中斷喝:“若不交保護(hù)費(fèi),先吃我紙糊一刀”一樣,結(jié)局可想而知,對方不但不會因?yàn)槭艿娇謬樁槐Wo(hù)費(fèi),而是連你手中那紙糊大刀也順便給戳破了。
由此可見,這專利侵權(quán)律師函(以下稱“律師函”或“函件”)也不是誰想發(fā)就能輕易發(fā)的,弄不好就很有可能自擺烏龍,不但起不到預(yù)期的發(fā)函效果,還有可能適得其反。
那如何才能有效避免類似烏龍事件呢?答案是:找專業(yè)人,做專業(yè)事。
古代兵刃十八般,當(dāng)今武器不勝數(shù)。每種兵器均有其自身特點(diǎn),不熟悉某種兵器的人是不能有效使用從而使其產(chǎn)生應(yīng)有威力的,就像使慣了刀的刀客不能讓他耍軟鞭,駕駛坦克的士兵不能讓他操縱潛艇一樣,由于不專業(yè)地使用導(dǎo)致不能發(fā)揮兵器的威力事小,要是因?yàn)椴粚I(yè)而傷到自己就大事了。
常說專利是現(xiàn)代企業(yè)市場競爭中的一種武器,同理,使用這種武器也需要專業(yè)人士,最好是即熟悉專利又懂法律的專利律師,上文所說的律師函(也有 “警告函”、“告知函”或“通知函”等稱呼)只不過是專利武器使用中的一個招式,雖然該招式類似“投石問路”那樣簡單,但其中亦有奧妙,不解其意的人用起來出現(xiàn)烏龍事件還真不稀奇。
筆者在工作中接觸、處理過很多有關(guān)專利侵權(quán)糾紛律師函的案件,有境內(nèi)的,也有國外的,有代專利權(quán)人發(fā)出去警告別人侵權(quán)的,也有代被警告侵權(quán)者回復(fù)的,其間林林總總各式各樣,也算總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
那如何處理專利侵權(quán)律師函事宜才算比較專業(yè)呢?
像這種律師函通常篇幅不長,一般也就兩三頁,主要內(nèi)容無外乎以下幾點(diǎn):
1.我是誰或我受誰委托;
2.我擁有什么專利權(quán);
3.我發(fā)現(xiàn)你的產(chǎn)品或使用的方法落入我專利權(quán)的保護(hù)范圍;
4.根據(jù)法律規(guī)定你沒有獲得我的許可就構(gòu)成侵權(quán)了(有時還列舉已經(jīng)維權(quán)成功的案例);
5.你要立即停止侵權(quán)或者趕快聯(lián)系我協(xié)商專利許可事宜,否則你麻煩大了;
6.回函期限,回函地址及聯(lián)系方式;
7.附件(一般為權(quán)利證書、侵權(quán)證據(jù)或在先維權(quán)成功案例文書等)。
雖然律師函體現(xiàn)在紙面上的工作量并不大,好像一個小時可以出幾份,但其實(shí)為了撰寫出一份專業(yè)的專利侵權(quán)律師函,專利律師在紙面以外還需要做大量的工作,并非短時間便可輕松簡單搞定的,主要包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容:
一、了解發(fā)函動機(jī)
任何有規(guī)劃的行動都是有動機(jī)的,專利權(quán)人(或利害關(guān)系人)向涉嫌侵權(quán)者(企業(yè)、組織或個人)發(fā)送律師函,目的多種多樣,目的不同決定了律師函具體撰寫內(nèi)容上的差異,比如對在行文措辭、訴求表達(dá)、發(fā)函對象以及發(fā)函范圍等方面的不同處理,專利權(quán)人發(fā)函動機(jī)通常有以下幾種:
1.自力救濟(jì)維權(quán)
眾所周知,知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)難度大,成本高,周期長, 雖發(fā)現(xiàn)市場上有侵權(quán)行為,專利權(quán)人往往也會出現(xiàn)畏難情緒,采用速度快、成本低的自力救濟(jì)方式是很多專利權(quán)人樂于先行嘗試的維權(quán)策略,而自力救濟(jì)的主要表現(xiàn)形式之一就是先發(fā)送律師函,以期能以通知、喝止、協(xié)商或合作等方式簡單快捷地解決專利侵權(quán)糾紛。
自力救濟(jì)維權(quán)雖省錢、省力、省時間,但效果往往不樂觀,根據(jù)筆者以往經(jīng)驗(yàn),專利權(quán)人發(fā)出律師函后,十份之中能有一兩份收到回復(fù)就已經(jīng)不錯了,而能回函或聯(lián)系權(quán)利人通過友好協(xié)商洽談專利許可或技術(shù)合作的情況更是少之又少。
2.公力救濟(jì)維權(quán)的前奏
當(dāng)今專利侵權(quán)糾紛案件仍以公力救濟(jì)為主要手段,即通過司法途徑或行政途徑借助公權(quán)力強(qiáng)制性地解決專利侵權(quán)糾紛。司法途徑是指通過向法院起訴侵權(quán)行為而獲得救濟(jì);行政途徑是指向知識產(chǎn)權(quán)局等行政機(jī)關(guān)或快速維權(quán)中心等職能機(jī)構(gòu)進(jìn)行侵權(quán)投訴,要求查處侵權(quán)行為,也可以向海關(guān)總署進(jìn)行海關(guān)備案以期海關(guān)查扣進(jìn)出口的侵權(quán)產(chǎn)品等。
公力救濟(jì)途徑維權(quán)雖費(fèi)錢、耗力、時間長,但效果一般較好,發(fā)送律師函通常是專利維權(quán)策略中的一環(huán),即發(fā)函通知對方侵權(quán)后如果其仍不停止侵權(quán)行為,若最后裁決結(jié)果構(gòu)成侵權(quán),則有可能因此而加重對侵權(quán)者的懲罰力度,是要求法院加大賠償額的一個重要考量因素。
3.在新興市場中圈占較大份額
有些專利產(chǎn)品生命周期比較短,如果采用公力救濟(jì)手段進(jìn)行維權(quán),等到裁決結(jié)果出來時(短則半年,長則幾年)市場很可能分割大局已定,從而使該維權(quán)結(jié)果喪失了市場競爭上的應(yīng)有之意,最后權(quán)利人可能落得錢花了,精力耗了,時機(jī)過了,市場也沒有了的結(jié)局。
在上述情況下,通過向市場上涉嫌侵權(quán)的競爭對手或經(jīng)銷商發(fā)送律師函,可在一定程度上減輕侵權(quán)行為的泛濫,使侵權(quán)者有所顧忌,從而降低專利侵權(quán)行為給權(quán)利人帶來的不利影響,最終有助于專利權(quán)人在新興產(chǎn)品市場上進(jìn)行開疆拓土。
4.增加中標(biāo)機(jī)會
在項(xiàng)目招投標(biāo)中,競標(biāo)企業(yè)之間的競爭是你死我活地爭斗,如果某企業(yè)手握相關(guān)產(chǎn)品或方法的專利權(quán),在這個節(jié)骨眼上沒有理由不用一下。
在招投標(biāo)之前或過程之中,向競標(biāo)對手或招標(biāo)方發(fā)送專利侵權(quán)律師函,以警告對手和提示招標(biāo)方,在一定程度上會影響到專利權(quán)人的中標(biāo)機(jī)會(某些情況下是有決定性作用的)。
5.促進(jìn)技術(shù)合作
當(dāng)今科技發(fā)展日新月異,幾乎沒有哪家企業(yè)可以獨(dú)占某個領(lǐng)域的所有技術(shù),因此技術(shù)合作是現(xiàn)今乃至未來企業(yè)發(fā)展的大趨勢。
如果專利權(quán)人想與行業(yè)內(nèi)某友商進(jìn)行技術(shù)合作或?qū)@徊嬖S可,通過發(fā)送律師函的方式友好地提醒一下友商,很有可能就此揭開了兩家友好合作的序幕。
當(dāng)然,一些技術(shù)特點(diǎn)比較突出的小型創(chuàng)業(yè)公司通過發(fā)送專利侵權(quán)律師函的方式被行業(yè)巨頭發(fā)現(xiàn),進(jìn)而導(dǎo)致被收購的例子也不在少數(shù)。
誠然,上述列舉的幾個主要發(fā)送律師函的動機(jī)都要以維護(hù)己方的合法權(quán)益為出發(fā)點(diǎn),不能基于不誠信的缺乏商業(yè)道德的不正當(dāng)競爭的意圖,否則就有可能玩兒過界,導(dǎo)致自擺烏龍了。
二、核實(shí)權(quán)利基礎(chǔ)
律師接受委托發(fā)送律師函,需要調(diào)查核實(shí)的第一件事就應(yīng)該是委托人是否有權(quán)利進(jìn)行委托,即看一下委托人是否是所涉專利權(quán)的權(quán)利人或利害關(guān)系人,再者就是需要核實(shí)所涉專利權(quán)的法律狀態(tài),看其是否依然有效。
在實(shí)際工作中曾遇到過很多沒有權(quán)利基礎(chǔ)就要求發(fā)送專利侵權(quán)律師函的委托人,例如:
1.沒有任何專利權(quán),只因發(fā)現(xiàn)別人的產(chǎn)品跟他做的一樣;
2.專利處于申請階段,還未獲得授權(quán);
3.專利權(quán)已被宣告無效,或仍處于專利確權(quán)的行政訴訟程序中;
4.專利權(quán)已過保護(hù)期限。
如果沒有權(quán)利基礎(chǔ),無論委托人的動機(jī)有多么純潔,也無論“侵權(quán)”情況有多么緊迫,都是不能發(fā)送律師函的。
另外還有一種情況,就是實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)經(jīng)專利檢索報(bào)告或?qū)@麢?quán)評價報(bào)告評價穩(wěn)定性較差,該種情況權(quán)利人雖擁有有效的專利權(quán),具備發(fā)送律師函的權(quán)利基礎(chǔ),但在發(fā)送律師函之前也需衡量再三,謹(jǐn)慎發(fā)送。
三、研究被控產(chǎn)品
專利侵權(quán)律師函不能籠統(tǒng)地警告別人的產(chǎn)品侵犯了專利權(quán),要有明確的指向性,即要明確地告知接收函件的企業(yè)其哪些具體的產(chǎn)品涉嫌侵犯了專利權(quán),要具體到產(chǎn)品名稱及型號,并告知其實(shí)施了什么侵權(quán)行為,比如是制造、銷售、許諾銷售、使用還是進(jìn)口等。
在撰寫律師函之前不對被控涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行研究和分析是不負(fù)責(zé)任的,因?yàn)檫@屬于對侵權(quán)事實(shí)的基本調(diào)查,如果事實(shí)都搞不清楚,就不要期望專業(yè)結(jié)論的合法和正確了。
四、侵權(quán)分析判斷
在研究分析被控涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,根據(jù)對涉案專利權(quán)利要求保護(hù)范圍的界定進(jìn)行簡易地技術(shù)特征比對,看被控產(chǎn)品所采用的技術(shù)\設(shè)計(jì)方案是否落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍,這也是最能體現(xiàn)專利律師專業(yè)水平的部分,唯有在經(jīng)過專業(yè)判斷構(gòu)成專利侵權(quán)的情況下,才可建議委托人發(fā)送律師函。
五、涉嫌侵權(quán)者調(diào)查
律師函是要發(fā)送給涉嫌侵權(quán)者的,讓目標(biāo)接收人收到函件是對受委托人最起碼的要求,這項(xiàng)工作看似簡單,但在某些情況下也會給發(fā)函律師帶來不小的障礙。一種情況是涉嫌侵權(quán)者是個人或小企業(yè),專利權(quán)人提供的地址或從公開渠道查詢到的地址有時已經(jīng)過期,或有時干脆就是假地址,函件發(fā)過去就因查無此人而被退回來;另一種情況是涉嫌侵權(quán)人是很大的企業(yè),如果不事先搞清楚應(yīng)該發(fā)給哪個地區(qū)的哪個部門或哪個具體的負(fù)責(zé)人,律師函往往不是被退回就是有去無回。
所以,調(diào)查清楚準(zhǔn)確的目標(biāo)發(fā)函地址和具體的接收人是律師函發(fā)送過程中的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容。
六、發(fā)函后果評估
發(fā)送律師函的最終目的是維護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益,如果因?yàn)榘l(fā)送律師函反而有可能使專利權(quán)人的利益受到損害,則這個函件是否應(yīng)該發(fā)送就需慎重考慮了。
所以,在發(fā)送律師函之前根據(jù)對所掌握情況的分析,對發(fā)函行為可能會給專利權(quán)人所造成的影響進(jìn)行評估是很有必要的。
一般來講,因發(fā)送律師函可能會給專利權(quán)人造成的不利影響主要有以下幾種情況:
1. 打草驚蛇,引起防范
發(fā)送律師函就是明確告訴涉嫌侵權(quán)者:你侵犯了我的專利權(quán),我已經(jīng)注意到你了,你現(xiàn)在很危險(xiǎn)。這在某種意義上就是提醒侵權(quán)者趕緊準(zhǔn)備專利侵權(quán)糾紛的應(yīng)對工作,十分不利于權(quán)利人后續(xù)維權(quán)計(jì)劃的推進(jìn)。
如專利權(quán)人有維權(quán)的總體規(guī)劃和決心,最好在發(fā)送函件之前就先做好侵權(quán)證據(jù)和賠償證據(jù)的固定工作,以消除因侵權(quán)者銷毀、隱藏證據(jù)給后續(xù)維權(quán)所帶來的不利影響。
2.不侵權(quán)之訴,改變管轄
根據(jù)法律規(guī)定,發(fā)送專利侵權(quán)律師函是被控侵權(quán)人向法院提起不侵權(quán)之訴的一個理由,專利權(quán)人因此有可能被拖入其不愿進(jìn)行的冗長的司法訴訟程序中,而且還將選擇管轄法院的權(quán)利拱手讓給了對方。
因此,在發(fā)送函件之前就需要制定好相應(yīng)的后續(xù)行動策略,以應(yīng)對上述可能發(fā)生的不利局面。
3. 燃起戰(zhàn)火,引火燒身
上文我們提到對涉嫌侵權(quán)者的調(diào)查,調(diào)查內(nèi)容除了具體收件地址或聯(lián)系方式外,關(guān)鍵還要調(diào)查一下對方所擁有專利權(quán)的情況,因?yàn)槭峭袠I(yè)競爭者,如果對方在相同技術(shù)領(lǐng)域擁有大量專利權(quán),則發(fā)函委托人的產(chǎn)品也很有可能侵犯對方的專利權(quán)(這種情況筆者就處理過)。故很有可能因?yàn)檫@封律師函使發(fā)函委托人引起對方注意,從而燃起專利戰(zhàn)火,招致燒身之禍。
面對這其中的風(fēng)險(xiǎn),不進(jìn)行預(yù)先風(fēng)險(xiǎn)評估和制定風(fēng)險(xiǎn)控制策略,最好不要貿(mào)然發(fā)函。
4.措辭不當(dāng),涉嫌不正當(dāng)競爭
以往發(fā)生的案例中,有不少不正當(dāng)競爭的案件緣由就是由發(fā)送律師函引起的,這主要是因?yàn)榘l(fā)函人在撰寫律師函時未對案件情況進(jìn)行客觀調(diào)查與核實(shí),或沒有盡到應(yīng)有的審慎注意義務(wù),在律師函中的措辭有不客觀的情況,或有侵犯他人名譽(yù)或詆毀他人商譽(yù)之嫌,從而引起接收函件者的反戈一擊。
由于發(fā)送律師函而引起對方反訴,被拖入司法訴訟糾紛之中,這肯定不是發(fā)函委托人所期望的結(jié)果,所以,在撰寫專利侵權(quán)律師函時,時刻要提起足夠的注意,以防構(gòu)成不正當(dāng)競爭。
七、發(fā)函證據(jù)留存
發(fā)送律師函是一個法律行為,若要其產(chǎn)生所期望的法律效果,則需要對能證明該行為的證據(jù)予以留存或固定,比如保留律師函件的備份、快遞單據(jù)、簽收記錄等,還可根據(jù)該發(fā)函行為的重要程度采取公證的形式予以固定。留存該證據(jù)不但是受委托發(fā)送律師函工作的一部分,而且也可為以后可能進(jìn)行的專利侵權(quán)糾紛程序提供證據(jù),以證明侵權(quán)人在明知的情況下仍繼續(xù)侵權(quán),彰顯其惡意,當(dāng)然,在某些情況下也可作為證明因此而起的不侵權(quán)之訴是否符合起訴條件的證據(jù)。
八、后續(xù)溝通工作
如上文所說,有一部分發(fā)出的律師函是可以得到回應(yīng)的,一些回應(yīng)主要是說明被控產(chǎn)品不構(gòu)成專利侵權(quán)的,也有一些回應(yīng)是有請求專利許可或技術(shù)合作意向的,根據(jù)不同的回應(yīng),發(fā)函律師應(yīng)將對方的意思轉(zhuǎn)達(dá)給委托人,并提出相應(yīng)建議,協(xié)助委托人處理后續(xù)事宜。
講到這里,大家是否覺得發(fā)送專利侵權(quán)律師函具有一定專業(yè)技術(shù)含量呢?是否仍認(rèn)為誰都可以處理專利侵權(quán)律師函呢?是否能找到烏龍事件的根本原因了呢?
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作者:劉興彬 廣州專利律師
編輯:IPRdaily 趙珍 / 校對:IPRdaily 縱橫君
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