原標題:打贏專利侵權(quán)官司的六個基本問題
專利案件不像刑事案件或鄰里糾紛,每個人都能評頭論足。然而即便是這樣,專利侵權(quán)案件還是有規(guī)律可循,如何在代理專利侵權(quán)糾紛中能快速地確定案件的常規(guī)方向,如何基本預(yù)測專利侵權(quán)案件輸贏,是否有判斷的標準動作,筆者帶你解答!
專利侵權(quán)案件技術(shù)性強、規(guī)則性強、專業(yè)化程度高、標準化程度高,案件當(dāng)事人對專利案件的熟悉程度低、客戶對專利案件結(jié)果的預(yù)判能力弱,就相應(yīng)地對專業(yè)的專利律師的意見依賴程度高,而同時專利案件的復(fù)雜性高、不確定因素多,專利案件的結(jié)果有時候過山車式的一波多折。專利案件不像刑事案件或鄰里糾紛,每個人都能評頭論足。然而即便是這樣,專利侵權(quán)案件還是有規(guī)律可循,如何在代理專利侵權(quán)糾紛中能快速地確定案件的常規(guī)方向,如何基本預(yù)測專利侵權(quán)案件輸贏,是否有判斷的標準動作,筆者認為需要大致把握如下六大基本問題。
如何確定專利權(quán)的保護范圍?
專利律師接觸到專利案件最先要了解訴請的專利內(nèi)容,第一時間讀懂專利技術(shù)或看清外觀產(chǎn)品圖片,脫離專利內(nèi)容文本談專利案件都是空談,可以說專利證書內(nèi)容是專利律師需要最熟悉的證據(jù)(沒有之一),一個好的專利律師會讀懂專利證書內(nèi)容的每一句話每一個字,專利證書的價值就是權(quán)利宣言,也類似于劇本,法院是導(dǎo)演,律師是演員,接下來的每一個場景都圍繞專利證書內(nèi)容展開。
發(fā)明和實用新型專利權(quán)保護范圍以權(quán)利要求為準,說明書可以用于解釋權(quán)利要求,權(quán)利要求內(nèi)容保護與其文字相同的內(nèi)容,也包括與權(quán)利要求技術(shù)特征等同的技術(shù)特征所確定的保護范圍。外觀設(shè)計保護范圍以圖片或照片為準,簡要說明可以用于解釋保護范圍,外觀保護范圍為與圖片或照片相同的產(chǎn)品或相似產(chǎn)品。
專利保護范圍若經(jīng)歷過無效宣告,則以無效宣告確定的保護范圍為準,現(xiàn)階段大部分專利無效宣告案件決定作出后專利復(fù)審委網(wǎng)站可以免費查詢到無效決定內(nèi)容,方便地知悉保護范圍。在無效宣告中對專利保護范圍做過解釋或限定的,則該解釋和限定進一步縮小專利權(quán)保護范圍。同時還要考慮功能性技術(shù)特征的保護范圍為具體實施方式及其等同的方式確定的保護范圍。只有明確了上述保護范圍,之后的侵權(quán)比對,證據(jù)篩選都圍繞專利權(quán)保護范圍展開。
專利律師與大部分律師的區(qū)別和特色在于大部分專利律師具有理工科背景,理解技術(shù)難度較低,也是很多客戶比較欣賞和佩服專利律師的因素之一,有時候有些專利律師特意隱瞞具有理工科教育背景,讓客戶造成既懂文科法律又能如此懂技術(shù)的良好“錯覺”。
是否落入專利權(quán)保護范圍?
是否落入專利權(quán)保護范圍,這個問題最能體現(xiàn)專利案件技術(shù)性特點,最能體現(xiàn)與其他民事案件區(qū)別,最能體現(xiàn)專利律師水平,也是最難把握和最難判斷的問題,也是案件是否往下推進的火車頭。
那么如何判斷是否落入專利權(quán)保護范圍,發(fā)明和實用新型應(yīng)遵循全面覆蓋原則(相同侵權(quán)或等同原則),權(quán)利要求記載的內(nèi)容在被控產(chǎn)品或方法中能全部找到,還需要結(jié)合禁止反悔原則、捐獻原則、特意排除原則、權(quán)利要求是否清楚等做出全面判斷,幾個原則之間互相藕斷絲連。
外觀設(shè)計遵循產(chǎn)品相同或類似,外觀相同或相似原則。同時比對是將侵權(quán)產(chǎn)品與專利比,而不要進入將侵權(quán)產(chǎn)品與原告產(chǎn)品進行比較的誤區(qū),因為有時候原告產(chǎn)品相比原告專利已經(jīng)更新?lián)Q代很多次了,由于專利侵權(quán)判斷非常專業(yè),因此一般客戶對是否侵權(quán)的預(yù)判能力明顯不高,這也給專利律師留下了很大的掌控案件與掌控客戶的空間。
在進行外觀設(shè)計比對時,需要考慮外觀設(shè)計的設(shè)計要點、設(shè)計空間,區(qū)別設(shè)計特征(授權(quán)性設(shè)計特征)、現(xiàn)有設(shè)計的發(fā)展歷史與規(guī)律等因此綜合考慮。
取證是否成功?
專利案件侵權(quán)大多比較隱蔽,且法院對證據(jù)要求較高,有80%以上專利案件都需要經(jīng)過公證或法院查封保全的方式進行,客戶自行購買或者到侵權(quán)企業(yè)拍照攝影的證據(jù)哪怕是真實的,也很難被法院采納,這就是現(xiàn)狀與游戲規(guī)則,知識產(chǎn)權(quán)案件是一個西方國家玩過幾百年的游戲,只有適應(yīng)這個規(guī)則才能同臺競技。
那么取證成功的要點又是什么呢,發(fā)明和實用新型案件要取到其權(quán)利要求書記載的全部技術(shù)特征的產(chǎn)品或工藝方法,缺一個特征直接面臨敗訴,筆者有一次取證到一個侵權(quán)產(chǎn)品出大門躲到車里立馬將侵權(quán)產(chǎn)品與專利權(quán)利要求全部特征比對,發(fā)現(xiàn)少了一個配件又殺回馬槍補齊配件后法院才認定侵權(quán)。外觀設(shè)計就是照著圖片去取證。
涉及方法類專利侵權(quán),由于方法類專利涉及步驟動態(tài)過程,現(xiàn)場取證往往是時間軸上的一個片段,因此這類案件常常需要申請法院證據(jù)保全,調(diào)取工藝流程單、操作規(guī)程單、工法指南,調(diào)取后需要立即和權(quán)利要求進行比對,此時考驗法官和律師的現(xiàn)場把控能力和現(xiàn)場比對能力,當(dāng)然有些案件法院也允許原告代理人參與證據(jù)保全,此時需要原告代理人對專利的技術(shù)特征非常熟悉,以及可能出現(xiàn)的等同的特征,以便取證到合格的技術(shù)方案。
專利權(quán)是否有效穩(wěn)定?
專利權(quán)是否有效穩(wěn)定往往容易被忽略,很多人(大部分客戶和一部分律師)認為既然專利證書上都蓋了國家知識產(chǎn)權(quán)局的大紅章,怎么還會沒用無效呢,那么就是對中國專利制度沒有完全理解,中國三十年專利歷史(美國歐洲有兩百多年的專利歷史)基本上沿襲德國的,專利局一半老局長或部長級干部在德國專利局研修過,發(fā)明需要經(jīng)過實質(zhì)審查,實用新型和外觀設(shè)計基本上是來一個發(fā)一本證,現(xiàn)在每年中國的專利申請量都300多萬件,發(fā)明專利基本不要懷疑其有效和穩(wěn)定性(當(dāng)然也有發(fā)明被無效掉的情況),而實用新型和外觀就需要分析專利技術(shù)特點,“感覺”下是否與現(xiàn)有技術(shù)接近,經(jīng)常做專利申請代理的訴訟律師有時候一眼就能“感覺”出,當(dāng)然也可以要求專利局出具專利權(quán)評價報告看看這專利是真老虎還是假老虎。
從近幾年的大小案件來看,也發(fā)現(xiàn)了一些有趣的現(xiàn)象,有些專利(哪怕是國外申請人來華的發(fā)明專利)在經(jīng)歷了多次(有的是十幾多次)無效后,常常抵擋不住,被亂箭射死,這里有一些原因是與中國的專利代理的總體水平有待提高有關(guān)。
賠償如何確定?
專利侵權(quán)訴訟賠償主要由幾個選擇方式,按被告獲利,按原告損失,按許可費合理倍數(shù),按法定賠償,還有一種是在法定賠償上限以上和下限以下的酌定賠償,任何一種賠償方式均需要原告積極取證,如原被告規(guī)模,侵權(quán)的時間,專利的類型,專利的價值,被告的利潤,市場占有率,專利的貢獻率等等。
是否有合法抗辯理由?
還需要向原告了解,是否授權(quán)過被告(這種情況非常少),是否是專利權(quán)人自己生產(chǎn)的產(chǎn)品流通到市場中由于渠道管理或價格管控原因而提起訴訟,被告是否享有先用權(quán),或只是為了科研而沒有實際生產(chǎn)經(jīng)營,當(dāng)然現(xiàn)實中比較多的是現(xiàn)有技術(shù)(設(shè)計)抗辯。
上述六個基本問題明確后,剩下就是如何選擇法院、如何選被告、如何收費的問題了,你們說呢……
來源:知產(chǎn)團
作者:王梨華 浙江杭知橋律師事務(wù)所
編輯:IPRdaily.cn LoCo
校對:IPRdaily.cn 縱橫君
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