專利視角 | 淺談分案申請

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：胡英慧知識產(chǎn)權(quán)分析師吹IP 微信公眾號

吹IP原標題：專利視角 | 淺談分案申請

一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計的，申請人可以在《中華人民共和國專利法實施細則（2010修訂）》”第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國務院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

在做項目的過程中，筆者驚奇地發(fā)現(xiàn)某件中國專利從申請到公開歷經(jīng)近9年，在自身淺顯的認知中，中國專利的公開時間是18個月，與9年相比，僅為其1/6，這到底是為什么呢？

帶著這一疑問，筆者詳細研究了該專利的法律信息和其同族專利的法律信息，這其中的原因是：分案申請享有原申請的申請日，采用優(yōu)先權(quán)和分案申請相結(jié)合的方式，利用了各個階段的法律限定時間，從而使該專利顯示的申請日至公開日長達近9年。

分案申請可分為主動分案申請和被動分案申請，被動分案申請主要是審查員以不符合《專利法》規(guī)定的單一性而被迫進行分案申請，主動分案申請則是申請人在國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出授權(quán)通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前主動提出的分案申請。

由此可見，主動分案申請可能并不存在單一性的問題。如此，從專利審查的角度來看，一部分主動分案申請勢必有浪費審查資源之嫌，但對于申請人來說，分案申請也許會為其帶來一定的好處。

1、公開不充分的救濟途徑

引用文獻[1]《一件利用分案申請合法規(guī)避公開不充分的案例而引起的公開日的思考》中的案例來說明此問題。申請人上海電氣液壓氣動有限公司于2008年12月18日申請了名稱為“一種平衡閥”，申請?zhí)枮镃N200810207288.4的發(fā)明專利（稱為前申請）。

由于申請人又對第一件申請涉及的平衡閥進行了改進，在2009年5月5日申請了名稱為“平衡閥”的，申請?zhí)枮镃N200910057173.6的發(fā)明專利（稱為后申請）。后申請的平衡閥是在前申請基礎(chǔ)上的改進，在背景技術(shù)中對前申請進行了引證，根據(jù)審查指南的規(guī)定：所引證的中國專利文件的公開日不能晚于本申請的公開日。

正常情況下，后申請比前申請晚了近5個月，公開日也會比前申請晚，但申請人出于市場策略和技術(shù)上的考量，先提出了后申請的提前公開，隨后提出了前申請的提前公開，導致后申請的公開日（2009年10月7日）早于前申請（公開日2009年11月11日）。同時，由于申請人認為后申請可以引證前申請，因此在后申請的文本中并未對必要技術(shù)特征“兩個抗衡閥”進行詳細的描述。

在實審過程中，審查員認為“兩個抗衡閥”是實現(xiàn)后申請的必要組成部分，但后申請中缺少其具體結(jié)構(gòu)及其與其他部件之間連接關(guān)系的描述，同時“抗衡閥”非本領(lǐng)域通用的技術(shù)術(shù)語，因而所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書的機載，不能實現(xiàn)該發(fā)明，以“公開不充分”為由駁回后申請。

在該案件中，提示申請人在撰寫自有技術(shù)改進型專利時在引用的基礎(chǔ)上盡量將所有技術(shù)特征均在說明書中體現(xiàn)，提出提前公開的請求是注意考慮專利之間的引用關(guān)系。

說回本文的主題——分案申請，當后申請因“公開不充分”被駁回后，分案申請可作為救濟途徑使申請人的專利權(quán)得到保護，本案的申請人也是在分案期限內(nèi)提交了分案申請（申請?zhí)枺篊N201010279543.3），并最終得到了授權(quán)。

2、延長審批時間，混淆公眾視聽

申請人腫瘤療法?科學股份有限公司采用要求優(yōu)先權(quán)與分案的方式使該專利技術(shù)方案從申請到公開歷時近9年。在整個申請的過程中每次的進展時間均在法定時間的最后期限，如要求優(yōu)先權(quán)的時間為12個月；進入國家階段的時間為30個月；提出實審的時間為自優(yōu)先權(quán)日期3年。

如此一來，最初保護的技術(shù)方案在長達3年后首次在中國境內(nèi)公開，公開的內(nèi)容涉及三個不同的肽序列（專利CN200780022547.X）。在該專利授權(quán)前后提出分案申請，保護其中的兩個不同的肽序列（專利CN201310236439.X），且在專利CN201310236439.X授權(quán)前后提出專利CN200780022547.X的另一分案，即此次分析的對象——專利CN201610034435.7。專利CN201610034435.7于2016年3月23日公開，由于分案專利享有原案的申請日，即2007年6月15日，如此，該專利自申請至公開歷經(jīng)近9年。

在這樣一個申請和審批時間中，由于申請人最初申請的是三個肽序列，使得公眾難以判斷哪個或哪些具有最好的活性、授權(quán)的前景如何，無從判斷該申請的法律狀態(tài)，如果公眾貿(mào)然實施其技術(shù)方案，就存在侵權(quán)的風險，從而阻止公眾實施其技術(shù)方案，從而使公眾開展相關(guān)研究時必須持有謹慎的態(tài)度，可能導致在一段時間內(nèi)技術(shù)水平達不到申請人的標準，搶占不到有力的市場或地位。

3、利用審查差異，促使利益最大

不同審查員對法條尺度掌握和技術(shù)方案的理解可能存在差異，分案申請的申請人利用此差異，通過不斷分案使同一發(fā)明創(chuàng)造得到不同的審查結(jié)果，有些授權(quán)，有些不授權(quán)，使得自己的利益最大化。

4、修改技術(shù)方案，擴大保護范圍

通過不斷提出分案，使得未在原申請中要求保護的技術(shù)方案獲得保護，或者通過對技術(shù)方案的不斷修改，使多個分案申請保護范圍的總和大于原申請的保護范圍，擴大保護范圍。

5、增加專利數(shù)量，提高資助水平

申請人還可能通過不斷分案，獲得多項專利權(quán)，進而獲得地方政府給予專利授權(quán)的高額資助和獎勵等。

由此可見，分案申請盡管會浪費審查資源，影響大眾利益，但是對于申請人來說，合理應用分案申請能夠幫助其保護和維護其專利權(quán)。

注釋：

[1]周成. 一件利用分案申請合法規(guī)避公開不充分的案例而引起的公開日的思考. 法制與經(jīng)濟. 2013,9:31-33

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