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來源：IPRdaily.cn 中文網
作者：王金華 品源律師事務所
原標題：當企業(yè)上市遭遇商標侵權，順豐“嘿客”被指侵權芻議
據公開報道，國內快遞行業(yè)龍頭老大，順豐控股借殼鼎泰新材已經獲批，這意味著順豐控股將在不久的將來登陸A股，如成功上市，媒體預測順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)將成為繼王健林、馬云之后的中國第三大富豪。
然而就在上市前夕，順豐“嘿客”卻被指控商標侵權。四川成都一位尹先生向記者爆料稱，順豐使用的“嘿客”商標侵犯了其“嘿客”商標權利，正著手準備通過法律途徑，要求裁定順豐“嘿客”商標無效。
尹先生稱早在2003年就申請了“黑客”商標，2005年該商標正式注冊，之后于2014年6月18日，申請了“嘿客”商標，并獲得商標局授權。
2014年，順豐建立嘿客門店，全面搶灘02O布局。不到1年時間，嘿客門店的數量就號稱達到了2000多家。在嘿客門店開業(yè)前，順豐分別于2014年4月14日、4月25日申請了“嘿客”和帶笑臉“嘿客”的商標。
尹先生稱已委托律師為其商標維權，委托律師已向順豐公司發(fā)送律師函，要求順豐公司停止侵權，賠償損失，下一步不排除訴訟的可能性。此外，他已向上海證券交易所提供了《關于順豐控股（集團）有限公司侵犯尹先慶注冊商標“嘿客”的情況說明》，并向商標局等有關部門反映情況。
目前，知識產權侵權在企業(yè)上市過程中的阻擊作用越來越明顯，不可否認有些企業(yè)正是因為知識產權問題而止步IPO。此次順豐“嘿客”被指控侵權，究竟是披著合法外衣的“碰瓷”，還是商標權利的正當行使？被控侵權對順豐的殺傷力幾何，能否阻礙順豐的上市步伐？
筆者認為至少應該搞清楚以下幾個問題。
1、雙方商標的基本情況及分析
根據尹先生自稱，筆者檢索到了其名下的“嘿客”商標，同時，也檢索到了順豐申請的2件“嘿客”商標，3件商標具體信息對比如下圖：
對比可知，順豐公司的兩件“嘿客”商標的申請時間要早于尹先慶商標的申請時間，商標的文字構成要素都是“嘿客”，所以商標之間構成相同近似商標毋庸置疑。雖然順豐公司申請時間早于尹先慶，但是商標授權時間要晚于尹先慶，且順豐公司的兩件商標在“替他人推銷”等服務項目上面部分駁回，只在部分項目上予以核準。而尹先慶申請的“嘿客”商標在“替他人推銷”上面核準注冊，出現(xiàn)此種情況，推斷應該是和尹先慶之前申請的“黑客”商標有關。
2、順豐公司能否以在先使用進行抗辯
根據百度百科介紹，以及相關網頁查詢顯示，順豐公司正式推出“嘿客”的時間是在2014年5月18日，順豐公司商標申請時間要早于“嘿客”推出時間，“嘿客”推出時間要早于尹先慶的“嘿客”商標申請時間。
《商標法》第五十九條第三款規(guī)定：商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識。
我國商標制度保護實行的是“注冊制”，而嚴格適用“注冊制”很容易忽視對在先權利的保護，保護在先權利，又是商標法律制度中的一項重要原則。因此，2013年新修改的商標法中，五十九條第三款從法律上對這種情形下的注冊商標專用權人的權利做出了限制。
需要說明的是，適用此條款，順豐公司需要證明在尹先慶商標申請日之前，即2014年6月18日之前，在先使用“嘿客”商標并且有一定影響。順豐正式推出“嘿客”的時間是2014年5月18日，要想證明在一個月的時間內“嘿客”已經具有了一定影響，并非易事，需要看具體的證據情況。
3、服務項目是否相同或類似
根據尹先生自稱，他認為，順豐公司申請的兩件“嘿客”商標不具有“替他人推銷”這一服務項目，但“嘿客”門店卻有這一服務內容。由此可見，尹先慶認為順豐公司侵犯了其第35類的“嘿客”商標專用權，更具體講，是認為侵犯了在“替他人推銷”項目上的商標權。
這也是為什么筆者在第1個問題中對比的商標信息是第35類原因所在。
至此，問題又回到構成侵權的法律要件上來，順豐公司“嘿客”提供的服務是否屬于“替他人推銷”，需要結合順豐“嘿客”的具體運營模式，理論上對“替他人推銷”的定義，以及司法實務中對“替他人推銷”的認定，進行綜合判斷。
順豐“嘿客”便利店，除可以提供快遞物流業(yè)務、團購購物外，還具備話費充值，代買車票、機票，信用卡還款、交通罰款和水電費等各種服務。這些服務有些是直接向順豐付款，有些是向商家付款，因此，“嘿客”具有“批發(fā)、零售”的功能，但又不全是批發(fā)零售服務。
對于何為“替他人推銷”,實踐中一直存在爭議,主要分歧在于該服務內容是否應包括零售、批發(fā)服務,以及超市、商場提供的服務是否屬于該類服務。
曾在中糧集團與北京寺庫侵害商標權糾紛一案中，北京知識產權法院認為： “替他人推銷”應是指幫助“他人”銷售商品的行為,其既包括為銷售者的具體銷售行為提供單次的促銷或推銷的行為,亦包括對銷售者日常銷售行為提供常規(guī)性服務的行為,但該服務并不包括經營者“自己”作為銷售主體銷售商品的行為。因零售、批發(fā)服務均是銷售者以自己名義進行對外銷售的行為,故其不屬于“替他人推銷”的服務范圍。至于商場、超市的服務是否屬于“替他人推銷”,則需要作具體區(qū)分。如果商場、超市等自己作為銷售主體對外銷售商品,則該服務不屬于“替他人推銷”。但如果其僅是為銷售者在其購物場所內的銷售行為提供相應服務,則該行為屬于替他人推銷。
北知院之所以作此理解,主要基于以下考慮:在《類似商品和服務區(qū)分表》(簡稱《區(qū)分表》)中,“替他人推銷”屬于第35大類,而2002年第八版《分類表》中對于該大類商品有如下注釋,“尤其不包括……其主要職能是銷售商品的企業(yè),即商業(yè)企業(yè)的活動”,這一說明意味著該類別中的任何服務均不包括零售及批發(fā)服務,“替他人推銷”亦不例外。
雖然2007年第九版《區(qū)分表》中刪去了這一說明,但這一刪除僅僅意味著第35大類不再將零售、批發(fā)服務排除這一類別的注冊內容之外,卻并不意味著該類別中“替他人推銷”這一服務內容應被理解為包括零售、批發(fā)服務。尤其在2013年后藥品零售類服務引入第35類,且《分類表》中明確指出該幾類服務與“替他人推銷”不構成類似服務的情況下,更應作此理解。
由此可見，確定“嘿客”是否屬于“替他人推銷”服務是一個重要爭議焦點，服務商標并不像商品商標那樣容易確定所使用的具體項目，況且還是實踐中爭議非常大的“替他人推銷”服務，因此，需要雙方列舉相關的證據證明自己的觀點。
4、判定商標侵權應考慮的因素
商標侵權判定標準體現(xiàn)在2013年商標法第五十七條的第（一）項（未經許可在同種商品上使用相同商標）和第（二）項（未經許可在同種商品上使用近似商標，導致混淆的；在類似商品上使用相同或者近似商標，導致混淆的）。
但上述法律條文并不是孤立存在的，除了考慮上述“混淆”因素之外，在司法實踐中，還需要考慮雙方商標的使用情況、商標顯著性高低，知名度大小，商品或服務是否類似、雙方的主觀惡意等多個因素。
因此，即便被指控侵權，順豐切不可自亂陣腳，沉著應對并尋找反擊機會，從而為談判增加籌碼方為上策，訴訟從來都不是解決問題的最佳方式，而是借助法律手段來實現(xiàn)自己的特定目的。
結語
如今知識產權已經越來越受到企業(yè)的重視，競爭靠知識產權，已成為企業(yè)的共識。也正如此，擬上市企業(yè)的知識產權問題一直是各方關注的焦點，企業(yè)在上市之前應該對自身的知識產權做好盡職調查，及時發(fā)現(xiàn)相應的風險并提前尋找措施降低法律風險，使知識產權為企業(yè)上市起到增值服務，而不是成為企業(yè)上市的攔路虎。
來源：IPRdaily.cn 中文網
作者：王金華 品源律師事務所
編輯：IPRdaily.cn LoCo
校對：IPRdaily.cn 縱橫君
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