從一則“便攜式噴霧扇”專利案例看較大差異外觀設(shè)計相近似的證明

來源：IPRdaily.cn中文網(wǎng)

作者：左殿勇廣東普羅米修律師事務(wù)所律師

原標(biāo)題：從一則案例看較大差異外觀設(shè)計相近似的證明

【案情概要】

2016年5月6日，作為原告代理人向知識產(chǎn)權(quán)法院起訴，訴稱被告汕頭某公司生產(chǎn)、銷售、許諾銷售的“便攜式噴霧扇”侵犯原告外觀設(shè)計專利權(quán)。一審法院以被訴產(chǎn)品沒有落入涉案專利權(quán)的保護范圍為由駁回了原告的全部訴訟請求。原告不服，提起上訴，二審程序中，作為上訴人代理人進一步從產(chǎn)品設(shè)計空間、涉案專利的設(shè)計要點（區(qū)別設(shè)計特征）、本類產(chǎn)品的慣常設(shè)計及常用設(shè)計手法等角度出發(fā)，結(jié)合證據(jù)詳細論述被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利保護范圍的理由，最終促成了本案的逆轉(zhuǎn)。

【一審情況】

表1 被訴產(chǎn)品與涉案專利比對列表

從一則“便攜式噴霧扇”專利案例看較大差異外觀設(shè)計相近似的證明

一審法院在對比被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的四個視圖（即上表中主視圖、后視圖、右視圖、俯視圖）之后，歸納出被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案外觀設(shè)計之間四個方面的區(qū)別：

第一、從主視圖看，涉案專利的圓形柵格上布滿蜂窩狀通孔，中部有一個中心內(nèi)凹的圓形端蓋，柵格的左下方有一個跑道形結(jié)構(gòu)，其右側(cè)有五個豎直排列的小圓點；而被訴侵權(quán)產(chǎn)品的圓形柵格上有呈均勻放射狀分布的S形格柵條，圓形格柵中間部分有一個喇叭狀凸起，柵格左下方有兩個豎向排列的小圓點，小圓點下方有一個圓形開關(guān)按鈕設(shè)計，其右側(cè)有三個雪花圖案，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的圓形柵格下方?jīng)]有跑道形結(jié)構(gòu)。

第二、從后視圖看，涉案專利柵格的外沿部分由兩圈圓孔環(huán)繞組成，柵格右下方有一個跑道形結(jié)構(gòu)；而被訴侵權(quán)產(chǎn)品的柵格由兩圈彎曲的四邊形組成，柵格下方?jīng)]有跑道形結(jié)構(gòu)。

第三、從右視圖看，涉案專利左側(cè)上半部分呈凹槽狀，中下部有一個方形的開關(guān)設(shè)計；而被訴侵權(quán)產(chǎn)品的左上側(cè)沒有凹槽設(shè)計，且中下部沒有開關(guān)設(shè)計。

第四、從俯視圖看，涉案專利的左右兩側(cè)呈略向內(nèi)凹的弧形，球拍形凸起為上大下??；而被訴侵權(quán)產(chǎn)品左右兩側(cè)呈向外凸起的弧形，球拍形凸起為上小下大。

基于此，一審法院沒有進一步的分析論述，直接認為被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案外觀設(shè)計在整體視覺效果上有顯著性區(qū)別，被訴侵權(quán)產(chǎn)品沒有落入涉案專利權(quán)的保護范圍，并駁回了原告的全部訴訟請求。

【二審情況】

原告不服一審判決，上訴稱一審法院在未考慮本類產(chǎn)品的設(shè)計空間，也沒有參照現(xiàn)有設(shè)計的情況下，直接認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品沒有落入涉案專利權(quán)的保護范圍，屬于事實認定錯誤。具體而言：

一、從設(shè)計空間以及現(xiàn)有設(shè)計狀況角度考慮，風(fēng)扇類產(chǎn)品存在較大的設(shè)計空間，被訴產(chǎn)品與涉案專利在整體視覺效果上沒有顯著差異

上訴人認為，從涉案專利權(quán)評價報告所引用的最接近的現(xiàn)有設(shè)計來看，這些現(xiàn)有設(shè)計與原告專利明顯不同，這些設(shè)計之間也存在明顯區(qū)別，這一方面說明本類產(chǎn)品的設(shè)計空間很大，一般消費者通常不容易注意到不同設(shè)計之間的較小區(qū)別。另一方面也說明涉案專利創(chuàng)新程度高，應(yīng)當(dāng)獲得更高程度的專利保護。

表2 涉案專利權(quán)評價報告引用的10項最接近的現(xiàn)有設(shè)計列表

從一則“便攜式噴霧扇”專利案例看較大差異外觀設(shè)計相近似的證明

二、上訴人概括出了涉案專利區(qū)別于最接近現(xiàn)有設(shè)計的三個外部設(shè)計特征，并且認為被訴侵權(quán)產(chǎn)品完全采用了這三個外部設(shè)計特征

區(qū)別特征1：被訴產(chǎn)品和涉案專利整體形狀均呈“魚身”狀

涉案專利的整體形狀為“中上部最粗，上部略向內(nèi)收，下部最細”，其形狀與一條“魚”的魚身部分大致相同。被訴產(chǎn)品的形狀也是“中上部最粗，上部略向內(nèi)收，下部最細”，也是與一條“魚”魚身部分大致相同。

而這種大致呈一條“魚”的形狀，不屬于本領(lǐng)域的慣常設(shè)計，在現(xiàn)有設(shè)計中沒有出現(xiàn)過，這是本專利的特色之一。一審提供的專利權(quán)評價報告也證實了這一點，該評價報告引用了與涉案專利最接近的10項現(xiàn)有設(shè)計，但這些設(shè)計均與涉案專利存在明顯區(qū)別。整體觀察，綜合判斷，被訴產(chǎn)品和涉案專利整體形狀近似。

區(qū)別特征2：被訴產(chǎn)品和涉案專利均采用“半透明水箱置頂”的設(shè)計

一審?fù)忂^程中，原告當(dāng)庭也提及過“半透明水箱置頂”這一設(shè)計要點，但被法官打斷而忽略，法官認為這是功能性特征。二審期間，上訴人補充理由認為，從涉案專利主題名稱“噴霧風(fēng)扇”來看，涉案專利必然具有水箱。而且，從俯視圖來看，風(fēng)扇頂部存在一個膠塞，根據(jù)這些信息，一般消費者能夠識別出涉案專利頂部的水箱。另外，上訴人還提供了專利產(chǎn)品實物予以佐證涉案專利具有水箱置頂?shù)脑O(shè)計特征。水箱置頂?shù)脑O(shè)計作為涉案專利相對于現(xiàn)有設(shè)計做出貢獻的特征，確實能夠帶給消費者不同的視覺感受。

區(qū)別特征3：被訴產(chǎn)品和涉案專利整體均采用“三文治結(jié)構(gòu)”設(shè)計。

即被訴產(chǎn)品和涉案專利均采用前、后面板夾持一個中部框架的設(shè)計，并且進風(fēng)罩和出風(fēng)罩都設(shè)在前、后面板上部，所占比例也相同。整個結(jié)構(gòu)小巧，緊湊，方便手持使用。這一特征在專利權(quán)評價報告所引用的最接近的10項現(xiàn)有設(shè)計中也是不存在的。

三、關(guān)于主、后視圖中格柵下方跑道形結(jié)構(gòu)的問題

一審法院和被上訴人均認為，與涉案專利相比，被訴侵權(quán)產(chǎn)品主、后視圖中圓形柵格下方?jīng)]有跑道形結(jié)構(gòu)。而該特征在整個產(chǎn)品中尺寸較大，對視覺效果影響顯著。對此，上訴人認為，首先，被控產(chǎn)品確實省略了跑道形結(jié)構(gòu)這一特征，但省略某個特征是很容易做到的，并且是“省略”應(yīng)當(dāng)屬于《專利審查指南》所規(guī)定的常用設(shè)計手法。第二，對比被訴產(chǎn)品和涉案專利，我們可以發(fā)現(xiàn)，被訴產(chǎn)品的任何一個部件均可以在涉案專利相應(yīng)位置中找到。第三，被控產(chǎn)品省略跑道形結(jié)構(gòu)這一特征，并沒有給被控產(chǎn)品的整體形狀帶來變化，兩者的整體形狀依然構(gòu)成近似。

四、主視圖中圓形格柵的區(qū)別屬于慣常設(shè)計，對視覺效果不產(chǎn)生顯著影響

被訴產(chǎn)品和涉案專利主視圖中圓形格柵上花紋的區(qū)別，是促使一審法院做出不侵權(quán)判決的重要因素。上訴人經(jīng)過檢索發(fā)現(xiàn)，被訴產(chǎn)品采用的“放射狀分布的S形格柵條” 的設(shè)計，在侵權(quán)發(fā)生時，屬于本領(lǐng)域的慣常設(shè)計，并提供多份專利文件予以證明。而慣常設(shè)計特征通常對視覺效果通常不發(fā)生顯著影響，因此，主視圖上的差異不能對一般消費者的視覺效果產(chǎn)生顯著影響。被上訴人抗辯稱，部分專利文件的公開日在涉案專利申請日之后，上訴人回應(yīng)認為，這些證據(jù)是用以證明侵權(quán)行為發(fā)生時，“放射狀分布的S形格柵條”格柵是慣常設(shè)計，而侵權(quán)行為發(fā)生在專利申請日之后。

【法律點評】

一、關(guān)于設(shè)計空間

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋二》第14條規(guī)定：人民法院在認定一般消費者對于外觀設(shè)計所具有的知識水平和認知能力時，一般應(yīng)當(dāng)考慮被訴侵權(quán)行為發(fā)生時授權(quán)外觀設(shè)計所屬相同或者相近種類產(chǎn)品的設(shè)計空間。設(shè)計空間較大的，人民法院可以認定一般消費者通常不容易注意到不同設(shè)計之間的較小區(qū)別。

因此，設(shè)計空間是影響外觀設(shè)計侵權(quán)判定的一個重要因素，較為成熟的產(chǎn)品通常設(shè)計空間較小，例如汽車輪胎，因其功能以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的限制，留給設(shè)計人員發(fā)揮的空間較小。這種情況下，即使輪胎整體形狀相同，輪胎表面花紋的差異就能夠使一般消費者所察覺。而一些帶有突破性設(shè)計的原創(chuàng)產(chǎn)品，設(shè)計空間通常較大，例如遙控器或者本案中的風(fēng)扇，設(shè)計人員往往有更大的發(fā)揮自由度，也比較容易對在先專利做出避讓，一般消費者通常不容易注意到不同設(shè)計之間的較小區(qū)別。

因此，設(shè)計空間就好比侵權(quán)分析時觀察產(chǎn)品所使用的分辨率，設(shè)計空間越大，需要使用的分辨率就越小，以適當(dāng)忽略不同設(shè)計之間的較小區(qū)別。反之，設(shè)計空間越小，需要使用的分辨率就越大，以適當(dāng)突出不同設(shè)計之間的較小區(qū)別。在不同案件中，即使被訴侵權(quán)產(chǎn)品和涉案專利之間差異程度相同，但由于各類產(chǎn)品的設(shè)計空間存在差異，法院也有可能做出截然相反的判決。

當(dāng)然，產(chǎn)品的設(shè)計空間也不會一成不變，技術(shù)的進步，例如新材料、新工藝的出現(xiàn)，可能會使得某些產(chǎn)品的設(shè)計發(fā)生革命性的改變，原先設(shè)計空間很小的產(chǎn)品，突然具有較大的創(chuàng)作空間。此時，產(chǎn)品是否近似的標(biāo)準(zhǔn)就需要重新界定。

本案中，上訴人認為，從涉案外觀設(shè)計專利權(quán)評價報告所引用的最接近的10項現(xiàn)有設(shè)計來看，這些現(xiàn)有設(shè)計與原告專利明顯不同，這些設(shè)計之間也存在明顯區(qū)別，從而完成了本類產(chǎn)品設(shè)計空間較大的證明。

這樣，觀察分析被訴產(chǎn)品和涉案專利之間的區(qū)別，就需要采用較小的分辨率，以忽略或者弱化一審判決中所列舉出的各種差異點，從而本案的近似性判斷定下了較為有利的基調(diào)。

二、關(guān)于區(qū)別設(shè)計特征

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第11條第二款規(guī)定：

下列情形，通常對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響：

(一)產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位；

(二)授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征。

因此，區(qū)別設(shè)計特征相對于其他設(shè)計特征，在近似性判斷中具有更高的權(quán)重，應(yīng)當(dāng)予以突出。

實際上，上述司法解釋中的“區(qū)別設(shè)計特征”與《專利審查指南》所規(guī)定的“設(shè)計要點”概念基本相同?！秾＠?a href='http://m.jupyterflow.com/search_shenchazhinan.html' target='_blank'>審查指南》第一部分第三章第4.3節(jié)“簡要說明”部分這樣規(guī)定：“設(shè)計要點是指與現(xiàn)有設(shè)計相區(qū)別的產(chǎn)品的形狀、圖案及其結(jié)合，或者色彩與形狀、圖案的結(jié)合，或者部位。對設(shè)計要點的描述應(yīng)當(dāng)簡明扼要”。

然而，權(quán)利人在遞交外觀設(shè)計專利申請時，其實是根據(jù)其自己對現(xiàn)有設(shè)計的了解而描述設(shè)計要點的。因此，外觀設(shè)計專利簡要說明部分記載的設(shè)計要點往往并不準(zhǔn)確。而且，由于我國外觀設(shè)計采用的是初步審查制度，外觀設(shè)計專利授權(quán)時，對申請人在“簡要說明”中所聲稱的設(shè)計要點是否客觀不予審查。另外，特別需要指出的是，實踐中，大多數(shù)申請人在描述設(shè)計要點時，基本都是泛泛地說設(shè)計要點在于形狀或者圖案等，而不做具體說明。因此，記載在外觀設(shè)計授權(quán)公告文本中的設(shè)計要點只具有參考價值，需要根據(jù)現(xiàn)實情況才能認定。

我國外觀設(shè)計專利權(quán)評價報告制度涉及外觀設(shè)計的實質(zhì)審查，可以很大程度上彌補初步審查制度的缺陷。外觀設(shè)計專利權(quán)評價報告通常會引用多篇最接近的現(xiàn)有設(shè)計，并選擇其中作為最接近的現(xiàn)有設(shè)計對涉案外觀設(shè)計進行評價。在評價過程中，審查員會列舉涉案專利與最接近的現(xiàn)有設(shè)計的區(qū)別。這些特征往往更能反映涉案外觀設(shè)計的“設(shè)計要點”，如果被訴產(chǎn)品采用了這些設(shè)計要點，就有助于認定被訴產(chǎn)品落入涉案專利的保護范圍。

但是，根據(jù)筆者的經(jīng)驗以及觀察，由于審查員每天需要面對各式各樣不同種類的外觀設(shè)計，有時他們對涉案外觀設(shè)計產(chǎn)品的了解非常有限。而外觀設(shè)計授權(quán)公告文本通常只是產(chǎn)品的六面視圖以及1至2個立體圖。審查員在做出專利權(quán)評價報告時，只能將授權(quán)公告文本中的圖片與其檢索出的現(xiàn)有設(shè)計進行對比分析。由于對產(chǎn)品不夠了解，更不清楚產(chǎn)品各部分的功能，其得出的評價意見有時并不全面和深入，甚至還存在不準(zhǔn)確的情況。因此，在專利侵權(quán)訴訟中，權(quán)利人不能完全依賴專利權(quán)評價報告，還需要憑借自己對專利產(chǎn)品熟悉的優(yōu)勢，結(jié)合現(xiàn)有設(shè)計，說明涉案外觀設(shè)計的設(shè)計要點（“區(qū)別設(shè)計特征”）也存在于被訴產(chǎn)品的情況。

本案中，整體形狀呈“魚身”狀的區(qū)別設(shè)計特征，在專利權(quán)評價報告中雖然有一定程度的體現(xiàn)，但卻比較零散。上訴人通過分析，以“魚身”一詞進行生動形象的概括。而“半透明水箱置頂”，以及 “三文治結(jié)構(gòu)”這兩個區(qū)別設(shè)計特征在專利權(quán)評價報告中完全沒有體現(xiàn)，完全是上訴人通過仔細分析涉案專利和現(xiàn)有設(shè)計而得出的。

這樣，由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品存在涉案專利的三個設(shè)計要點（“區(qū)別設(shè)計特征”），上訴人著眼于涉案專利和被訴侵權(quán)產(chǎn)品之間的相同點，初步完成了兩者相近似的證明。

三、關(guān)于常用設(shè)計手法

目前，并未發(fā)現(xiàn)“常用設(shè)計手法”這一概念出現(xiàn)在專利法相關(guān)司法解釋中，但卻偶見于相關(guān)最高人民法院的相關(guān)指導(dǎo)案例。《專利審查指南》第四部分第五章第4節(jié)“判斷主體”部分以列舉方式對常用設(shè)計手法做了非常簡要的介紹：“常用設(shè)計手法包括設(shè)計的轉(zhuǎn)用、拼合、替換等類型”。這當(dāng)然是從專利審查角度所做出的規(guī)定，而且僅僅列舉出了“轉(zhuǎn)用”、“拼合”、“替換”這三種方式。但也并未完全限定只有這三種方式，因為這條規(guī)定末尾還有一個“等”字。

雖然未將“省略”作為常用設(shè)計手法，但筆者認為，“省略”在很多情況下可以被稱作常用設(shè)計手法。特別是對于一些創(chuàng)新程度較高、設(shè)計元素較多的外觀設(shè)計。在這類設(shè)計中，如果授權(quán)外觀設(shè)計中某個要素的省略，該設(shè)計和最接近的現(xiàn)有設(shè)計相比仍然具有明顯區(qū)別，并未使得該設(shè)計喪失可專利性，那么這件設(shè)計應(yīng)當(dāng)是一件創(chuàng)新程度較高的設(shè)計，其相對現(xiàn)有設(shè)計做出了較大貢獻，應(yīng)當(dāng)具有更大的保護范圍。在這種情況下，如果被訴產(chǎn)品僅僅省略了某個不能導(dǎo)致涉案專利喪失專利性的設(shè)計要素，仍然應(yīng)當(dāng)被認為落入該專利的保護范圍，從而使得其保護范圍與其所做貢獻相適應(yīng)。

本案中，“跑道形結(jié)構(gòu)”這一設(shè)計特征就屬于這種情況，該特征雖然可見于主視圖和后視圖，但對風(fēng)扇的整體造型不產(chǎn)生影響。而且，即使省略該設(shè)計特征，涉案專利相對于最接近的現(xiàn)有設(shè)計仍然具有明顯區(qū)別。簡單省略該特征也并不存在技術(shù)上的障礙。因此，通過這樣的比對分析，“跑道形結(jié)構(gòu)”這一區(qū)別被大大弱化了，進一步證明了兩者構(gòu)成近似。

四、關(guān)于慣常設(shè)計

“慣常設(shè)計”這一概念也未出現(xiàn)在專利法相關(guān)司法解釋中，也偶見于相關(guān)最高人民法院的相關(guān)指導(dǎo)案例。例如最高人民法院在民事裁定書（2014）民申字第1865號中認為：“慣常設(shè)計是指現(xiàn)有設(shè)計中一般消費者所熟知的、只要提到產(chǎn)品名稱就能想到的相應(yīng)設(shè)計”。該表述其實是照搬《專利審查指南》第四部分第五章第2節(jié)“現(xiàn)有設(shè)計”部分中關(guān)于“慣常設(shè)計”的規(guī)定：“現(xiàn)有設(shè)計中一般消費者所熟知的、只要提到產(chǎn)品名稱就能想到的相應(yīng)設(shè)計,稱為慣常設(shè)計。例如提到包裝盒就能想到其有長方體、正方體形狀的設(shè)計”。

由于慣常設(shè)計對一般消費者來說司空見慣，不屬于專利權(quán)人做出的貢獻，不能對一般消費者的視覺效果產(chǎn)生顯著影響。因此，這類設(shè)計特征相對于其他設(shè)計特征，在近似性判斷中的權(quán)重較低。

很顯然，某個設(shè)計要素被消費者所認識并熟知，并形成慣常設(shè)計的認知，需要有時間的積累。因此，慣常設(shè)計的認定應(yīng)當(dāng)有一個判斷時間點的問題，證明慣常設(shè)計形成于專利申請日之前還是被訴侵權(quán)行為發(fā)生時，對應(yīng)著不同的舉證責(zé)任。

相關(guān)專利司法解釋已經(jīng)對發(fā)明和實用新型等同特征的判斷時間點做了規(guī)定，即:“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征”。專利司法解釋二第14條規(guī)定還對外觀設(shè)計“設(shè)計空間”的判斷時間點作了規(guī)定，即：“一般應(yīng)當(dāng)考慮被訴侵權(quán)行為發(fā)生時授權(quán)外觀設(shè)計所屬相同或者相近種類產(chǎn)品的設(shè)計空間”。但司法解釋并未涉及外觀設(shè)計近似性判斷中慣常設(shè)計的判斷時間點問題。筆者認為，可以參照等同特征以及設(shè)計空間的判斷時間點，將慣常設(shè)計的判斷時間點確定在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時。因為，等同特征的判斷時間點和設(shè)計空間的判斷時間點都是為了加大專利保護力度，將“專利申請日到被訴侵權(quán)日之間因新技術(shù)發(fā)展導(dǎo)致的等同物納入專利權(quán)的保護范圍”。

本案中，上訴人舉出了多份涉及圓形格柵的專利文獻，均具有“放射狀分布的S形格柵條”的設(shè)計特征。用以證明本案中主視圖中“放射狀分布的S形格柵條”屬于慣常設(shè)計。這些專利文獻的公開日既有專利申請日之前的，也有專利申請日之后的，但全部都在被訴侵權(quán)行為發(fā)生日之前。這樣，主視圖中“放射狀分布的S形格柵條”這一區(qū)別也被大大弱化。至此，上訴人基本完成了涉案專利和被訴產(chǎn)品之間相近似的證明。

【辦案心得】

外觀設(shè)計專利所涉及的產(chǎn)品范圍非常廣泛，各類產(chǎn)品的設(shè)計空間以及現(xiàn)有設(shè)計狀況千差萬別，法官往往對相關(guān)領(lǐng)域的了解非常有限。這種情況下，侵權(quán)判定的主觀性、隨意性很強。而且，外觀設(shè)計專利保護范圍的界限也不像發(fā)明、實用新型專利的那樣清晰，法官的自由裁量權(quán)大。因此，從某種角度來看，外觀設(shè)計侵權(quán)判定實際上比發(fā)明、實用新型專利更加復(fù)雜。所以，辦案律師需要深刻領(lǐng)會法律精神，在幫助法官查明事實的前提下，積極舉證，引導(dǎo)法官做出有利的侵權(quán)判決。

參考文獻：《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)司法解釋理解與使用》，中國法律出版社，2016年版。

來源：IPRdaily.cn中文網(wǎng)

作者：左殿勇廣東普羅米修律師事務(wù)所律師

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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