商標(biāo)行政案中“商品化權(quán)”的理解與適用—對“黑子的籃球”商標(biāo)無效行政糾紛的評析

近日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院審結(jié)了“黑子的籃球”商標(biāo)無效行政一案，將“黑子的籃球”商標(biāo)注冊認(rèn)定為“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形，從而避開商品化權(quán)的保護(hù)，放棄在先權(quán)利條款的適用，作為極具創(chuàng)造性判例而備受關(guān)注。

2012年7月19日，開平市尚藍(lán)體育公司向商標(biāo)局申請注冊 “黑子的籃球” 商標(biāo)，核定使用在第25類服裝等商品上，并于2013年12月14日獲準(zhǔn)注冊。然而，與該商標(biāo)同名漫畫作品權(quán)利人集英社于2014年3月27日對該商標(biāo)提出無效宣告請求。商標(biāo)評審委員會認(rèn)為，爭議商標(biāo)屬于2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形，于2015年9月18日作出無效宣告裁定。開平市尚藍(lán)體育公司因不服商評委的裁定，進(jìn)而向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，北京知識產(chǎn)權(quán)法院維持了商評委的裁定。

我們認(rèn)為，本案的實質(zhì)在于，對動漫作品名稱及虛擬人物等商品化權(quán)保護(hù)的正當(dāng)性，在先權(quán)利條款的理解，以及以欺騙或其他不正當(dāng)手段取得注冊條款的法律適用。

商品化權(quán)的保護(hù)正當(dāng)性分析

所謂商品化權(quán)，是指對真實人物的人格要素、表演形象，電視、電影、動漫等作品名稱或作品中虛擬人物角色等進(jìn)行商業(yè)化利用的權(quán)利。商品化權(quán)包括真實人物商品化權(quán)和虛擬角色商品化權(quán)兩大類，像是我們熟知的姚明、李寧等明星代言，以及米老鼠、唐老鴨等經(jīng)典動漫形象的商業(yè)開發(fā)，都屬于商品化權(quán)的范圍。

生產(chǎn)者或銷售廠商利用消費者對于公眾人物或者知名作品中虛擬人物形象的喜愛，將其使用在商品上，作為商品品牌、名稱、包裝裝潢等，將商品與公眾人物或者知名作品中虛擬人物形象等聯(lián)系起來，使消費者對產(chǎn)品產(chǎn)生親和力，進(jìn)而創(chuàng)造出巨大的商業(yè)利潤和商業(yè)信譽。

從商標(biāo)法意義上來講，由于公眾人物及知名作品中虛擬人物等具有較高的知名度，將其使用在商品上，已然能夠起到區(qū)別商品或服務(wù)來源的作用，如果任由他人將商品化權(quán)作為商業(yè)標(biāo)識使用，必然造成消費者的混淆與誤認(rèn)，進(jìn)而對市場秩序造成嚴(yán)重的擾亂。

因此，商品化權(quán)具有受到商標(biāo)法保護(hù)的正當(dāng)性。

比如，在“功夫熊貓”商標(biāo)行政案中，北京高院就推翻了之前的裁判，認(rèn)為夢工廠公司主張的其對“功夫熊貓KUNG FU PANDA”影片名稱享有的“商品化權(quán)”確非我國現(xiàn)行法律所明確規(guī)定的民事權(quán)利或法定民事權(quán)益類型，但當(dāng)電影名稱或電影人物形象及其名稱因具有一定知名度而不再單純局限于電影作品本身，其與特定商品或服務(wù)的商業(yè)主體或商業(yè)行為相結(jié)合，相關(guān)公眾將其對于電影作品的認(rèn)知與情感投射于電影名稱或電影人物名稱之上，并對與其結(jié)合的商品或服務(wù)產(chǎn)生移情作用，使權(quán)利人據(jù)此獲得電影發(fā)行以外的商業(yè)價值與交易機會時，則該電影名稱或電影人物形象及其名稱可構(gòu)成“商品化權(quán)”并成為商標(biāo)注冊中的“在先權(quán)益”。

就本案來講，如果日本動漫作品《黒子のバスケ》在爭議商標(biāo)申請注冊之前在中國具有較高的知名度，相關(guān)消費者在看到爭議商標(biāo)時，能夠容易將其商品與涉案作品聯(lián)系起來，那么涉案作品的名稱及虛擬角色的商品化權(quán)應(yīng)當(dāng)受到商標(biāo)法的保護(hù)。但是審理法院避開了這一問題，有不希望將“商品化權(quán)”放入在先權(quán)利條款的內(nèi)在原因。

商品化權(quán)的“在先權(quán)利”條款適用

2001年商標(biāo)法第三十一條（新法三十二條）規(guī)定：“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”然而，現(xiàn)行法沒有對“在先權(quán)利”的具體內(nèi)容進(jìn)行正式解釋。

不可否認(rèn)的是，當(dāng)前“在先權(quán)利”的范圍正處于不斷擴張的趨勢，逐漸的將企業(yè)名稱權(quán)、商號權(quán)、企業(yè)特定簡稱、知名商品特有的包裝裝潢、域名權(quán)、外觀設(shè)計權(quán)、著作權(quán)等納入保護(hù)范圍。

最近爭議比較大的“喬丹”案中，對于公眾人物的姓名權(quán)能否納入在先權(quán)利的范圍，也有過一番激烈的爭論。

然而，對“在先權(quán)利”的理解不能盲目擴大，必須滿足一定的條件才能獲得商標(biāo)法的保護(hù)。商品化權(quán)利要納入 “在先權(quán)利”，就必須具備能起到標(biāo)識來源的功能，以造成消費者的混淆為前提，而非將所有的在先權(quán)利都納入保護(hù)之中。

這是一個全方位考慮的過程，需要綜合考慮標(biāo)識本身的近似程度、標(biāo)識的知名度與顯著性、標(biāo)識使用的歷史與現(xiàn)狀、使用者的意圖等多重因素。比如，作品名稱通常反映的是故事內(nèi)容和題材，本身顯著性很低；也有的作品知名度不高，很難起到標(biāo)識來源的功能。例如，將不知名的虛擬人物姓名注冊為商標(biāo)，就不能成為商標(biāo)法意義上的“在先權(quán)利”。

值得注意的是，“在先權(quán)利”受到地域性限制并沒有引起司法裁判的重視。因為地域性不簡單涉及到司法主權(quán)，更與投資和貿(mào)易密切相關(guān)，如果不以地域性為標(biāo)準(zhǔn)，就意味著難以產(chǎn)生吸引外資的作用。并且，任何品牌只要在某一地區(qū)知名，即可搶占全球市場，在他國輕易獲得同樣市場優(yōu)勢地位，這必將會對既有市場秩序造成沖擊。

比如，在“蠟筆小新”商標(biāo)爭議一案中，商評委就認(rèn)為，“蠟筆小新”文字及圖形具有較強的獨創(chuàng)性和顯著性，且在爭議商標(biāo)申請注冊前在日本、中國香港、中國臺灣地區(qū)已具有較高知名度。爭議商標(biāo)原注冊人位于與香港毗鄰的廣州，應(yīng)當(dāng)知曉“蠟筆小新”的知名度情況，其將與“蠟筆小新”文字或卡通形象相同的文字或圖形作為商標(biāo)在中國大陸地區(qū)申請注冊，具有主觀惡意。

這其實就錯誤理解了地域性原則，地域性原則根源在于鼓勵對本國進(jìn)行投資與貿(mào)易，商品或服務(wù)未進(jìn)入本國市場，就不能獲得保護(hù)，而不是簡單的本國公眾主觀認(rèn)知。雖然，公眾人物的姓名權(quán)通常與投資貿(mào)易不相關(guān)，但是，如果特定公眾人物的姓名與特定商業(yè)利益密切關(guān)聯(lián)，也要考慮地域性。在“喬丹”商標(biāo)案中，最高院對此沒有任何評述，是令人遺憾的。

本案中，“黑子的籃球”既是作品名稱，也是虛擬人物形象的特定名稱，可以考慮納入在先權(quán)利范圍?！昂谧拥幕@球”為日本知名動漫作品《黒子のバスケ》對應(yīng)的譯文，在開平市尚藍(lán)體育公司將其作為商標(biāo)進(jìn)行注冊之前，已經(jīng)在我國公開播出、發(fā)行，并被媒體廣泛報道，“黑子的籃球” 在中國大陸地區(qū)已具有較高的知名度與顯著性，開平市尚藍(lán)體育公司申請注冊該商標(biāo)后未真正投入使用，并且還在第18、24、25、28、35類上注冊了其他一百余個與動漫作品《黑子的籃球》等作品名稱、人物角色名稱相關(guān)聯(lián)的商標(biāo)，具有明顯的主觀惡意。

綜合考量以上因素，動漫作品“黑子的籃球”已經(jīng)具有一定的消費群體，形成了穩(wěn)定的市場秩序，能夠起到標(biāo)識產(chǎn)品來源的作用，一旦被他人注冊，相關(guān)消費者看到該商標(biāo)時，很容易將其與動漫作品聯(lián)系起來或者認(rèn)為二者之間具有某種關(guān)聯(lián)，進(jìn)而對商品來源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。因此，將動漫作品名稱“黑子的籃球”作為在先權(quán)利并無任何不妥，可以適用商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定。

商品化權(quán)的“其他不正當(dāng)手段取得注冊”條款適用

2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款規(guī)定：“已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局撤銷該注冊商標(biāo)；其他單位或者個人可以請求商標(biāo)評審委員會裁定撤銷該注冊商標(biāo)?！?對該條款應(yīng)做如下的理解：

其一，該條款本質(zhì)上為兜底性條款。在能夠適用其他條款時應(yīng)優(yōu)先適用其他條款，比如能夠適用商標(biāo)法的第二十八條（新法三十條）、第三十一條（新法三十二條）時，則不適用第四十一條第一款規(guī)定。本案之所以未將商品化權(quán)納入在先權(quán)利的保護(hù)范圍之內(nèi)，是由于擔(dān)心“在先權(quán)利”條款的盲目擴張，進(jìn)而產(chǎn)生一些不確定的后果。然而，我們認(rèn)為，裁判者不必過度擔(dān)心，只要考慮到消費者混淆的可能性，通過混淆判斷中標(biāo)識本身的近似程度、知名度與顯著性、使用歷史與現(xiàn)狀、使用者意圖、地域性等多重因素限制，就完全能夠解決這一問題。

其二，該條款實質(zhì)是公共利益條款。最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第十九條對“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的含義作出了進(jìn)一步解釋，認(rèn)為人民法院在審理涉及撤銷注冊商標(biāo)的行政案件時，審查判斷訴爭商標(biāo)是否屬于以其他不正當(dāng)手段取得注冊，要考慮其是否屬于欺騙手段以外的擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者以其他方式謀取不正當(dāng)利益的手段。即明確了以擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源以及以其他方式謀取不正當(dāng)利益的手段這四項內(nèi)容作為認(rèn)定“其他不正當(dāng)手段”的依據(jù)。

由此可見，《商標(biāo)法》第四十一條第一款的立法目的在于對公共利益而非特定利益的保護(hù)，而本案除了涉及到公共利益以外，還涉及到了特定利益，即集英社對動漫作品《黑子的籃球》的商品化權(quán)。雖然本案適用《商標(biāo)法》第四十一條第一款規(guī)定也無不妥，但是從法律條款適用的順序來講，能夠適用其他條款解決的，盡量不適用兜底性條款。因此，我們認(rèn)為，本案應(yīng)優(yōu)先適用第三十一條“在先權(quán)利”條款進(jìn)行認(rèn)定。

商標(biāo)法的適用是生動的、鮮活的，要跟隨和適應(yīng)不斷發(fā)展的社會經(jīng)濟生活，如果過分教條主義，僵化主義，而不能理解背后的立法深意，看似創(chuàng)新案例，可能只是一個委曲求全的判決罷了。

來源：蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊

作者：田君露蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊律師

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

本文來自蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊并經(jīng)IPRdaily.cn編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://m.jupyterflow.com/”