【法官說(shuō)】在先注冊(cè)商標(biāo)與在后登記企業(yè)名稱的沖突處理

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作者：袁博，上海市第二中級(jí)人民法院

來(lái)源：IPRdaily

投稿原標(biāo)題：在先注冊(cè)商標(biāo)與在后登記企業(yè)名稱的沖突處理

商標(biāo)和企業(yè)名稱均為商業(yè)標(biāo)志,前者用于區(qū)別不同來(lái)源的商品或服務(wù),后者用于區(qū)別不同市場(chǎng)主體。從二者的管理方式上看,我國(guó)企業(yè)名稱登記是由各級(jí)工商機(jī)關(guān)在其區(qū)域范圍內(nèi)核準(zhǔn)企業(yè)名稱,無(wú)需檢查該企業(yè)名稱是否與他人商標(biāo)相同或相似，企業(yè)名稱登記時(shí)并不與商標(biāo)進(jìn)行聯(lián)合檢索,確權(quán)過(guò)程中也沒(méi)有設(shè)立公示和異議程序,以致于企業(yè)名稱與在先注冊(cè)商標(biāo)相同或相似的情況大量存在。[ 孫東雅：《商標(biāo)與企業(yè)名稱沖突若干問(wèn)題研究》，載《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2005年第7期。]

一般而言，對(duì)于此類權(quán)利沖突，以保護(hù)在先注冊(cè)商標(biāo)權(quán)為原則。然而，對(duì)于在訴訟中如何適用法律（適用《商標(biāo)法》還是《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》）以及如何執(zhí)行裁判結(jié)果（規(guī)范使用企業(yè)名稱還是停用、變更企業(yè)名稱），在實(shí)踐中仍然存在認(rèn)識(shí)上的分歧。那么，解決此類糾紛，需要考慮哪些因素？

一、在先注冊(cè)商標(biāo)的知名度可以反映企業(yè)名稱登記的善意

《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定：“被訴企業(yè)名稱侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)或者構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的，人民法院可以根據(jù)原告的訴訟請(qǐng)求和案件具體情況，確定被告承擔(dān)停止使用、規(guī)范使用等民事責(zé)任?！?/span>

如果注冊(cè)使用企業(yè)名稱的行為本身并不具有惡意，只是在實(shí)際使用過(guò)程中，由于企業(yè)名稱的簡(jiǎn)化使用、突出使用等不規(guī)范使用行為，導(dǎo)致相關(guān)公眾將其與他人注冊(cè)商標(biāo)產(chǎn)生混淆誤認(rèn)的，可以根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，要求相關(guān)企業(yè)規(guī)范使用其企業(yè)名稱。這是因?yàn)?，?guī)范使用企業(yè)名稱與停止使用或變更企業(yè)名稱是兩種不同的責(zé)任承擔(dān)方式，不能因突出使用企業(yè)名稱中的字號(hào)從而侵犯商標(biāo)專用權(quán)就一律判決停止使用或變更企業(yè)名稱。

例如，在王將餃子（大連）餐飲有限公司與李惠廷商標(biāo)權(quán)訴訟案中，最高人民法院在再審中指出，雖然李惠廷的“王將”商標(biāo)注冊(cè)在先，但其在大連王將公司注冊(cè)登記企業(yè)名稱時(shí)并未取得較高知名度，如果大連王將公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中規(guī)范使用其王將餃子（大連）餐飲有限公司的企業(yè)名稱，不足以導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。因此大連王將公司注冊(cè)使用企業(yè)名稱本身并不違法（如果規(guī)范使用并不違法，不規(guī)范使用則侵犯他人商標(biāo)權(quán)），但須規(guī)范使用。

二、明顯惡意的登記、使用行為構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)

如果注冊(cè)使用企業(yè)名稱的行為本身缺乏正當(dāng)性，不正當(dāng)?shù)貙⑺司哂休^高知名度的在先注冊(cè)商標(biāo)作為字號(hào)注冊(cè)登記為企業(yè)名稱，即使規(guī)范使用仍足以產(chǎn)生市場(chǎng)混淆的，可以定性為不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，判令停止使用或者變更企業(yè)名稱。例如，在晶華寶島（北京）眼鏡有限公司與江西寶島眼鏡有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案中，最高人民法院在再審申請(qǐng)裁定中指出，江西寶島公司等兩被告的成立均晚于晶華寶島公司“寶島”系列商標(biāo)的注冊(cè)和使用時(shí)間，且成立時(shí)相應(yīng)商標(biāo)已經(jīng)獲得了較高的知名度，在全國(guó)范圍內(nèi)設(shè)立了眾多的直營(yíng)、聯(lián)營(yíng)店，企業(yè)規(guī)模、銷售額等在眼鏡行業(yè)均名列前茅。

被告作為同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者，理應(yīng)知曉上述注冊(cè)商標(biāo)，在此情形下，其將“寶島”作為企業(yè)名稱中的字號(hào)加以登記和使用，主觀上具有利用上述商標(biāo)知名度的故意，違反誠(chéng)實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。因此判令停止使用含有“寶島”字樣的企業(yè)名稱。

值得一提的是，對(duì)于“善意將他人知名度較高的注冊(cè)商標(biāo)登記為企業(yè)字號(hào)”以及“惡意將他人知名度較低的注冊(cè)商標(biāo)登記為企業(yè)字號(hào)”的情形應(yīng)當(dāng)如何處理呢？事實(shí)上，這兩種情形一般而言是不存在的。實(shí)踐中，由于“善意”或者“惡意”是經(jīng)營(yíng)者的主觀心態(tài)，難以證明，一般是結(jié)合他人注冊(cè)商標(biāo)知名度的事實(shí)來(lái)進(jìn)行推定，因而，對(duì)于“將他人注冊(cè)商標(biāo)登記為企業(yè)字號(hào)”的行為，如果商標(biāo)的知名度越大，可推定“惡意”的可能性越大，反之，則推定為“善意”的可能性越大。

三、有悖誠(chéng)實(shí)信用的字號(hào)非突出使用仍可能構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第（一）項(xiàng)規(guī)定：將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于商標(biāo)法第五十二條第（五）項(xiàng)規(guī)定的給他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為。換言之，對(duì)于這種這種行為，無(wú)需考慮在先注冊(cè)商標(biāo)知名度的高低，直接適用商標(biāo)法定性為商標(biāo)侵權(quán)。

對(duì)于一些知名度較高的商標(biāo)而言，即使規(guī)范使用含有與其相同或近似字樣的企業(yè)字號(hào)，仍有可能對(duì)消費(fèi)者對(duì)于商品來(lái)源以及不同經(jīng)營(yíng)者之間是否具有關(guān)聯(lián)關(guān)系等產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，因此對(duì)于這種情形，仍然構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)當(dāng)判令停止在相關(guān)商品上使用。例如，在“飛利浦”案中，法院認(rèn)為，被告在涉案商品包裝盒等位置標(biāo)注“飛利浦國(guó)際集團(tuán)（香港）有限公司監(jiān)制”不屬于我國(guó)《商標(biāo)法》規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)行為。但是，因原告的“飛利浦”注冊(cè)商標(biāo)具有較高知名度，被告標(biāo)注“飛利浦國(guó)際集團(tuán)（香港）有限公司監(jiān)制”的行為違反了誠(chéng)實(shí)信用原則。法院最終適用《民法通則》第四條、《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第二條認(rèn)定被告構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（法發(fā)〔2009〕23號(hào)）進(jìn)一步明確規(guī)定：企業(yè)名稱因突出使用而侵犯在先注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的，依法按照商標(biāo)侵權(quán)行為處理；企業(yè)名稱未突出使用但其使用足以產(chǎn)生市場(chǎng)混淆、違反公平競(jìng)爭(zhēng)的，依法按照不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)處理。

來(lái)源：IPRdaily

作者：袁博，上海市第二中級(jí)人民法院

編輯：IPRdaily  彭瑩

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