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裁判要旨
在后使用的企業(yè)名稱與在先注冊的商標發(fā)生權利沖突時,應考慮在先注冊商標知名度、經(jīng)營者使用該企業(yè)名稱的歷史淵源、企業(yè)名稱的使用方式、使用人的主觀惡意等因素。若在后使用企業(yè)名稱的經(jīng)營者不存在違反誠實信用的情形,可以允許其繼續(xù)使用企業(yè)名稱,但應規(guī)范使用其企業(yè)名稱。
案情
原告上海建設路橋機械設備有限公司在第7類破碎機等商品上注冊了系列商標,其中第215072號“山寶”圖文商標于1984年11月15日核準注冊,第854402號“山寶+SHANBAO”圖文商標于1996年7月14日核準注冊。原告使用在破碎機等商品上“山寶”等圖文商標自1998年起連續(xù)被認定為上海市著名商標。
被告江蘇山寶集團有限公司于1999年12月15日設立,原企業(yè)名稱為江蘇信義機電設備有限公司,于2004年9月2日變更為現(xiàn)企業(yè)名稱。被告是原告的經(jīng)銷商,曾長期銷售原告的“山寶”牌破碎機等商品。被告除了銷售原告的商品,亦生產(chǎn)“信義”品牌的破碎機等商品。被告的“信義”圖文商標自2008年起連續(xù)被認定為江蘇省著名商標。被告在經(jīng)營活動中除了標注了“信義”圖文商標外,還在展會上、網(wǎng)站上、產(chǎn)品上突出使用“江蘇山寶集團”“山寶集團”“JIANGSU SHANBAO GROUP”“SHANBAO GROUP”等標識。2015年1月15日,原告給被告發(fā)函,稱取消被告的經(jīng)銷商資格,并要求其不得繼續(xù)將“山寶”、“SHANBAO”及近似詞語作為企業(yè)字號使用。此后,原告起訴要求被告不得以“山寶”和“SHANBAO”作為字號;不得突出使用“山寶”和“SHANBAO”字樣。被告辯稱:被告使用現(xiàn)企業(yè)名稱已經(jīng)有很長時間,“山寶集團”和“SHANBAO GROUP”系被告企業(yè)名稱的簡稱,被告使用的商標是“信義”,相關公眾不會產(chǎn)生混淆,故應駁回原告的訴訟請求。
裁判
上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理認為,被告自2004年開始使用現(xiàn)企業(yè)名稱,原告此前從未對被告使用含“山寶”字號的企業(yè)名稱提出異議。被告使用“山寶”為字號有其歷史淵源,不違背誠實信用原則和公認的商業(yè)道德,不構成不正當競爭。原告的“山寶”“SHANBAO”商標具有較高知名度,被告突出使用“江蘇山寶集團”“山寶集團”等標識,易使相關公眾產(chǎn)生混淆,侵害了原告的注冊商標專用權,被告應當規(guī)范使用其企業(yè)名稱。法院判決:被告停止侵害原告的注冊商標專用權,規(guī)范使用其企業(yè)名稱;駁回原告的其余訴訟請求。
判決后,原、被告均提起上訴,上海知識產(chǎn)權法院二審依法維持原判。
評析
本案涉及在先注冊商標與在后企業(yè)名稱的權利沖突。
當兩者發(fā)生權利沖突時,應考慮以下因素:1.在先注冊商標的知名度。在先注冊商標的知名度越高,他人將商標作為字號使用導致混淆的可能性也越高。2.企業(yè)名稱的使用方式。對于突出使用企業(yè)字號,可能導致消費者混淆的,根據(jù)商標侵權的有關規(guī)定處理。將他人注冊商標、未注冊的馳名商標作為企業(yè)名稱中的字號使用,誤導公眾,構成不正當競爭行為的,依照反不正當競爭法處理。3.歷史因素和使用人的主觀狀態(tài)。若被告故意將他人在先注冊的有較高知名度的商標登記為企業(yè)字號,則可以根據(jù)反不正當競爭法的有關規(guī)定,判令被告停止使用該企業(yè)名稱,變更字號。若被告注冊登記企業(yè)名稱并不具有主觀惡意,且已連續(xù)使用相當長的時間,而商標注冊權人長期怠于維權的,則仍可允許其繼續(xù)使用企業(yè)名稱。4.利益平衡。注冊商標專用權與企業(yè)名稱權均屬于受法律保護的民事權利,因而不同的權利主體在行使權利時,均不得超越其權利邊界而損害他人的合法權益。若被告將他人的商標作為企業(yè)名稱的字號注冊并無惡意,但突出使用字號會引起相關公眾混淆的,法院在允許被告繼續(xù)使用該企業(yè)名稱的同時,可要求被告規(guī)范使用企業(yè)名稱,以避免侵害他人的注冊商標專用權。
本案被告使用“山寶”為字號有其歷史淵源。被告是原告的經(jīng)銷商,被告自2004年開始使用“江蘇山寶集團有限公司”這一企業(yè)名稱,至今已持續(xù)使用10余年時間,在此期間,原、被告雙方有頻繁的業(yè)務往來。原告知道或應當知道被告使用“山寶”字號可能會使相關公眾造成一定混淆,但原告此前不僅從未對被告使用含“山寶”字號的企業(yè)名稱提出異議,而且持續(xù)與被告發(fā)生業(yè)務。被告在長期的經(jīng)營活動中已積累了相應的商譽,該企業(yè)名稱承載了被告的商譽。被告注冊、使用“江蘇山寶集團有限公司”這一企業(yè)名稱,不違背誠實信用原則和公認的商業(yè)道德,不構成不正當競爭。同理,被告使用其企業(yè)名稱的英文翻譯“Jiangsu Shanbao Group Co.,Ltd”亦不構成不正當競爭。
被告使用“山寶”作為字號之前,原告注冊在破碎機等商品上的“山寶”商標已具有較高知名度。被告在經(jīng)營活動中突出使用“江蘇山寶集團”等字樣,易使相關公眾對商品的來源造成混淆,侵害了原告的注冊商標專用權,被告應當規(guī)范使用其企業(yè)名稱。
本案案號:(2015)浦民三(知)初字第192號,(2015)滬知民終字第754號
案例編寫人:上海市浦東新區(qū)人民法院 邵 勛 袁 田
來源:人民法院報
編輯:IPRdaily王夢婷
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧