【干貨】美國專利期限的影響因素和計算方法

美國專利法不同于我國專利法，對專利權期限的規(guī)定并不是簡單規(guī)定為自申請日起二十年，其現行專利法是在早期專利法的基礎上，經歷數次修改并由具有法律效力的判定修改而綜合形成的，從而造成對發(fā)明專利權期限的規(guī)定要受眾多因素的影響。例如：專利權期限（Patent Term）的長短，是臨時申請（Provisional Application）還是正式申請（Non-Provisional Application），是分案申請（Divisional Application）、繼續(xù)申請（Continuation Patent Application,簡稱CP）還是部分繼續(xù)申請（Continuation-in-part Application,簡稱CIP），是否有專利權人聲明的期限放棄（Terminal Disclaimer,簡稱TD），是否有期限調整（ Patent TermAdjustment，簡稱PTA），是否涉及食品醫(yī)藥領域的延期（Food and DrugAdministration，簡稱FDA）等。

以上諸多因素如何影響專利權期限，以及在實際操作中如何準確計算專利權期限一直困擾著許多人，而且在美國官方渠道也沒有給出簡單計算每一件專利的專利權期限的途徑。下面，本文將逐一進行說明。

法律的沿革

在《TRIPS協議》生效之前，由于不同國家專利法規(guī)定的差異性，各國發(fā)明專利權的期限各有長短，互不相同。例如，我國1984年制定的《專利法》第四十五條規(guī)定，發(fā)明專利權的期限為十五年，自申請日起計算。美國也是同樣，其早期發(fā)明專利權的期限是自發(fā)明專利授權日起十七年。

上世紀八十年代后期，隨著《關貿總協定》烏拉圭回合談判，開始了制定《TRIPS協議》的進程，目的是在全球范圍內加大知識產權的保護力度，其主要措施之一就是《TRIPS協議》第三十三條規(guī)定，所提供的保護期限不得短于自申請日起的二十年，對于那些不具有原始批準系統(tǒng)的締約方來說，保護期限應從原始批準系統(tǒng)的申請日起開始計算。為此，美國對專利權期限的規(guī)定也做了相應調整，自1995年6月8日起改為，發(fā)明專利權的期限為自申請日起二十年。

同時，還對不同日期的專利申請做了進一步細化的規(guī)定，即1995年6月8日之前授權的美國專利適用早期的規(guī)定，期限為自授權日起十七年；1995年6月8日及以后提交的美國專利和國際申請（包括1995年6月8日以后提出的分案申請、繼續(xù)申請或部分繼續(xù)申請）適用修改后的規(guī)定，期限為自申請日起二十年；1995年6月8日前提出申請、1995年6月8日及以后授權的美國專利（包括1995年6月8日以前提出的國際申請）按如下方式處理，期限為自授權日起十七年或申請日起二十年中晚到期的那個為準。

期限的起算日

根據專利法35 U.S.C.§ 111的規(guī)定，專利申請包括臨時申請、正式申請和后續(xù)申請三種類型，不同申請類型的專利保護期限的起算日期各不相同。具體來說分為以下三種情況：

01、臨時申請（Provisional Application）

提交臨時申請并不必然觸發(fā)專利有效期限的起算。當臨時申請后來轉化為正式申請而最終獲得授權時，以此臨時申請的申請日為專利期限的起算日；當臨時申請后來作為正式申請的優(yōu)先權基礎，而正式申請最終獲得授權時，不能以此臨時申請的申請日為專利期限的起算日，而是以正式申請的申請日為專利期限的起算日。由于臨時申請轉化為正式申請的專利期限，將會從臨時申請的申請日起算二十年而造成實際保護期限的縮短，所以大部分的申請人都不會選擇直接將臨時申請轉化為正式申請。

02、正式申請（Non-Provisional Application）

提交正式申請必然觸發(fā)專利有效期限的起算，將以此正式申請的申請日或最早的申請日為起算日。具體來說，當正式申請是單獨美國申請、或是基于巴黎公約優(yōu)先權向美國提出的申請、或是基于其他國家優(yōu)先權向美國提出的PCT國際申請時，以向美國提交的正式申請的申請日為起算日；當正式申請是由一個臨時申請轉化而來，或是基于美國國內優(yōu)先權提交的PCT國際申請，將以正式申請的最早申請日為起算日，即臨時申請的申請日或在先美國國內申請的申請日為起算日，此時認為臨時申請或是在先美國國內申請與美國正式申請是一個申請；當正式申請要求臨時申請的優(yōu)先權時，將以正式申請的申請日為起算日，此時認為正式申請和臨時申請不是同一個申請，是兩個不同的申請。

03、后續(xù)申請

后續(xù)申請包括分案申請（Divisional Application）、繼續(xù)申請（Continuation Patent Application）和部分繼續(xù)申請（Continuation-in-part Application），這些申請的起算日與它們所延續(xù)的母案或者在先申請的起算日相同，即為最早的申請日，具體情況可參照本節(jié)第1項和第2項來處理。

期限終止日的調整

1.因避免重復授權聲明的調整

美國專利法規(guī)定，禁止“顯而易見”類型的同樣發(fā)明“重復授權”，其目的是為了禁止與在先專利實質相同的在后專利、由于權利要求的不同而不合理地延長保護期限。根據專利法35 U.S.C. § 253的規(guī)定，專利權人應當做出“期限放棄”（Terminal Disclaimer）的聲明，否則在后專利不能獲得授權。此聲明表明專利權人已經聲明放棄了在后專利所不合理延長的保護期限，即在后專利的終止日與在先專利的終止日相同。 “期限放棄”（Terminal Disclaimer）的聲明可通過訪問美國專利商標局網站的Pair系統(tǒng)（http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair），通過輸入該案信息，并查詢該案的審查過程文件中獲得。

2.因延誤的調整

如果專利權人認為專利局在審查過程中出現了延誤而導致保護期限的縮短，經認定后可以要求專利期限的調整（ Patent Term Adjustment）。根據專利法35 U.S.C. § 154（b）的規(guī)定，因專利局或非申請人原因造成的延誤，可以在保護期限之外給予補償。具體包括三種情形：A類延誤是因專利局未在指定的數月期限內做出必要的決定；B類延誤是因專利局未在三年內授予專利權；C類延誤是因派生訴訟、保密要求或上訴程序而造成的延誤。同時，專利法35 U.S.C. § 154（b）還規(guī)定，因專利申請人原因造成的延誤必須從保護期限中扣除。因此，專利期限的調整可由以下公式計算得出：

專利期限調整=因專利局或非申請人原因補償的天數（A延誤+B延誤-A延誤與B延誤在三年后重合的部分+C延誤）-因申請人原因延誤的天數

專利期限調整（Patent Term Adjustment）也可通過訪問美國專利商標局網站（http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair）,通過輸入該案信息獲得。

3.因食品藥品監(jiān)管（FDA）的調整

如果食品、藥物、醫(yī)療器械等行業(yè)在銷售前受到主管部門的監(jiān)管程序而導致專利期限的縮短，專利權人可以要求專利局延展專利的保護期限。根據專利法35 U.S.C. § 156的規(guī)定，專利期限的延展用于補償專利授權之后銷售之前，因監(jiān)管程序造成的專利保護期限的損失。由于影響藥品專利期補償時間的因素比較多，計算也很復雜，具體規(guī)定此處不再詳述。

FDA批準某藥上市后，在FDA的橙皮書中可以查到其專利延長的信息， Orange Book中都是已通過FDA批準上市的產品信息，具體藥品的專利有效期可在FDA桔皮書（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/default.cfm）或其中文版網頁（http://www.drugfuture.com/fda/DrugPatent.aspx）中檢索獲得。

對于藥品來說，專利權人為了獲得利益最大化，其還可以利用數據獨占性保護最大化策略，即數據獨占性保護策略、新臨床試驗數據獨占性保護策略、罕用藥數據獨占性保護策略和兒科數據獨占性保護策略。但是前三者僅僅是在專利授權后給予一定期限的獨占性保護，與專利保護期限的長短無關。只有第四項是在專利保護期限的基礎上連接在期限結尾，給予六個月的保護期延長。

期限計算的實例

下面進行舉例說明，便于相關人員在實際操作中準確計算美國發(fā)明專利權的期限。

【干貨】美國專利期限的影響因素和計算方法

（圖一）

【干貨】美國專利期限的影響因素和計算方法

（圖二）

在圖1中示出了美國專利US7530461B2的基本信息，并在圖2中示出了該專利與在先申請的相互關系。下面，依據上面給出的影響因素具體計算該美國專利的期限。

1、關于法律的適用

美國專利US7530461B2的申請日為2004年4月5日，在1995年6月8日之后，其專利權的期限適用修改后的專利法，為自申請日起二十年。

2、關于期限的起算日

美國專利US7530461B2是部分繼續(xù)申請，要以它在美國的最早申請日為起算日，即國際申請PCT/GB96/00553進入美國國家階段申請08/913257的申請日為起算日，因此該美國專利US7530461B2的起算日為1996年3月8日。

3、關于期限終止日的調整

a．關于“期限放棄”（TD）

經查詢美國專利商標局網站Pair系統(tǒng)，美國專利US7530461B2雖然是部分繼續(xù)申請，其在前也有多個父系申請，但是在該專利的審查檔案（美國專利商標局網站的處理記錄TransactionHistory和ImageFile Wrapper）中并未發(fā)現“期限放棄”的聲明，因此，該專利期限的終止日并未受到“期限放棄”的影響。在此需要說明的是，如果在Pair系統(tǒng)中查詢到“期限放棄”的聲明，則應以“期限放棄”聲明被美國專利商標局所認定的到期日為準。

b．關于延誤的調整（PTA）

經查詢美國專利商標局網站Pair系統(tǒng)，發(fā)現美國專利US7530461B2存在延誤情況，具體從圖3中可以看到，A類延誤為533天，B類延誤為70天，C類延誤為0天，申請人延誤為294天。因此，專利期限調整（PTA）=533+70+0-294=309天。

同時，圖3中給出的Total PTAAdjustments也為309天，與上述計算相吻合。

【干貨】美國專利期限的影響因素和計算方法

（圖三）

c．關于食品藥品監(jiān)管（FDA）

由于美國專利US7530461B2涉及藥品，因此其期限就有可能受到食品藥品監(jiān)管（FDA）的影響。但經查詢http://www.drugfuture.com/fda/DrugPatent.aspx美國FDA藥品專利數據庫，未發(fā)現該美國專利受到（FDA）的影響，專利權人也未要求兒科數據獨占性保護。因此，從圖4中可以看出，該美國專利US7530461B2到期日為2017年1月11日。

【干貨】美國專利期限的影響因素和計算方法