美國專利保護(hù)制度介紹｜企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（四十四）

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“美國是世界上專利制度建立較早、發(fā)展較完善的國家之一，本文對美國專利保護(hù)制度作簡要介紹?！?/span>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孫悅 楊國旭 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

美國是世界上專利制度建立較早、發(fā)展較完善的國家之一。早在1790年，美國國會就通過了“第一專利法案（First Patent Act）”。在之后的200多年間，美國《專利法》幾經(jīng)重大修改，逐漸形成了目前的狀態(tài)。最近一次的重大修改是2011年通過、2013年開始實(shí)施的“美國發(fā)明法案”(American Invents Act，簡稱AIA法案)，該法案將美國之前長期采用的“先發(fā)明制”即專利權(quán)授予最先作出發(fā)明的發(fā)明人，修改為“發(fā)明人先申請制”，即專利權(quán)授予最先申請專利的發(fā)明人。

下面就美國專利保護(hù)制度作一簡要介紹。

PART 01

美國專利的授權(quán)程序

1.1美國專利的類別及保護(hù)期限

美國專利分為三種類別，分別是發(fā)明專利(Utility Patent)、外觀設(shè)計(jì)專利（Design Patent）和植物專利（Plant Patent）。

發(fā)明專利和植物專利的保護(hù)期限為自申請日起20年，外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)期限為自授權(quán)日起15年。

1.2美國專利的審批授權(quán)機(jī)構(gòu)

所有三種美國專利均由美國專利商標(biāo)局（United States of Patent and Trademark Office）來審批和授權(quán)。

1.3申請人資格

不同于世界上其它國家普遍采用的將專利授予最先申請的申請人的“先申請制”，美國采用的是“發(fā)明人先申請制”。也就是說，在美國，專利權(quán)只能授予最先提出專利申請的發(fā)明人，這與美國憲法中的將專利授予作出發(fā)明的發(fā)明人的規(guī)定有關(guān)。

組織或機(jī)構(gòu)，例如發(fā)明人受雇的公司，可通過與發(fā)明人簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議的形式獲得與專利申請或?qū)＠嘘P(guān)的權(quán)利。

1.4滿足申請受理所需的形式條件

發(fā)明專利申請

一份專利說明書，視情況可含有“附圖說明”；

一份權(quán)利要求書，含有至少一項(xiàng)權(quán)利要求；

一份摘要，約150個或更少的英文詞；

說明書附圖，視申請的情況而定；

由全體發(fā)明人簽名的誓言或聲明；

由全體發(fā)明人簽署的申請數(shù)據(jù)表；

繳納申請費(fèi)，包括提交費(fèi)、檢索費(fèi)和審查費(fèi)等。

外觀設(shè)計(jì)專利

前序部分，說明申請人的名稱，外觀設(shè)計(jì)的名稱，對外觀設(shè)計(jì)體現(xiàn)于其中的制品的特性和用途的簡要說明；

相關(guān)申請的交叉引用；

有關(guān)聯(lián)邦資助的研發(fā)項(xiàng)目的聲明；

附圖說明；

制品功能說明；

一項(xiàng)權(quán)利要求；

附圖或照片；

由設(shè)計(jì)人簽署的誓言或聲明；

繳納申請費(fèi)、檢索費(fèi)和審查費(fèi)。

植物專利

與發(fā)明專利申請所需的文件基本相同，同時繳納申請費(fèi)、檢索費(fèi)和審查費(fèi)。

1.5滿足專利授權(quán)的實(shí)質(zhì)性條件

美國的三種類型專利均需經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查并滿足實(shí)質(zhì)性授權(quán)條件才可獲授予專利權(quán)。

具體來說，受發(fā)明專利保護(hù)的主題包括：方法、機(jī)器、制品、物質(zhì)的組成以及任何前者的改進(jìn)。除此之外，還需具備新穎性，非顯而易見性，使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠制造和使用該發(fā)明，以及用含義清楚和明確的術(shù)語來描述發(fā)明。

對于外觀設(shè)計(jì)專利來說，除了具備新穎性，非顯而易見性外，制品還需要具有裝飾性特征。

對于植物專利來說，植物品種需具有無性繁殖的特征。

1.6專利申請的實(shí)質(zhì)審查過程

專利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序后，審查員將就專利申請是否滿足上述實(shí)質(zhì)性條件進(jìn)行審查。對于不能滿足全部實(shí)質(zhì)性條件的申請，審查員將會發(fā)出《第一次審查意見通知書(First Office Action)》。申請人在收到該通知書后，可針對審查員提出的意見進(jìn)行答辯和/或修改。審查員在收到申請人的答辯和/或修改后如仍認(rèn)為專利申請不能克服全部缺陷，將發(fā)出《第二次審查意見通知書》即《最終審查意見通知書》將申請駁回。此時，申請人可從如下幾種程序中選擇來應(yīng)對。

1、向原審查員提交針對最終審查意見通知書的答復(fù)以克服其中提出的各項(xiàng)反對意見；

2、向原審查員提交“繼續(xù)審查請求（RCE）”以啟動對申請的繼續(xù)審查；

3、向“專利審判與上訴委員會(PTAB)”提交復(fù)審請求(Notice of Appeal)。

若選擇上述第1種方式來對應(yīng)，而審查員仍未接受提交的答復(fù)，審查員將發(fā)出《建議通知書(Advisory Action)》邀請申請人仍以原《最終審查意見通知書》確立的答復(fù)期限進(jìn)行答復(fù)。此時申請人仍可選擇第2種方式來繼續(xù)審查。

進(jìn)入繼續(xù)審查程序后，審查員仍會對申請發(fā)出最多兩次審查意見通知書。申請人再次收到《最終審查意見通知書》后，仍可選擇上述三種方式之一來應(yīng)對。

此外，除上述以原申請為基礎(chǔ)的應(yīng)對程序之外，申請人還可選擇以該原申請為優(yōu)先權(quán)提交一份繼續(xù)申請(Continued Application)以對原申請中的主題繼續(xù)審查。選擇此種方式時，可在繼續(xù)申請中加入新的權(quán)利要求，從而有更多的靈活性。

1.7專利權(quán)的授予

如審查員認(rèn)為專利申請符合專利法要求的各項(xiàng)規(guī)定，則會發(fā)出“授權(quán)繳費(fèi)通知書”。此時，申請人如在通知書發(fā)出之日起三個月內(nèi)繳納相應(yīng)的費(fèi)用，即可獲頒專利權(quán)。

1.8專利權(quán)的維持

對于發(fā)明專利來說，授權(quán)后需在授權(quán)日起第3.5、7.5和11.5年時繳納維持費(fèi)。如錯過這些日期但在不晚于這些日期后6個月內(nèi)繳費(fèi)，則除了繳納相應(yīng)的維持費(fèi)外還需繳納額外的滯納金。

對于外觀設(shè)計(jì)專利和植物專利來說，無需繳納維持費(fèi)。

PART 02

美國專利的確權(quán)程序

美國專利授權(quán)后，若想對已授權(quán)專利發(fā)起無效挑戰(zhàn)，可通過行政程序和司法途經(jīng)來進(jìn)行。下文對這兩種程序作一簡要介紹

2.1行政途經(jīng)

自2013年“美國發(fā)明法案”頒布實(shí)施后，美國專利商標(biāo)局在其內(nèi)部原有機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上改組成立了“專利審判與上訴委員會(PTAB)”來專門負(fù)責(zé)對專利的駁回后復(fù)審以及授權(quán)后的有效性審查。對于授權(quán)后的有效性審查，主要包括雙方復(fù)審（Inter Partes Review）和授權(quán)后復(fù)審（Post Grant Review）兩種方式。

2.1.1雙方復(fù)審

雙方復(fù)審是在“專利審判與上訴委員會(PTAB)”進(jìn)行的一項(xiàng)審判程序。

對專利權(quán)發(fā)起挑戰(zhàn)的一方可向PTAB提交宣告專利的一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求無效的請求。然而，利用此項(xiàng)程序時，無效理由應(yīng)僅限于不符合《美國專利法》第102或103條，即缺乏新穎性和非顯而易見性，且提出的證據(jù)只能是現(xiàn)有專利或印刷出版物等現(xiàn)有技術(shù)。

對于AIA法案施行后申請的專利，任何第三方，即非專利權(quán)人可在(1)專利授予或再頒后9個月以后；或(2)如果啟動了授權(quán)后的復(fù)審，則在授權(quán)后復(fù)審終止時提交這樣的請求。然而，對于AIA法案施行前申請的專利則無需遵從上述時間限制。

當(dāng)PTAB認(rèn)為有證據(jù)表明請求人至少在一項(xiàng)受到質(zhì)疑的權(quán)利要求方面勝訴的可能性較大時，就會接受請求并啟動雙方復(fù)審。此時，PTAB需在啟動“雙方復(fù)審”程序之日起1年內(nèi)做出最終裁定，如有正當(dāng)理由可延長6個月。

在雙方復(fù)審程序中，當(dāng)事人可請求PTAB進(jìn)行口審，以便PTAB向當(dāng)事人提出問題從而有助于其對案件的理解及作出決定。

2.1.2授權(quán)后復(fù)審

“授權(quán)后復(fù)審”是在PTAB進(jìn)行的另一項(xiàng)審批程序。在該程序中，PTAB審查專利的一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求是否具備《美國專利法》規(guī)定的專利性。換言之，“授權(quán)后復(fù)審”程序?qū)μ魬?zhàn)專利的權(quán)利要求的有效性的理由沒有限制。

“授權(quán)后復(fù)審”程序由第三方，即非專利權(quán)人來啟動。然而，啟動的時間僅限于專利授權(quán)后或再頒專利頒布后的9個月以內(nèi)。

當(dāng)PTAB認(rèn)為受挑戰(zhàn)的至少一項(xiàng)權(quán)利要求有不具備專利性的可能性較大時，即可啟動“授權(quán)后復(fù)審”程序。啟動后，PTAB需在啟動“授權(quán)后復(fù)審”程序之日起1年內(nèi)做出最終裁定，如有正當(dāng)理由可延長6個月。

同樣地，在授權(quán)后復(fù)審程序中，當(dāng)事人亦可請求PTAB進(jìn)行口審。

2.2司法途經(jīng)

聯(lián)邦地區(qū)法院在審理與專利有關(guān)的案件中，有權(quán)通過判決確定專利權(quán)有效性。

具體來說，聯(lián)邦地區(qū)法院的法官可在當(dāng)事人提供的意見和證據(jù)的基礎(chǔ)上，判斷專利是否符合《專利法》規(guī)定的新穎性、非顯而易見性、可實(shí)現(xiàn)性等方面的要求，從而對專利權(quán)的有效性作出判決。

然而，與行政途經(jīng)不同，通過司法途經(jīng)對專利權(quán)有效性作出判決的過程更加漫長。通常從案件受理到開庭審理要經(jīng)歷大約2年左右的時間。開庭審理后到作出判決又需經(jīng)歷約半年左右的時間。

2.3上訴程序

無論是在行政途經(jīng)中對PTAB作出的審查決定不服，還是在司法途經(jīng)中對聯(lián)邦地區(qū)法院作出的判決不服，當(dāng)事人均可上訴至聯(lián)邦巡回上訴法院繼續(xù)進(jìn)行二審審理。

若對聯(lián)邦巡回上訴法院的二審判決仍不服，可繼續(xù)上訴至美國最高法院。然而，最高法院并非會受理所有上訴至該院的案件，而是根據(jù)上訴案件的具體情況來選擇性地受理其認(rèn)為有代表性的極少量案件。如未被最高法院受理，則聯(lián)邦巡回上訴法院的判決為最終判決。

PART 03

美國專利權(quán)的保護(hù)

在美國，專利權(quán)的保護(hù)主要通過兩種方式來進(jìn)行的。一是通過司法途徑，即當(dāng)事人通過向法院起訴來解決專利侵權(quán)糾紛；二是通過行政途徑，即通常所說的337調(diào)查來解決。

3.1 美國專利侵權(quán)訴訟程序

當(dāng)他人（被告）未經(jīng)授權(quán)制造、使用、銷售或許諾銷售已經(jīng)被授予專利權(quán)的專利時，權(quán)利人可以向有管轄權(quán)的聯(lián)邦法院提起專利侵權(quán)訴訟。

3.1.1 美國專利侵權(quán)的種類

根據(jù)侵權(quán)行為的不同，美國專利侵權(quán)分為直接侵權(quán)和間接侵權(quán)。

直接侵權(quán)，當(dāng)一個主體的產(chǎn)品或者方法被一項(xiàng)權(quán)利要求所覆蓋，則構(gòu)成直接侵權(quán)。

間接侵權(quán)，雖然不構(gòu)成直接侵權(quán)但其行為屬于下面兩種情況之一的則仍可能構(gòu)成間接侵權(quán)：

協(xié)助侵權(quán)（Contributory Infringement）

當(dāng)一個人在知道或應(yīng)該知道其產(chǎn)品或服務(wù)被用于侵犯專利的情況下，繼續(xù)提供這些產(chǎn)品或服務(wù)，則構(gòu)成協(xié)助侵權(quán)。

誘導(dǎo)侵權(quán)（Induced Infringement）

當(dāng)一個人故意引導(dǎo)、引誘或鼓勵他人進(jìn)行專利侵權(quán)行為時，構(gòu)成誘導(dǎo)侵權(quán)。

3.1.2．美國專利侵權(quán)中的救濟(jì)措施

如果專利侵權(quán)成立的話，根據(jù)權(quán)利人的請求，法院可以對被控侵權(quán)人頒布停止侵權(quán)的禁令。禁令一般分為臨時禁令和永久禁令。臨時禁令是指在專利侵權(quán)訴訟中一種臨時措施，禁止被告在訴訟判決之前繼續(xù)實(shí)施被控侵權(quán)行為。如果原告最終獲勝，臨時禁令很可能會轉(zhuǎn)變?yōu)橛谰媒?。一般來說，法院授予臨時禁令需要滿足四項(xiàng)要求：

1．合理的勝訴可能性；

2. 如果不發(fā)出禁令，原告將受到不可挽回的傷害；

3. 對原告的損害要大于禁令可能對被告造成的傷害；

4. 該禁令符合公眾利益。

原告能否證明合理的勝訴可能性是授予臨時禁令的重要條件。如果原告沒有足夠的證據(jù)證明勝訴的可能性，則很難獲得臨時禁令。

此外，根據(jù)原告的損失和侵權(quán)人獲利的情況，原告方還可以獲得金錢賠償。如果有證據(jù)證明侵權(quán)人構(gòu)成故意侵權(quán)的話，法院最多可以判決三倍的懲罰性賠償。

3.2美國專利侵權(quán)的行政程序

除了司法程序以外，權(quán)利人還可以通過準(zhǔn)司法的行政執(zhí)法措施來制止權(quán)利侵權(quán)行為。根據(jù)美國貿(mào)易法第337條，如果外國企業(yè)出口到美國的產(chǎn)品侵害了美國知識產(chǎn)權(quán)，權(quán)利人可以向國際貿(mào)易委員會（ITC）提出控告。ITC經(jīng)過調(diào)查核實(shí)后（簡稱“337調(diào)查”），可以頒發(fā)強(qiáng)制排除令或禁止令，由海關(guān)采取相應(yīng)措施扣押侵權(quán)產(chǎn)品。

排除令分為“有限排除令”和“普遍排除令”（或稱“總限制令”）?！坝邢夼懦睢敝唤贡徽{(diào)查企業(yè)生產(chǎn)的侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)入美國，不僅包括涉案類型的侵權(quán)產(chǎn)品，還包括侵權(quán)產(chǎn)品的下游產(chǎn)品，以及該企業(yè)現(xiàn)在和今后生產(chǎn)的存在侵權(quán)行為的所有類型的產(chǎn)品。而“普遍排除令”禁止某一種類的所有進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)入美國市場，而不論其原產(chǎn)地或生產(chǎn)商，包括被調(diào)查企業(yè)和目前尚未掌握的生產(chǎn)商和進(jìn)口商等。因此涉事企業(yè)無法通過改變名稱或住所，或?qū)⑵髽I(yè)設(shè)立在美國管轄范圍之外來規(guī)避這個命令。禁止令針對已進(jìn)口到美國的侵權(quán)產(chǎn)品，要求企業(yè)或個人停止某些相關(guān)行為，如停止銷售、廣告宣傳、市場開發(fā)等。違反者可以被處以最高每天十萬美元的罰款。

中國企業(yè)遇到美國知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛，特別是專利侵權(quán)糾紛，一定要及時咨詢具有知識產(chǎn)權(quán)糾紛處理經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員的意見。根據(jù)專業(yè)人員的意見，制定好應(yīng)對策略，組建好應(yīng)對團(tuán)隊(duì)。只有這樣才能變被動為主動，減少不必要的損失，降低應(yīng)訴成本，達(dá)到事半功倍的效果。

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（原標(biāo)題：美國專利保護(hù)制度介紹）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孫悅 楊國旭 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國專利保護(hù)制度介紹｜企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（四十四）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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