唐婉：日韓引入商標(biāo)共存同意制度｜企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)保護與布局（四十二）

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“本文就兩個國家共存同意制度的實施細節(jié)和異同進行比較，以期為商標(biāo)權(quán)利人在日韓取得商標(biāo)注冊作一參考?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：唐婉 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

在商標(biāo)注冊申請審理過程中，若存在在先相同或近似商標(biāo)，申請商標(biāo)往往會遭遇駁回。為克服駁回，申請人可以選擇提交在先商標(biāo)權(quán)利人出具的同意書或雙方簽訂的共存協(xié)議（以下統(tǒng)稱“共存同意文件”），以期實現(xiàn)相同或近似商標(biāo)的共存[1]。但對于共存同意文件的接受度，各個國家有所不同。共存同意制度是對商標(biāo)權(quán)利人私權(quán)處分和社會公眾權(quán)益保護的平衡，以英國、新西蘭為代表的部分國家充分尊重市場主體對私權(quán)的處分，對共存同意文件持完全接受的態(tài)度；以美國、新加坡、中國為代表的部分國家則試圖平衡私權(quán)和公共權(quán)益，接受共存同意文件需要以避免混淆為前提。

2023年6月日本通過商標(biāo)法修正案引入商標(biāo)共存同意制度，該修正案于2024年4月1日正式實施。這標(biāo)志著日本公眾期待已久的商標(biāo)共存同意制度終于成為明確的法律條款。此前，若遭遇在先權(quán)利沖突，在商標(biāo)實務(wù)中通常只能采用“assign back”的方式實現(xiàn)申請商標(biāo)與在先商標(biāo)共存。[2]無獨有偶，韓國的商標(biāo)法修正案也于2024年5月1日生效，該修正案中同樣引入了商標(biāo)共存同意制度。在修正案生效前，韓國也同樣常常采用“assign back”的方式克服基于在先權(quán)利沖突的駁回。筆者將在下文中就兩個國家共存同意制度的實施細節(jié)和異同進行比較，以期為商標(biāo)權(quán)利人在日韓取得商標(biāo)注冊作一參考。

一、實施時間

日本商標(biāo)法修正案于2024年4月1日正式實施。以2024年4月1日為分界點，此前提交的商標(biāo)注冊申請不適用共存同意制度，2024年4月1日當(dāng)天及以后提交的可以適用共存同意制度。基于2024年4月1日之前商標(biāo)申請分割出的子申請同樣不適用該制度。

韓國商標(biāo)法修正案于2024年5月1日正式實施。修正案實施當(dāng)天及之后提交的商標(biāo)注冊申請將適用共存同意制度。對于此前提交的注冊申請，包括通過馬德里國際注冊指定韓國的申請，只要是2024年5月1日尚未作出核準(zhǔn)注冊決定的有效申請，都將適用共存同意制度。

相較于日本的“一刀切”，韓國的做法更具彈性。若韓國商標(biāo)申請因在先權(quán)利沖突在2024年5月1日前遭遇駁回，申請人可以通過延期申請或先行提交復(fù)審的方式保持商標(biāo)申請的有效性，爭取到在先權(quán)利人出具的共存同意文件后再提交給官方。

二、共存同意制度適用要點

在日本，若希望以共存同意文件克服駁回，需要闡明申請商標(biāo)與引證商標(biāo)不會引起混淆的理由，并且說明現(xiàn)在不會引起混淆，將來也不會（比如目標(biāo)消費者不同；銷售地區(qū)不同；或雙方約定將來不會改變目前的使用方式）。日本官方一般會基于以下幾點來決定是否接受復(fù)審商標(biāo)的注冊：

1、標(biāo)識近似度；
2、商標(biāo)的知名度；
3、標(biāo)識是否是商號；
4、雙方業(yè)務(wù)覆蓋的領(lǐng)域；
5、商品和服務(wù)的關(guān)聯(lián)度；
6、商標(biāo)實際使用情況。

如果申請商標(biāo)與引證商標(biāo)相同且指定的商品服務(wù)相同，日本官方大概率會認(rèn)為混淆可能性高，從而不接受共存同意文件。

韓國的共存同意制度也要求闡明雙方將如何避免商標(biāo)引起混淆。同時，也是僅適用于商標(biāo)標(biāo)識或指定商品服務(wù)有一定差異的商標(biāo)，若為相同商品服務(wù)上的相同商標(biāo)，則無法通過共存同意文件克服引證在先權(quán)利的駁回。事實上，對于指定相同商品/服務(wù)的相同商標(biāo)，即便權(quán)利人相同，在韓國也不能獲準(zhǔn)注冊，因為韓國商標(biāo)法不允許同一權(quán)利人持有完全相同的兩件商標(biāo)。

從以上適用要點可知，盡管在實施細則上各有不同，但日韓兩國的商標(biāo)法修正案仍然試圖平衡私權(quán)和公眾利益，對于在后申請人提交的共存同意文件，只在滿足一定條件的情況下予以接受。

三、共存后的救濟

受惠于前述共存同意制度而實現(xiàn)共存的近似及高度近似商標(biāo)，若在實際經(jīng)營中產(chǎn)生了實際混淆，是否有救濟的可能？兩個國家都對此作出了規(guī)定。

在日本，若權(quán)利人A的商標(biāo)基于權(quán)利人B出具的共存同意文件獲準(zhǔn)注冊，在之后的實際使用中，權(quán)利人A或B認(rèn)為對方損害了己方的商業(yè)利益，可以要求對方使用商標(biāo)時附加其他標(biāo)識以避免混淆。若權(quán)利人A或B使用商標(biāo)時惡意引導(dǎo)（以不正當(dāng)競爭為目的）且發(fā)生了實際混淆，任何人都可以申請撤銷其注冊商標(biāo)。

韓國對此種情況也有類似規(guī)定：基于共存同意文件獲準(zhǔn)注冊的在后商標(biāo)，若權(quán)利人不正當(dāng)使用該商標(biāo)并引起了實際混淆，在先權(quán)利人可以撤銷該商標(biāo)。

可見，日本對近似商標(biāo)共存后的實際使用要求更為嚴(yán)格，規(guī)定“任何人”都有權(quán)撤銷引起混淆、攀附他人商譽的商標(biāo)。

無論如何，共存同意制度明確載入法律，對于有意進入日韓市場的商標(biāo)權(quán)利人來說是利好消息。此舉放寬了商標(biāo)的可注冊性要求，反映市場主體實際交易需求，減輕了已獲得引證商標(biāo)所有人同意的在后商標(biāo)權(quán)利人取得商標(biāo)注冊的負擔(dān)。

注釋：

[1]“商標(biāo)共存”是指兩個不同市場主體使用相同或近似的商標(biāo)而不必然影響各自商業(yè)活動的情形。
[2]“assign back”是指申請注冊的商標(biāo)因他人在先商標(biāo)被駁回，可以將自己申請注冊的商標(biāo)先行轉(zhuǎn)讓給在先商標(biāo)權(quán)利人。等該申請商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊后，再由在先商標(biāo)權(quán)利人將該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓回給原來的申請人。

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（原標(biāo)題：日韓引入商標(biāo)共存同意制度）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：唐婉 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：唐婉：日韓引入商標(biāo)共存同意制度｜企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)保護與布局（四十二）（點擊標(biāo)題查看原文）

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